HvJEU over onduidelijke en onnauwkeurige aanduiding waren/diensten en over kwader trouw bij ontbreken voornemen van gebruik voor bepaalde waren/diensten
29-01-2020 Print this page
Gemeenschapsmerk of een nationaal merk kan niet geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard als termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn: onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten maakt geen deel uit van uitputtende lijst van absolute nietigheidsgronden, in IP-Translator-arrest (IEPT20120619) is geen aanvullende nietigheidsgrond erkend, onvoldoende duidelijke en nauwkeurige specificatie valt niet onder vereiste van grafische voorstelling, ontbreken duidelijkheid en nauwkeurigheid niet in strijd met de openbare orde. Merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten levert pas een handeling te kwader trouw op indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk: kwade trouw van de aanvrager kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op.
Een gemeenschapsmerk of een nationaal merk kan niet geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard als de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, dit oordeelt het HvJEU in een geschil tussen Sky en Skykick. Skykick verwijt Sky grof gezegd haar merken te hebben ingeschreven voor een te groot en vaag aantal waren of diensten.
Het hof overweegt dat de merkenverordening en -richtlijn een uitputtende lijst van de gronden voor absolute nietigheid van een gemeenschapsmerk bieden. De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten maakt daar geen deel van uit en valt ook niet onder het vereiste van grafische voorstelling of onder strijd met de openbare orde.
Verder oordeelt het hof dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Kwade trouw van de aanvrager kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.
Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
