Gerecht mocht ex artikel 8 lid 5 Uniemerkenverordening ingestelde oppositie niet afwijzen wegens ontbreken elementen die wijzen op vermindering “aantrekking” oudere merken
10-03-2020 Print this page
Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door een ex artikel 8 lid 5 Uniemerkenverordening (bekende merken) ingestelde oppositie af te wijzen wegens ontbreken elementen die wijzen op vermindering van de “aantrekking” van de oudere merken: artikel biedt bescherming tegen (i) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, (ii) afbreuk aan de reputatie van dat merk en (iii) ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Met de ambigue verwijzing van het Gerecht naar een eventuele vermindering van de “aantrekking” van de oudere merken kan niet met zekerheid worden bevestigd dat het daadwerkelijk heeft nagegaan of sprake is van een van die drie inbreuken. Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door de aangevraagde merken aangeduide waren: in het Praktiker-arrest (IEPT20050707) is weliswaar geoordeeld dat van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben specificeert, dit arrest heeft geen betrekking op bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken zoals de merken in casu, uit het arrest blijkt bovendien niet dat een oppositie ex artikel 8 lid 1 onder b Uniemerkenverordening meteen kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben.
Tulliallan Burlington heeft op grond van een aantal Burlington- en Burlington Arcade-merken oppositie ingesteld tegen de inschrijving van een aantal Burlington-merken van Burlington fashion. De vierde kamer van beroep van het EUIPO heeft de opposities afgewezen. Bij de bestreden (gevoegde) arresten, waarvan het dictum en de motivering identiek zijn, heeft het Gerecht alle middelen van Tulliallan Burlington afgewezen. Deze arresten worden door het HvJEU vernietigd.
Het Gerecht heeft namelijk blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de ex artikel 8 lid 5 Uniemerkenverordening (bekende merken) ingestelde oppositie af te wijzen wegens het ontbreken van elementen die wijzen op vermindering van de “aantrekking” van de oudere merken. Het genoemde artikel biedt bescherming tegen (i) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, (ii) afbreuk aan de reputatie van dat merk en (iii) ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Met de ambigue verwijzing van het Gerecht naar een eventuele vermindering van de “aantrekking” van de oudere merken kan niet met zekerheid worden bevestigd dat het daadwerkelijk heeft nagegaan of sprake is van een van die drie inbreuken, zo oordeelt het Hof.
Daarnaast heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door de aangevraagde merken aangeduide waren. In het Praktiker-arrest is weliswaar geoordeeld dat van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben specificeert, maar dit arrest heeft geen betrekking op bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest reeds ingeschreven merken, zoals de merken in casu. Uit het arrest blijkt bovendien niet dat een oppositie ex artikel 8 lid 1 onder b Uniemerkenverordening meteen kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben, zo verduidelijkt het Hof.
ECLI:EU:C:2020:151 - gevoegde zaken C‑155/18 P tot en met C‑158/18 P
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
