HvJEU vernietigt arrest waarin Gerecht oordeelde dat het collectieve merk HALLOUMI niet in de weg staat aan inschrijving van het teken BBQLOUMI
05-03-2020 Print this page
Rechtspraak over verwarringsgevaar ook van toepassing indien het oudere merk een collectief Uniemerk is waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van een vereniging te onderscheiden van die van andere ondernemingen: geen van de kenmerken van collectieve Uniemerken rechtvaardigt afwijking. Ook als het collectieve Uniemerk HALLOUMI impliciet verwijst naar de Cypriotische geografische herkomst van de betrokken waren, is onderscheidend vermogen vereist: geen andere beoordeling bij vaststellen onderscheidend vermogen ouder collectief Uniemerk bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten. Gerecht heeft onderscheidend vermogen van HALLOUMI niet te laag ingeschat: na analyse van bewijs objectief vastgesteld dat de term “halloumi” een bepaalde soort kaas aanduidt die volgens een bijzonder recept wordt geproduceerd en dat het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk, dat zich beperkt tot het aanduiden van een productsoort, zwak is. Ten onrechte geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen HALLOUMI en BBQLOUMI omdat het bestaan van een zekere mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming niet zou volstaan om te concluderen tot verwarringsgevaar met een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen: zwak onderscheidend vermogen sluit het bestaan van verwarringsgevaar niet uit, niet voldaan aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren.
Perscommuniqué Hof van Justitie EU: “De Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi is houdster van het collectieve Uniemerk HALLOUMI, dat is ingeschreven voor kaas. Een collectief Uniemerk is een specifiek type van Uniemerk dat bij de aanvraag ervan als collectief merk wordt aangeduid en dat de mogelijkheid biedt de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Op basis van dit collectieve merk stelde de houdster ervan oppositie in tegen de inschrijving als Uniemerk van het beeldteken met het woordelement „BBQLOUMI”, dat werd aangevraagd door een Bulgaarse onderneming met name voor kaas.[…]
In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, verwarringsgevaar moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging.
Ook al moet bij oppositie op basis van een collectief merk rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van een dergelijk merk, om te begrijpen wat onder „verwarringsgevaar” moet worden verstaan, dit neemt niet weg dat de rechtspraak waarin voor individuele Uniemerken de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of een dergelijk gevaar bestaat, ook kan worden toegepast op zaken betreffende een ouder collectief merk. Geen van de kenmerken van collectieve Uniemerken rechtvaardigt immers dat bij oppositie op basis van een dergelijk merk wordt afgeweken van de uit die rechtspraak voortvloeiende criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.
De houdster van het betrokken collectieve merk heeft ook aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk anders moet worden beoordeeld wanneer dat merk een collectief Uniemerk is. Het Hof heeft dit argument verworpen en daartoe overwogen dat het vereiste van onderscheidend vermogen ook geldt voor collectieve Uniemerken. De artikelen 67 tot en met 74 van de Uniemerkenverordening, die betrekking hebben op collectieve Uniemerken, voorzien immers niet in een andersluidende bepaling. Bijgevolg moeten dergelijke merken in elk geval, hetzij intrinsiek hetzij door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben.
Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat artikel 66, lid 2, van die verordening geen uitzondering vormt op dit vereiste van onderscheidend vermogen. Deze bepaling staat weliswaar in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van voornoemde verordening de inschrijving als collectief Uniemerk toe van tekens die kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten, maar zij staat niet toe dat de aldus ingeschreven tekens elk onderscheidend vermogen missen. Wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerk van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, dient zij ervoor te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Wat ten slotte de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft het Hof in herinnering gebracht dat het bestaan van een dergelijk gevaar globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Uit het bestreden arrest blijkt echter dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de premisse dat bij een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen het bestaan van verwarringsgevaar moet worden uitgesloten zodra blijkt dat de overeenstemming van de conflicterende merken op zich niet volstaat om een dergelijk gevaar aan te tonen. Het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke premisse onjuist is, aangezien de omstandigheid dat een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, het bestaan van verwarringsgevaar niet uitsluit. Het Gerecht had dus moeten onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken wordt gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid of zelfs de gelijkheid van de door deze merken aangeduide waren. Aangezien de beoordeling van het Gerecht niet voldoet aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren, heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. “
C-766/18 P - ECLI:EU:C:2020:170
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
