365 Nordic Outdour moet opgave doen van inbreukmakende producten vanwege -reeds gestaakte- inbreuk op merk NORDCAP
06-07-2020 Print this page
Merkinbreuk op woord-/beeldmerk NORDCAP door Nord Cape aangenomen: beroep op artikel 14 lid 1 sub b UMVo (gebruik aanduiding die betrekking heeft op hoedanigheid van de waar staat vrij) slaagt niet. Verbod op gebruik merk NORD CAPE afgewezen: Grenzenlos Direkt geen belang bij verbod wegens gebrek aan dreigende inbreuk door 365 Nordic Outdoor. Grenzenlos Direkt mag opgave vorderen van de hoeveelheid inbreukmakende producten die 365 Nordic Outdoor heeft afgenomen, verhandeld en op voorraad heeft, ten behoeve van de toe te wijzen vordering tot schadestaatprocedure.
Grenzenlos Direkt uit Oostenrijk is houdster van het Uniewoordmerk NORDCAP, uit 2009 voor onder meer waren in klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels). Het Amsterdamse 365 Nordic Outdoor is houdster van het jongere (2015) BNL woord-/beeldmerk NORD CAPE voor onder meer waren in klasse 25.
Eerder zijn partijen overeengekomen dat 365 Nordic Outdoor het merk NORD CAPE niet meer zal gebruiken, nadat Grenzenlos 365 Nordic Outdoor had gesommeerd het inbreukmakende gebruik te staken. In dit kader is een onthoudingsverklaring getekend, echter zegt 365 Nordic Outdoor niet van mening te zijn dat inbreuk maakt op de merkenrechten van Grenzenlos Direct, maar met het gebruik van het vermeende inbreukmakende merk te stoppen omdat zij het merk NORD CAPE toch niet meer gebruiken.
Bij brief van 10 augustus 2018 heeft de Nederlandse advocaat van Grenzenlos Direkt 365 Nordic Outdoor verzocht een verklaring te tekenen waarin 365 Nordic Outdoor, op straffe van verbeurte van een boete, toezegt i. aldus te handelen, ii. rekening en verantwoording te zullen afleggen, iii. een ‘recall’ en vernietiging van inbreukmakende producten te zullen organiseren, iv. een rectificatie op haar website te zullen plaatsen en deze te zullen versturen aan personen en ondernemingen aan wie de inbreukmakende producten te koop zijn aangeboden en v. een voorschot op schadevergoeding te zullen voldoen.
365 Nordic Outdoor heeft deze toezegging niet gedaan.
Bij de rechtbank Den Haag bestrijdt 365 Nordic Outdoor niet dat gebruik van het teken NORD CAPE voor kleding een inbreuk vormt op het Uniewoordmerk NORDCAP, maar betoogt dat haar een beroep toekomt op de beperking van artikel 14 lid 1 sub b Uniemerkenverordening. Volgens 365 Nordic Outdoor, heeft Nord Cape betrekking op de hoedanigheid van de waar (kleding) en staat het gebruik hiervan haar vrij. De rechtbank gaat hierin echter niet mee. Naast dat 365 Nordic Outdoor geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het relevante publiek het teken zo kan opvatten, merkt de rechtbank op dat, hoewel de gedachte op kan komen dat de kleding waarop het merk Nord Cape is aangebracht kan worden gedragen in weersomstandigheden vergelijkbaar met de weersomstandigheden op de Noordkaap, dat iets anders is dan dat de benaming Nord Cape de gestelde kenmerken van de kleding aanduidt.
De vordering van een verbod op het gebruik van het merk NORD CAPE wordt door de rechtbank afgewezen. Dat 365 Nordic Outdoor niet van mening is dat zij met het gebruik van het merk NORD CAPE inbreuk maakt op het merk NORD CAP, maakt nog niet dat Grenzenlos Direkt een belang heeft bij een dergelijk verbod. 365 Nordic Outdoor heeft onbetwist verklaard het merk niet meer te gebruiken en uit niks blijkt dat inbreuk dreigt.
De schade wordt opgemaakt bij staat, Grenzenlos Direkt mag hiervoor opgave vorderen van de hoeveelheid afgenomen en verhandelde inbreukmakende producten. Omdat Grenzenlos Direkt geen afdracht van winst vordert, heeft zij geen belang bij opgave van de in-en verkoopprijzen.
IEPT20200325, Rb Den Haag, Grenzenlos Direkt v 365 Nordic Outdoor
