Schadevergoeding mogelijk wegens inbreuk op merk dat nooit is gebruikt

27-03-2020 Print this page
IEPT20200326, HvJEU, AR v Cooper

Merkenrechtlijn staat toe dat merkhouder wiens rechten vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik, het recht behoudt op schadevergoeding wegens het verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmend teken door een derde daterend van vóór de datum van vervallenverklaring: merkhouder heeft binnen de respijtperiode van vijf jaar om merk te gaan gebruiken - ook zonder gebruik - een uitsluitend recht, merkenrichtlijn heeft de nationale wetgever alle vrijheid gelaten om de datum vast te stellen waarop het verval van een merk rechtsgevolgen heeft, dat een merk niet is gebruikt vormt op zich geen beletsel voor een vergoeding wegens merkinbreuken, maar is wel een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden om bestaan en omvang schade te bepalen.

 

MERKENRECHT

 

Staat de Merkenrichtlijn toe dat de houder van een merk waarvan nooit gebruikt is gemaakt, en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik, een vergoeding kan vorderen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik van een overeenstemmend teken door een derde daterend van vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan? Ja, zegt het HvJEU.

 

Het Hof had in het Lansforsakringar v Matek-arrest (IEPT20161221) al geoordeeld dat de merkhouder een respijtperiode van vijf jaar heeft om een merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan hij zich kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem verleent voor alle waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een dergelijk gebruik hoeft te worden aangetoond.

 

Het Hof stelt nu vast dat  de Merkenrichtlijn de nationale wetgever alle vrijheid heeft gelaten om de datum vast te stellen waarop het verval van een merk rechtsgevolgen heeft.

 

Dat een merk niet is gebruikt vormt naar het oordeel van het Hof weliswaar op zich geen beletsel voor een vergoeding wegens merkinbreuken, maar dit neemt niet weg dat deze omstandigheid een belangrijk element is waarmee rekening moet worden gehouden om het bestaan en de omvang van de door de merkhouder geleden schade te bepalen en, bijgevolg het bedrag van de schadevergoeding waarop hij eventueel aanspraak kan maken, vast te stellen.

 

C-622/18 -  ECLI:EU:C:2020:241

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

Merkenrecht 2020 Deel 1