Inbreuk op toner octrooi EP 537, octrooi EP 744 en modelrechten GM 697 en GM 551 vernietigd
23-04-2020 Print this page
Samsung, die onderhavige octrooien en modelrechten aan HP heeft overgedragen, ontvankelijk in hoger beroep: Samsung treedt op grond van lastgeving op voor HP. Dat EP 537 meerdere los van elkaar staande uitvindingen bevat strookt niet met artikel 82 EOV, maar is geen nietigheidsgrond en doet niet af aan duidelijkheid EP 537. “Middendeel” uit conclusies 1 en 2 niet onduidelijk. Uit omstandigheid dat EP 211 - dat DR c.s. stelt toe te passen - ophopingsprobleem niet openbaart zal vakman niet afleiden dat dit probleem zich niet zal voordoen, maar dat probleem niet is onderkend. Standpunt dat ophopingsprobleem en weglekken afvaltoner niet zou bestaan is inventiviteitsverweer: bewijslast rust op degene die nietigheid inroept. Dat probleem niet is onderkend in stand van de techniek maakt het bestaan daarvan niet onaannemelijk. Stelling dat vakman niet plausibel zou achten dat in beschrijving beschreven oplossing zou werken zonder transportorgaan (60) verworpen: EP 537 ziet op twee afzonderlijke problemen, namelijk ophoping en klontering die door dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan worden opgelost, vakman zou uit beschrijving begrijpen dat de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop door draaiende fotogevoelige medium wordt uitgeoefend zorgt voor voortstuwen in reinigingsruimte (21) opgehoopte afvaltoner naar afvalcontainer (23), vakman begrijpt met “mind willing to understand” dat “fully fills the cleaning area” niet letterlijk bedoeld is. Onvoldoende onderbouwd dat klonterprobleem zich bij normaal gebruik van printer tijdens reguliere levensduur zal voordoen, zodat transportorgaan toch noodzakelijk is. EP 537 nawerkbaar. Geen misbruik van octrooirecht: octrooi heeft technische toepassing en is nawerkbaar, stelling dat dieper gelegen deel enkel dient omdat cartridge anders niet compatibel zou zijn met Samsung printers verworpen. Dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusies hebben maakt niet dat EP 537 ongeldig zou zijn door dubbele octrooiering: conclusies 1 en 2 EP 537 hebben ruimere beschermingsomvang, omdat transportorgaan daar geen deel van uitmaakt. EP 537 nieuw ten opzichte van US 608: openbaart niet locatie fotogeleidend medium en dat dieper gelegen deel naar beneden naar de fotogeleider toe is verdiept. EP 537 inventief: objectieve technische probleem is het tegengaan van afvaltonerlekkage, uitgaande van dat probleem onvoldoende aangetoond waarom door DR c.s. aangedragen documenten gelden als meest nabije stand van de techniek, indien van door DR aangedragen documenten wordt uitgegaan zou vakman niet stuiten op en kennis nemen van een van de andere aangedragen documenten, waarin geen lekkageprobleem wordt opgelost of zelfs genoemd, beroep op algemene vakkennis faalt. Inbreuk op EP 537 aangenomen. EP 744 niet inventief ten opzichte van Samsungs CLP-600 cartridge: vóór de prioriteitsdatum op de markt gebracht, is meest nabije stand van de techniek, in CLP-600 niet voorkomende deelkenmerk 1.11, het ter voorkoming van expansieve deformatie bevestigen van reeds aanwezige draageenheden aan bovenste en onderste behuizing, is algemene vakkennis, geen partial problems benadering, nu geen sprake is van een combinatie-uitvinding. Modellen GM 687 en GM 551 nietig: alle door Samsung onderscheiden kenmerken die model eigen karakter zouden geven hebben technisch effect, deze kenmerken zijn conform Doceram/Ceramtec-arrest (IEPT20180308) uitsluitend technisch bepaald, niet voor de hand liggend dat andere factoren dan de met de vormgeving te vervullen technische functie een rol spelen. Beroep op slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd. Proceskosten eerste aanleg en hoger beroep gecompenseerd: aandeel EP 537 door hof op 50% van de kosten begroot.
PROCESRECHT - OCTROOIRECHT - MODELRECHT - PROCESKOSTEN
Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 30 november 2016 (IEPT20161130), waarin werd geoordeeld dat octrooien EP 537, EP 744 en modelrechten GM 697 en GM 551 van Samsung geldig zijn en dat Digital Revolution inbreuk op deze octrooien en modelrechten maakt. Alle genoemde IE-rechten zien op tonercartridges. Het vonnis wordt bekrachtigd met betrekking tot EP 537 en vernietigd met betrekking tot EP 744, GM 697 en GM 551.
Ontvankelijkheid
Het hof oordeelt eerst over de ontvankelijkheid van Samsung in deze procedure. Samsung heeft namelijk bij overeenkomst van 12 september 2016 haar printerdivisie, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP. Samsung heeft volgens het hof terecht gesteld dat het “gebrek” dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheel door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP optreedt. Het hof acht de overgelegde “Confirmation of Mandate” voldoende om aan te nemen dat Samsung, waar het de belangen van HP als nieuwe houder van de IE rechten betreft, op last van HP optreedt.
EP 537
Het hof oordeelt dat octrooi EP 537 geldig is. Dat EP 537 meerdere los van elkaar bestaande uitvindingen bevat strookt niet met artikel 82 EOV, maar dat is geen nietigheidsgrond en dat doet niet af aan de duidelijkheid van EP 537. Dat het “middendeel” in conclusies 1 en 2 onduidelijk is en uitleg behoeft volgt het hof niet. Uit de omstandigheid dat EP 211 - dat DR c.s. stelt toe te passen - het ophopingsprobleem niet openbaart zal de vakman niet afleiden dat dit probleem zich niet zal voordoen, maar dat het probleem niet is onderkend. Het standpunt dat het ophopingsprobleem en het weglekken van afvaltoner niet zou bestaan c.q. niet plausibel is betreft naar het oordeel van het hof een inventiviteitsverweer, waardoor de bewijslast op DR c.s. rust. Het hof oordeelt dat DR c.s. onvoldoende heeft aangevoerd om aan te nemen dat de vakman het bestaan van het ophopingsprobleem niet plausibel acht. Dat het probleem niet is onderkend in de stand van de techniek maakt het bestaan daarvan niet onaannemelijk.
De stelling dat de vakman het niet plausibel zou achten dat de in de beschrijving beschreven oplossing zou werken zonder transportorgaan (60) wordt verworpen. Het hof overweegt dat EP 537 ziet op twee afzonderlijke problemen, namelijk ophoping en klontering die door het dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan worden opgelost en dat de vakman uit de beschrijving zou begrijpen dat de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop door het draaiende fotogevoelige medium wordt uitgeoefend zorgt voor het voortstuwen van in reinigingsruimte (21) opgehoopte afvaltoner naar afvalcontainer (23). Voorts wordt overwogen dat de vakman geen enkele reden heeft om aan te nemen dat de reinigingsruimte (21) zich eerst volledig zal vullen met de (zeer lichte) afvaltoner op de manier die DR c.s. voorstaat en dat er daarna pas afvaltoner wordt verplaatst naar opslaggebied (23). De vakman zou met een “mind willing to understand” begrijpt dat met “fully fills the cleaning area” niet letterlijk “tot de nok gevuld en tot aan de grens van reinigingsruimte 21” bedoeld is. Het hof oordeelt voorts dat onvoldoende is onderbouwd dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van de printer tijdens de reguliere levensduur zal voordoen, zodat het transportorgaan toch noodzakelijk is.
Het hof verwerpt de stellingen van DR c.s. dat EP 537 niet nawerkbaar is, dat sprake is van misbruik van octrooirecht en dat sprake zou zijn van dubbele octrooiering. Ook wordt EP 537 nieuw geacht ten opzichte van US 608, dat niet de locatie van het fotogeleidend medium openbaart en niet openbaart dat het dieper gelegen deel naar beneden naar de fotogeleider toe is verdiept. Het inventiviteitsverweer en het inbreukverweer van DR c.s. worden verworpen.
EP 744
Het hof oordeelt dat EP 744 niet inventief is ten opzichte van Samsungs CLP-600 cartridge, die vóór de prioriteitsdatum op de markt is gebracht. Het in CLP-600 niet voorkomende deelkenmerk, dat het bevestigen van de reeds aanwezige draageenheden aan de bovenste en onderste behuizing behelst, betreft volgens het hof algemene vakkennis ter voorkoming van expansieve deformatie - het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder - zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af.
GM 697 en GM 551
Modelrechten GM 697 en GM 551 zijn volgens het hof nietig, omdat alle kenmerken die volgens Samsung het model een eigen karakter zouden geven een technisch effect hebben. Het hof met een verwijzing naar het Doceram/Ceramtek-arrest (IEPT20180308) dat vervolgens moet worden vastgesteld of deze uiterlijke kenmerken uitsluitend technisch bepaald zijn of dat bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. Dat laatste is volgens het hof niet het geval, omdat het niet voor de hand liggend is dat andere factoren dan de met de vormgeving te vervullen technische functie een rol spelen.
Slaafse nabootsing en proceskosten
Het beroep op slaafse nabootsing wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen. De proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep worden gecompenseerd, in die zin dat partijen hun eigen kosten dragen. Het hof komt tot dit oordeel omdat het aandeel van EP 537 op 50% van de kosten moet worden begroot en het aandeel van EP 744 en de gemeenschapsmodellen op 40% en 10%.
IEPT20200421, Hof Den Haag, Digital Revolution v Samsung
