Geen merkgebruik in advertenties op websites van onafhankelijke beheerders
29-01-2021 Print this page
Persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde maakt geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer: beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.
Het Duitse advocatenkantoor MBK Rechtsanwälte is houder van het Duitse merk "MBK Rechtsanwälte". Dit merk is ingeschreven voor juridische diensten. Het eveneens in Duitsland gevestigde advocatenkantoor Mk advokaten was aanvankelijk actief onder de benaming "mbk rechtsanwälte" en onder de Nederlandstalige benaming "mbk advokaten". Naar aanleiding van een inbreukprocedure is Mk advokaten een verbod opgelegd om in het economische verkeer gebruik te maken van de lettergroep "mbk" voor juridische diensten. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, bleek dat er op meerdere websites een advertentie te zien was waarin de diensten van mk advokaten werd aangeboden. Deze websites kwamen naar boven in de Google zoekresultaten wanneer de termen "mbk Rechtsanwälte" werden ingegeven.
De verwijzende rechter wenst te vernemen of een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruikmaakt van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk.
Het Hof verwijst naar het Daimler-arrest (IEPT20160303) waarin is geoordeeld dat "het gebruik" een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat vereist. Er is geen sprake van gebruik indien de handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende PO-webinar:
Merkenrecht 2020 deel 2
Nelisa de Bruin
