Inbreuk op woordmerk BLUE LAGOON aangenomen door gebruik in domeinnamen en handelsnaam wederverkoper
30-07-2020 Print this page
Geen sprake van rechtsverwerking bij bezwaar merkhouder tegen gebruik merk in domeinnamen en handelsnaam wederverkoper: geen sprake van uitdrukkelijke toestemming, wederverkoper zou er bovendien rekening mee moeten gehouden hebben dat de gestelde toestemming ooit zou kunnen worden beëndigd, niet aangetoond dat merkhouder Sinvest al in 2012 op de hoogte was van het gebruik, enkele stilzitten gedurende een periode van vier jaar tot de eerste sommatie had bovendien niet tot rechtsverwerking kunnen leiden, investeringen in vindbaarheid websites maken niet dat wederverkoper onredelijk wordt benadeeld. Inbreuk op woordmerk BLUE LAGOON aangenomen door gebruik in domeinnamen en handelsnaam wederverkoper: gebruik gaat verder dan door een wederverkoper van originele merkproducten is toegestaan en kan onjuiste indruk wekken van commerciële band. Wederverkoper dient de domeinnamen over te dragen aan Sinvest: Karl Dungs-arrest toegepast, geen grond voor het toewijzen van een vergoeding voor het overdragen van de domeinnamen.
Sinvest en [geïntimeerde] houden zich bezig met producten op het gebied van water- en luchtbehandeling. Sinvest is houder van het merk BLUE LAGOON. [geïntimeerde] biedt als wederverkoper in zijn webwinkel producten aan onder het merk Blue Lagoon. Sinvest stelt dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op haar Benelux merkrechten en ook het gebruik van domeinnamen waarin haar merknaam verwerkt is, dient te staken. [geïntimeerde] verweert zich met een beroep op rechtsverwerking.
Het hof oordeelt als volgt. Er is geen sprake van rechtsverwerking nu Sinvest geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om het merk BLUE LAGOON te gebruiken. Zelfs al was deze toestemming gegeven, dan nog had [geïntimeerde] er rekening mee moeten houden dat deze toestemming zou kunnen worden beëindigd. Daarnaast is niet aangetoond dat Sinvest al in 2012 op de hoogte was van het gebruik van het merk door [geïntimeerde]. Ook indien Sinvest wel op de hoogte was geweest, kan geconcludeerd worden dat enkel het stilzitten van Simvest niet tot rechtsverwerking kan leiden. [geïntimeerde] stelt dat hij onredelijk wordt benadeeld omdat hij heeft geïnvesteerd in de vindbaarheid van zijn websites. Het hof gaat niet mee in dit verweer en oordeelt dat dit een risico is dat voor rekening van [geïntimeerde] dient te komen, gelet op de ontbrekende toestemming van Sinvest.
Aangaande de merkinbreuk heeft [geïntimeerde] niet betwist dat hij door gebruik te maken van het merk BLUE LAGOON inbreuk maakt op de merken van Sinvest en dat dit gebruik verder gaat dan is toegestaan voor wederverkopers. Dit gebruik kan de onjuiste indruk wekken dat er sprake is van een commerciële band tussen Sinvest en [geïntimeerde].
Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Een domeinnaam dient alleen overgedragen te worden indien daartoe rechtens een verplichting bestaat. Met toepassing van het Karl Dungs-arrest concludeert het hof dat hier sprake is van een dergelijke verplichting. Sinvest hoeft daarbij geen vergoeding te betalen voor de overdracht van de domeinnamen.
