Bij nauwkeurig en afgebakend omschreven categorie waren en diensten voldoende dat normaal gebruik van deel van de waren of diensten wordt bewezen
17-07-2020 Print this page
Normaal gebruik. Omvang van categorieën van waren of diensten waarvoor oudere merk werd ingeschreven is belangrijke factor voor het evenwicht tussen enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten van de merkhouder en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet enkel omdat het voor een ruim assortiment van waren en diensten werd ingeschreven. Als categorie waren of diensten ouder merk bijzonder nauwkeurig en afbakenend zijn omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt volstaat bewijs van normaal gebruik voor een deel van de waren of diensten. Als sprake is van ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën is het noodzakelijk dat houder ouder merk normaal gebruik bewijst voor alle zelfstandige subcategorieën. Criterium van het doel en de bestemming van de waren of diensten essentieel om een zelfstandige subcategorie van waren te onderscheiden. Indien betrokken waren meerdere doelen en bestemmingen hebben kan het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren niet worden vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Gerecht heeft terecht niet naar elk van de gebruikstoepassingen van de betrokken waren apart gekeken (het bedekken, omhullen, mooi aankleden of beschermen van het menselijk lichaam), aangezien deze verschillende gebruikstoepassingen worden gecombineerd met het oog op het in de handel brengen van deze waren. Feit dat betrokken waren een verschillend doelpubliek hadden en in verschillende winkels werden verkocht niet relevant om een zelfstandige subcategorie van waren af te bakenen.
Hogere voorziening. Rekwirante heeft inschrijving gevraagd van het woordteken “tigha” voor een groot aantal waren in klasse 25 (kledingstukken etc.). Interveniënte Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van het oudere Uniewoordmerk TAIGA, dat ook is ingeschreven voor (een kleiner aantal) waren in klasse 25. De oppositieafdeling wees de oppositie af, maar de kamer van beroep wees de oppositie gedeeltelijk toe en heeft de inschrijving voor waren in klasse 25 afgewezen. Volgens de kamer van beroep was het normaal gebruik voor bepaalde waren van klasse 25 van het oude merk bewezen en was sprake van verwarringsgevaar met de waren van het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep in zijn geheel verworpen. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen middelen wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat rekwirante een nieuwe beoordeling van de feiten tracht te verkrijgen c.q. niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist en voor het overige is het beroep ongegrond.
In dit arrest leert het Hof van Justitie EU ons dat de omvang van categorieën van waren of diensten waarvoor het oudere merk werd ingeschreven een belangrijke factor is voor het evenwicht tussen enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten van de merkhouder en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet enkel omdat het voor een ruim assortiment van waren en diensten werd ingeschreven. Als de categorie van de waren of diensten van het oudere merk bijzonder nauwkeurig en afbakenend zijn omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt, volstaat bewijs van normaal gebruik voor een deel van de waren of diensten. Als echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën is het noodzakelijk dat de houder van het ouder merk het normaal gebruik bewijst voor alle zelfstandige subcategorieën.
Om een zelfstandige subcategorie van waren en diensten te onderscheiden is het zogenoemde criterium van het doel en de bestemming van de waren of diensten essentieel. Indien de betrokken waren meerdere doelen en bestemmingen hebben kan het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren niet worden vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Met een dergelijke aanpak zouden volgens het Hof niet op coherente wijze zelfstandige subcategorieën kunnen worden geïdentificeerd en zouden de rechten van de houder van het oudere merk extreem worden beperkt, onder meer omdat dan onvoldoende rekening zou worden gehouden met zijn legitieme belang om het assortiment van waren of diensten waarvoor zijn merk is ingeschreven uit te breiden. Het Gerecht heeft daarom terecht niet naar elk van de gebruikstoepassingen van de betrokken waren apart gekeken (het bedekken, omhullen, mooi aankleden of beschermen van het menselijk lichaam), aangezien deze verschillende gebruikstoepassingen worden gecombineerd met het oog op het in de handel brengen van deze waren. Het feit dat de betrokken waren een verschillend doelpubliek hadden en in verschillende winkels werden verkocht is niet relevant om een subcategorie van waren af te bakenen, maar wel om het relevante publiek te omschrijven.
IEPT20200716, HvJEU, ACTC v EUIPO
