Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJEU over het begrip 'ouder recht' in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG
26-02-2021 Print this page
Prejudiciële vragen aan het HvJEU over de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een ‘ouder recht’ in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG: nu het antwoord op de vraag hoe het begrip “ouder recht” in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG uitgelegd moet worden, in deze zaak van belang is voor de beoordeling van onderdeel I, en deze vraag zich niet zonder redelijke twijfel laat beantwoorden, zal de Hoge Raad deze bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen.
De broers [betrokkene 2] en [betrokkene 3] zijn van 1968 tot 1977 vennoten geweest van een vof die een touringcarbedrijf dreef onder de naam Amersfoort's Bloei 1968. [betrokkene 1], de vader de broers, heeft tot zijn overlijden ongeregeld personenververvoer per bus verzorgd. [Betrokkene 2] heeft in 1975 de besloten vennootschap [eiseres] opgericht. [Eiseres] gebruikt de handelsnamen [A] en/of [eiseres]. [Betrokkene 3] heeft in 1991, na uittreding van [betrokkene 2] in 1977, met zijn echtgenote als medeaandeelhouder de onderneming voortgezet in de vorm van een B.V (Amersfoort's Bloei B.V. 1977). In 1991 heeft [betrokkene 3] met zijn echtgenote om fiscale redenen de vennootschap onder firma “V.O.F. Amersfoort’s Bloei”, gevestigd te Amersfoort, opgericht (hierna: Amersfoort’s Bloei 1991). Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en Amersfoort’s Bloei 1991 hebben naast elkaar bestaan. De twee bedrijven hebben in de periode 1977 tot 1997 op touringcars aanduidingen gevoerd waarvan de naam [betrokkene 3] onderdeel uitmaakt. Na het overlijden van [betrokkene 3] is het bedrijf van Amersfoort's Bloei 1991 voortgezet door twee zoons van [betrokkene 3] onder de naam V.O.F. Classic Coach Company (CCC). Sinds enkele jaren staat op de achterkant van de touringcars van CCC de aanduiding [D] [betrokkene 3] vermeld. [eiseres] is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux- woordmerk [eiseres], ingeschreven onder nummer [006] voor onder meer diensten in klasse 39, waaronder diensten van een touringcarbedrijf. [Eiseres] vordert onder meer CCC te bevelen om iederen inbreuk op haar woordmerk en op de handelsnamen [A] en [eiseres] te staken en gestaakt te houden. [Eiseres] heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat CCC c.s. door het gebruik van de aanduiding “[betrokkene 3]” inbreuk maken op haar merkrechten en handelsnaamrechten.
CCC c.s. hebben zich tegen de gestelde merkinbreuk verweerd met onder meer een beroep op artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE bepaalt dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. Tegen de gestelde handelsnaaminbreuk hebben CCC c.s. zich verweerd met onder meer een beroep op rechtsverwerking.
Het hof heeft, nadat de rechtbank de vorderingen van [eiseres] had toegewezen, de vorderingen alsnog afgewezen. [Eiseres] heeft cassatie ingesteld.
De Hoge Raad overweegt als volgt. Dat ten aanzien van de gestelde handelsnaamrechtinbreuk sprake is van rechtsverwerking, moet worden aangenomen nu de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Ten aanzien van het beroep op artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE overweegt de Hoge Raad dat de vraag hoe het begrip 'ouder recht' in artikel 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG uitgelegd moet worden niet zonder redelijke twijfel beantwoord kan worden. De Hoge Raad zal deze vraag dan ook bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen. De prejudicële vragen luiden als volgt:
1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG
a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of
b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?
2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, is dan van belang of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?
De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan.
