Merkdepots ‘Aquapress’ en ‘Dry Works’ zijn te kwader trouw verricht door ex-werknemer Dry Works Nederland
01-03-2021 Print this page
Merkdepots ‘Aquapress’ en ‘Dry Works’ zijn te kwader trouw verricht door [appellant]: gebruik van de merken door licentienemers kan worden aangemerkt als normaal gebruik door Dry Works Holding zelf en niet relevant dat toestemming niet schriftelijk aan licentienemers is gegeven of dat Dry Works Holding en haar licentienemers niet aangesloten zijn bij de verplichte toepasselijke CAO’s en pensioenfondsen, Dry Works Holding heeft genoegzaam aangetoond dat zij en haar licentienemers de merken hebben gebruikt voor de waren en diensten waarvoor [appellant] zijn merken heeft ingeschreven, [appellant] was er als ex-werknemer mee bekend dat de merken Aquapress en Dry Works binnen de groep van Dry Works ondernemingen werden gebruikt en [appellant] mocht er niet vanuit gaan dat met de beëindiging van de werkzaamheden van Dry Works Nederland er ook een einde was gekomen van het gebruik van de merken door de rest van de groep, intentie van appellant was niet om de merken zelf voor de ingeschreven waren en diensten te gebruiken maar om de merken via licenties financieel uit te winnen. Door Dry Works Holding gevorderde schadevergoeding, rectificatie en verbod op het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works afgewezen: Dry Works Holding heeft niet aangetoond dat [appellant] de merken heeft gebruikt of nog zal gebruiken, Dry Works Holding heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de door [appellant] verzonden brieven.
Hoger beroep. Dry Works Holding is een houdstermaatschappij. Zij heeft verschillende dochterondernemingen waaronder Dry Works International B.V. en Dry Works Nederland B.V. [appellant] was in dienst van Dry Works Nederland B.V.. Dry Works Holding heeft het woordmerk Aquapress gedeponeerd. Dit merk is op 19 april 2013 vervallen. Daarnaast heeft zij het merk Dry Works geregistreerd. Het Beneluxmerk is in 1999 vervallen en het internationale merk op 12 december 2014. Dry Works Nederland is in 2014 failliet verklaard. [appellant] heeft in 2015 een depot verricht voor het woordmerk Aquapress en het beeldmerk Dry Works. De merken zijn ingeschreven. [appellant] heeft verschillende partijen, waaronder Dry Works Holding, aangeschreven in verband met het schenden van zijn merkrechten. Dry Works Holding heeft [appellant] gesommeeerd de registraties door te halen dan wel aan haar over te dragen en een schadevergoeding te betalen. Dry Works Holding heeft vervolgens in 2018 spoeddepots verricht voor de merken Aquapress en Dry Works. Dry Works heeft een verbod op het gebruik van de merken gevorderd, een verklaring voor recht dat de merken nietig zijn en dat [appellant] aansprakelijk is voor alle schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden en ten slotte gevorderd dat [appellant] een rectificatie stuurt naar derden die zij heeft beticht van merkinbreuk. Daarnaast heeft Dry Works Holding de rechtbank gevraagd een voorlopige voorziening te wijzen in die zin dat het [appellant] voor de duur van de procedure wordt verboden gebruik te maken van de merken. De rechtbank heeft de nietigverklaring en de doorhaling van de merken toegewezen. De voorlopige voorziening en de overige vorderingen zijn afgewezen. [appellant] heeft tegen dit oordeel hoger beroep ingesteld.
Het hof oordeelt als volgt. Anders dan [appellant] stelt is het voor de beoordeling van de vraag of Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works normaal heeft gebruikt niet relevant dat Dry Works Holding een financiële holding is die zelf geen producten en diensten aanbiedt. Het gebruik van de merken door de licentienemers van Dry Works Holding kan worden aangemerkt als gebruik door Dry Works Holding zelf. Daarbij is niet relevant dat de toestemming aan de licentienemer niet in schriftelijke overeenkomsten is vastgelegd. Het is voldoende dat er toestemming is, het bewijs daarvan kan worden geleverd door getuigenverklaringen. Ook is voor deze beoordeling niet van belang of Dry Works Holding en haar licentienemers zijn aangesloten bij de verplichte toepasselijke CAO's of pensioenfondsen. Deze en overige door [appellant] genoemde omstandigheden hebben geen betrekking op de onderlinge verhouding tussen [appellant] en Dry Works Holding en hebben geen merkenrechtelijke relevantie.
Dry Works Holding en haar licentienemers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de merken hebben gebruikt voor de waren en diensten waarvoor [appellant] zijn merken heeft ingeschreven. [appellant] was volgens het hof zonder meer te kwader trouw. [appellant] was er als ex-werknemer van Dry Works Nederland mee bekend dat de merken Aquapress en Dry Works door de groep van Dry Works ondernemingen werden gebruikt. [appellant] mocht, anders dan hij aanvoert, niet aannemen dat met de beëindiging van de werkzaamheden van Dry Works Nederland in 2012 ook een einde was gekomen aan het gebruik van de merken door de rest van de vennootschappen. [appellant] heeft identieke merken ingediend en verklaard geen intentie te hebben om de merken zelf te gebruiken. Zijn bedoeling was om de merken via licenties financieel uit te winnen. De vordering tot nietigverklaring en de doorhaling van de merken wordt dan ook toegewezen.
De overige vorderingen van Dry Works worden net als in eerste aanleg afgewezen. Dry Works Holding heeft niet aangetoond dat [appellant] de merken heeft gebruikt of nog zal gebruiken. Het gevorderde verbod is dan ook niet toewijsbaar. Ook de vordering tot het sturen van een rectificatie en de verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade worden afgewezen. Dry Works Holding heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden of nog zal lijden door de door [appellant] verstuurde brieven. De bestreden vonnissen worden bekrachtigd.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
