Artikel 128(4) UMeV stelt buiten iedere twijfel dat ook in de situatie waarin een geldigheidsactie wordt ingesteld bij het Bureau nadat de hoofdzaak aanhangig is gemaakt, maar voordat in die hoofdzaak een reconventionele geldigheidsactie is ingesteld, in beginsel schorsing van de procedure moet volgen als (alsnog) een reconventionele vordering wordt ingesteld. Geen 'bijzondere reden' om de behandeling voort te zetten. Het enkele belang bij voortzetting van de procedure en het voorkomen van vertraging in de afdoening van de inbreukvordering is onvoldoende om als ‘bijzondere reden’ (artikel 132(1) UMeV te kunnen worden aangemerkt.
In de hoofdzaak vordert Ledar GMBH onder andere dat de rechtbank verklaart dat IKEA inbreuk maakt op haar merkenrechten en IKEA beveelt iedere verder inbreuk in alle landen van de Europese Unie op de merkrechten van Ledar te staken en gestaakt te houden. Het gaat hierbij om de Uniemerken LEDARC en LEDAR voor verlichting. IKEA verkoopt lampen onder de naam LEDARE. In reconventie vordert IKEA dat de rechtbank het LEDAR-merk en LEDARC-merk nietig verklaart omdat deze merken elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvend zijn voor de waren, gebruikelijk zijn geworden en het depot van deze merken te kwader trouw is verricht. Het LEDARC-merk dient vervallen te worden verklaard, omdat het de afgelopen vijf jaar niet normaal is gebruikt in de EU. Ikea heeft bij wijze van incident gevorderd om de procedure op grond van artikel 128 lid 4 jo 132 lid 1 UMVo te schorsen wegens aanhangige procedures bij het EUIPO. Ledar kan zich niet verenigen met dit vonnis en heeft daarom hoger beroep ingesteld, waarbij het 3 grieven heeft geformuleerd.
Grief 1, waarin Ledar stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat artikel 128 lid 4 UMVo onder de gegeven omstandigheden noopt tot schorsing van de procedure in conventie en reconventie, slaagt niet. Ikea heeft er terecht op gewezen dat het in het handelsverkeer gebruikelijk is dat een partij, eerst wordt aangesproken en zo nodig gesommeerd met betrekking tot een gestelde merkinbreuk, alvorens zij in rechte wordt betrokken. In die situatie is de beweerdelijk inbreukmakende partij in de gelegenheid voorafgaand aan een inbreukprocedure een geldigheidsactie bij het Bureau in te stellen en staat het haar vrij vervolgens in de hoofdzaak ook nog een reconventionele geldigheidsactie in te stellen. Daarnaast heeft de schorsing van de procedure niet noodzakelijkerwijs tot een onaanvaardbare vertraging van de inbreukprocedure te leiden, in tegenstelling tot hetgeen Ledar betoogt.
Verder is grief 2 tevergeefs voorgesteld. Ledar stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen bijzondere reden zou zijn om de behandeling voort te zetten, zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo. Zij meent dat haar belang bij voortzetting van de procedure groter is dan Ikea’s belang bij schorsing. Het enkele belang bij voortzetting van de procedure en het voorkomen van vertraging is onvoldoende om als ‘bijzondere reden’ te kunnen worden aangemerkt.
Het hof concludeert dat grief 3 evenmin slaagt. Met deze grief komt Ledar op tegen de conclusie dat de procedure niet alleen in reconventie, maar ook in conventie moet worden geschorst. Het Hof betoogt dat met schorsing van de procedure de procedure in conventie en reconventie wordt bedoeld (zo luiden immers artikel 132 lid 1 en artikel 128 lid 4 UMVo).
De slotsom is dat geen van de grieven slaagt en het Vonnis moet worden bekrachtigd. Ledar zal worden veroordeeld in de proceskosten van Ikea.
