Geen merkdepot te kwader trouw BNL-merk BioFET, MusTec had niet het oogmerk om Hoggan het gebruik van de tekens MicroFET en ErgoFet te beletten. Daarnaast is er geen sprake van misleidende mededelingen of oneerlijke handelspraktijken of oneerlijke concurrentie. Het standpunt over de oneerlijke concurrentie wordt door Hoggan onvoldoende onderbouwd. Ten slotte is artikel 1019h Rv niet van toepassing op de nietigheidsprocedure. De procedure beoogt niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de Handhavingsrichtlijn, maar beoogt juist vastgesteld te krijgen dat die bescherming van die houder niet (langer) bestaat.
Merkenrecht
Hoggan is in 1961 opgericht en vervaardigde fitnessappartatuur, later zijn andere apparaten ontwikkeld o.a. de MicroFET 1 tm/ 4 en de ErgoFET voor de meting van spierkracht en duw- en trekkracht. MusTec produceert spierkrachtmeters op handformaat en is houdster van beeldmerk BIOFET en woordmerk MicroFET en BioFET (2015). Hoggan heeft haar merken registreert MICROFET (2010), ERGOFET (2019). Het EUIPO heeft in een nietigheidsprocedure geoordeeld dat het Uniemerk BioFET niet te kwader trouw door MusTec is verricht.
Beoordelingskader:
i. het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd;
ii. het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
iii. de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, genieten (HvJ EU 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth)).
ad i. Van belang is dat partijen in dezelfde branche opereren en zich met verwante activiteiten op dezelfde professionele marktpartijen richten. Al zou de heer [B] geen wetenschap hebben gehad van het voorgebruik door Hoggan van het merk ErgoFET, hij in ieder geval kennis had behoren te hebben van dit gebruik. Deze kennis kan ook aan MusTec kan worden toegerekend nu zij immers mede door de heer [B] is opgericht.
ad ii. Dat MusTec met de registratie van de Beneluxmerken BioFET het oogmerk had om Hoggan het verdere gebruik van de tekens MicroFET en ErgoFET te beletten, heeft Hoggan heeft niet geconcretiseerd. De gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen is onvoldoende onderbouwd.
iii. Overeenstemming tussen de merken MicroFET, ErgoFET enerzijds en BioFET anderzijds beperkt is, wordt verwarringsgevaar in dit geval, direct noch indirect, aanwezig geacht.
Conclusie: er is geen depot te kwader trouw verricht. Een nietigheidsprocedure, die niet een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht betreft, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectuele-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een recht van intellectuele eigendom dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend. Van handhaving in de zin van artikel 1019h Rv is dan ook geen sprake.
