Boots met geel stiksel Van Haren maken inbreuk op YSBW-(positie)merk van Airwair (Dr. Martens)
24-05-2022 Print this page
Spoedeisend belang ondanks AirWair in september 2019 al op de hoogte was van de collectie van Van Haren: Vordering strekt verder dan verbod tot het verhandelen van deze specifieke schoenen, er is sprake van inbreukmakend handelen zijdens van Haren dat een voortdurend karakter heeft en waardoor Airwair schade lijdt. YSBW-merk is geldig: Hoewel beroep op de afwijzing van het verzoek tot vernietiging van het YSBW-merk bij Benelux Gerechtshof nog open staat ziet het hof in deze kortgedingprocedure in de beslissing van het BBIE aanleiding om van de geldigheid van het YSBW-merk uit te gaan. Of YSBW-merk voldoende onderscheidend vermogen had, kan in het midden blijven: onderscheidend vermogen door inburgering verkregen. Stiksels 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren komen overeen met YSBW-merk van Airwair. Verwarringsgevaar valt te duchten: hoge mate overeenstemming, onderscheidende gele kleur, identieke waren. Dat door Van Haren gebruikte kleur in het Pantone kleurschema een andere zou zijn geen doorslaggevende betekenis: gaat om perceptie publiek. Versieringargument Van Haren gaat niet op: gaat om perceptie publiek, niet om de intentie van Van Haren. Vorderingen op grond van sub c ten aanzien van vermeende inbreuk door schoenen met ander kleur stiksel: mate van overeenstemming is te gering omdat de kleur zo veel afwijkt.
Hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van IEPT20210219. Zie ook de bespreking van dit vonnis voor de afbeeldingen van de verschillende schoenen. Naar voorlopig oordeel maakte Van Haren met haar modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV1 inbreuk maakt op het YSBW-merk. Het YSBW-merk is het ‘yellow-stitch-on-black-welt’ ook wel geel-stiksel-op-zwarte-rand-merk. Het betreft een Benelux positiemerk, aangevraagd op 27 mei 2020, ingeschreven onder nummer 1417807 voor waren en diensten in klasse 25 (late boots). Bij de inschrijving van dit merk behoort de volgende afbeelding:
Inbreuk sub b
Volgens Van Haren in haar grieven is van gelijkenis van geen sprake, maar ook volgens het hof is
is er sprake van overeenstemming tussen de stiksels aangebracht op de welt van de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren. Deze stiksels, door partijen ook omschreven als koperkleurig, goudkleurig of donkergeel / licht oranje, bevinden zich duidelijk binnen hetzelfde gele kleurspectrum als de gele kleur van het stiksel in het YSBW-merk. Verder is het stiksel op deze Van Haren boots aangebracht op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het YSBW-merk afgebeeld. De 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV zijn derhalve voorzien van een teken dat naar het oordeel van het hof in hoge mate overeenstemmend is met het YSBW-merk van Airwair.
Van de kleur van het stiksel op de andere schoenen van Van Haren die door Airwair als inbreukmakend zijn bestempeld, is het hof van oordeel dat deze veeleer binnen het roze/rood en oranje kleurspectrum ligt dan binnen het gele kleurspectrum. Gelet op het totaalbeeld dat door de stiksels en de wijze waarop die zijn aangebracht op de boots van Van Haren wordt opgeroepen, is naar voorshands oordeel van het hof sprake van een geringe mate van overeenstemming met het YSBW-merk van Airwair.
Voor de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren geldt dat naar het oordeel van het hof, door de hoge mate van overeenstemming tussen de op deze modellen aangebrachte stiksels en het YSBW-merk, in het bijzonder ook het gebruik van de onderscheidende gele kleur van het stiksel, althans kleuren in het gele kleurspectrum, terwijl de die modellen waarop die overeenstemmende stiksels zijn aangebracht identiek zijn aan de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven, sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Dat geldt temeer omdat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven.
Van Haren heeft aangevoerd dat zij de kleur van het stiksels niet als merk gebruikt, maar uitsluitend als versiering, zodat merkinbreuk niet aan de orde zou kunnen zijn. Het hof wijst erop dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar door gebruik van een met het YSBW-merk overeenstemmend teken, niet de intentie van Van Haren, maar de perceptie van het relevantie publiek relevant is. Zoals hiervoor reeds overwogen wordt het YSBW-merk door het relevante publiek als herkomstaanduiding gezien en er is geen reden om aan te nemen dat dit anders zou zijn bij het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken, zoals het op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV toegepaste stiksel in het gele kleurspectrum op een zwarte welt. Ook als dat door Van Haren zou zijn bedoeld als versiering kan dat door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de schoenen.
Inbreuk sub c
Airwair heeft in vorderingen voor wat betreft de vermeende inbreuk door de schoenen met een andere kleur stiksel ook gegrond op sub c. Zij stelt dat het YSBW-merk een bekend merk is in de Benelux, dat Van Haren geen geldige reden heeft voor het gebruik van een daarmee overeenstemmend stiksel en dat het gebruik op deze modellen ervoor zorgt en zal zorgen dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en schade toebrengt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het YSBW-merk. De mate van overeenstemming is volgens het hof echter te gering omdat de kleur zo veel afwijkt dat het relevante publiek een samenhang ziet tussen het YSBW-merk en het op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot aangebrachte stiksel en een verband hiertussen legt. Hier is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het YSBW-merk.
IEPT20220426, Hof Den Haag, van Haren v Airwair
