2022 - 1e half jaar merkenrecht

IEPT20220727, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
Merkhouder Bacardi. Tegen de partij die de decodeerfaciliteit aan derden ter beschikking stelt, slagen de vorderingen niet. Pure Handling decodeert niet zelf en geeft daartoe ook geen opdracht. Er is geen grond voor toewijzing van de opgave, voor zover deze betrekking heeft op ‘door of in opdracht van gedaagden’ gedecodeerde producten. De in de opgavevordering bedoelde werktuigen en materialen die bij het decoderen in decodeerfaciliteit van Pure Handling worden gebruikt, heeft Bacardi tijdens de descente kunnen zien. Staking is wel bevolen tegen de expiteur van goederen van Bacardi-merken die onder de T2/AGD-status vallen. Nevenvorderingen toegewezen.

IEPT20220615, Vzgr Rb Amsterdam, HMG  v Syndon

Depot te kwader trouw merk SYNDON: verval merk was onbedoeld. Het gebruik van het merk door HMG is nooit gestaakt geweest. [H.] was bekend met het gebruik van het merk SYNDON door HMG. Handelsnaaminbreuk op ouder merk SYNDON, art. 5a Hnw: gebruik staken en statutaire naam aanpassen.

IEPT20220712, Hof Den Haag, LB11 v Hennessy
Uitputting merkrechten Hennessy aannemelijk. Met de vervolgens door LB11 overgelegde stukken heeft LB11 naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat de merkrechten op de in de facturen A tot en met E genoemde Hennessy-producten zijn uitgeput. Of de afnemer van Hennessy de producten (vervolgens weer) buiten de EER heeft gebracht, waarna wederinvoer heeft plaatsgevonden- zoals Hennessy c.s. niet onderbouwd suggereert- is evenmin relevant. Eenmaal uitgeputte merkrechten herleven immers niet.

IEPT20220707, HvJEU, Fennia v Philips

Artikel 3, lid 1, van de richtlijn 85/374 moet zo worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip „producent” niet vereist dat de persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product heeft aangebracht dan wel heeft toegestaan dat dit wordt aangebracht, zich ook op enige andere wijze als de producent van het product presenteert.

IEPT20220706, Rb Den Haag, Linden Sales v DGM Outlet

Merkenrecht uitgeput vanwege eerder in handel brengen van knuffel door [eiser] onder dit merk: knuffel aangetroffen op retourpallet gekocht door DGM-outlet, aanwezigheid andere aanbieders onvoldoende gemotiveerd en LVB-code toont aan dat knuffel afkomstig is van [eiser]. Voorts auteursrecht niet geschonden: door afwezigheid schending merkenrecht is DGM toegestaan om product aan te bieden onder zelfde EAN-code en zelfde productinformatie. Bovendien is [eiser] akkoord gegaan met werkwijze bol.com. 

IEPT20220628, Hof Amsterdam, Noblesse v Jiskefet

Anders dan voorzieningenrechter, acht het hof Amsterdam geen merkinbreuk sub d aanwezig: ‘Jiskefet Encyclopedie’ is een voor de handliggende aanduiding voor een encyclopdie over Jiskefet en mede gelet op het het recht op informatievrijheid vormt dit een geldige reden voor het gebruik van die titel. Geen ongerechtvaardigd voordeel door Noblesse bij gebruik titel: dat potentiele kopers direct duidelijk is dat het boek betrekking heeft op Jiskefet is geen meeliften op de reputatie van het merk. Geen afbreuk aan onderscheidend vermogen: geen verwatering want titel boek verwijst naar de activiteit van Jiskefet zelf waardoor unieke band tussen merk en die activiteiten eerder wordt onderstreept dan dat het merk verwatert en geen aantasting reputatie omdat het boek op geen enkele wijze negatief appelleert aan het merk.

IEPT20220623, Rb Zeeland-West-Brabant, Tereco v Schuttingdeal

Van een merkinbreuk op basis van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE is geen sprake: de betwiste hashtag is niet of nauwelijks onderscheidend en hierdoor is er minder verwarringsgevaar en de wél onderscheidende elementen van het Tereco-Merk komen op geen enkele manier terug in het teken/logo van Schuttingdeal. Het voornemen van Tereco haar merk te gaan gebruiken in een groene kleurstelling, ontbeert relevantie: het Tereco-merk is niet voor die kleur ingeschreven en Tereco maakt thans feitelijk geen gebruik van haar merk in een groene kleurstelling. Geen sprake van een auteursrechtelijke inbreuk: Totaalbeelden werk eiser en teken/logo gedaagde stemmen onvoldoende overeen met het totaalbeeld dat door het teken/logo van Schuttingdeal wordt opgeroepen. Merk was in spiegelbeeld gepubliceerd in het vonnis: Sprake is van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent.

IEPT20220614, Hof Amsterdam, voetbalsjaals

Geen inbreuk door appellant op het Beneluxmerk van geïntimeerde: geintimeerde heeft niet gesteld dat het verweten merkgebruik plaatsvond in de Benelux. Geen auteursrecht op onderhavige voetbalsjaals: het ontwerp van deze voetbalsjaals bezit in het algemeen niet EOK/PS. Geen sprake van een door [geïntimeerde] bedongen en door [appellant] aanvaarde exclusiviteit: [appellant] is dus ook niet toerekenbaar tekortgekomen. [appellant] heeft onrechtmatig gehandeld door relaties te benaderen: [appellant] heeft min of meer direct na het feitelijk einde van de commerciële relatie tussen partijen ongeveer alle klanten en relaties van [geïntimeerde] benaderd met brieven.

IEPT20220602, HvJEU, Classic Coach Company
Merk en handelsnaam. Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis: Volstaat dat het oudere recht in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economische verkeer wordt gebruikt, Niet vereist dat de houder van dat recht het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Nog ouder recht versus ouder recht. Een derde heeft een ‘ouder recht’ wanneer de houder van het jongere merk weliswaar een in de nationale wetgeving erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, maar deze merkhouder krachtens deze nationale wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.

IEPT20220519, HvJEU, Heitec v Heitech promotion

Merkenrecht. Geen stuiting rechtsverwerkingstermijn of beëindiging gedogen door een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen. Geen verhindering rechtsverwerking wegens gedogen door de instelling van een beroep in rechte indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd. Rechtsverweking wegens gedogen verhindert ook het indienen van nevenvorderingen of samenhangende vorderingen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.

IEPT20220504, Rb Den Haag, Marmarabirlik v Omur Markt

Ongeoorloofde parallelhandel, artikel 9 lid 2 sub a UMVo, van blikken olijven van Marmarabirlik door Omur Markt: bij Omur Markt producten voorzien van het Merk en afgestempeld met de T.E.T.T. (Turkse afkorting voor “ten minste houdbaar tot”)-code aangetroffen en Omur Markt heeft verklaard dat zij de blikken met T.E.T.T. code heeft ingekocht bij een groothandel in Turkije, die de blikken rechtstreeks aan Omur Markt heeft geleverd. Schadevergoeding toegewezen: uit de vaststelling van merkinbreuk volgt dat het aannemelijk is dat Marmarabirlik schade heeft geleden. 

IEPT20220419 Rb Den Haag Spyra v DesignNest

Geen merkinbreuk door DesignNest door verkoop SPYRA ONE waterpistolen. Wel merkinbreuk door DesignNest door gebruik merk SPYRA in een case study op hun website naar copycats. Gevorderde op modelrechtelijke grondslag afgewezen. Vordering slaafse nabootsing afgewezen. Berichten op website DesignNest over niet kunnen leveren van SPYRA levert een onjuiste en misleidende mededeling op.

IEPT20220412, Hof Den Haag, Nestle v Impossible Food

Vonnis (IEPT20200527) waarvan beroep bekrachtigd. Merk Impossible burger niet beschrijvend voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd: merk is juist “anti-beschrijvend” en Nestlé heeft onvoldoende kunnen aantonen dat ‘impossible’ ook de betekenis van hoge kwaliteit heeft. Merk onderscheidend: het hof acht aannemelijk dat de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER de verbeelding zal prikkelen en het relevante publiek zal aanzetten tot nadenken. Geen sprake van registratie te kwader trouw vanwege herregistratie van een vervallen merk (non-usus): In deze zaak geen sprake van herregistratie van een ongebruikt ouder merk, IF heeft merk aangevraagd met de bedoeling dit te gebruiken. Nestlé gebruikt de aanduiding INCREDIBLE BURGER als merk: Nestlé gebruikt het merk op de verpakking van haar burgers en het publiek zal 'incredible' niet als een aanprijzing opvatten. Dit gebruik is niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld iii artikel 14 UMV. INCREDIBLE BURGER maakt inbreuk op IMPOSSIBLE BURGER: sterke visuele en auditieve overeenstemming, geen begripsmatige overeenstemming, maar waren zijn identiek en verwarringsgevaar is aannemelijk. Inbreukverbod toegewezen: verbod is proportioneel en duidelijk en niet te ruim geformuleerd.

IEPT20220323, Rb Den Haag, Mexx International v C&S Designs
MEXX v G-maxx. Enige mate van visuele en fonetische overeenstemming. Geen verwarringsgevaar aangenomen. Uitgaande van die beperkte overeenstemming tussen de Mexx-merken en de tekens, en wetende dat het aandachtsniveau van het publiek in kwestie relatief hoog zal zijn, omdat het merk bij dameskleding vanaf het middensegment een belangrijk kenmerk is om al dan niet tot aankoop over te gaan, is de conclusie gerechtvaardigd dat geen reëel gevaar bestaat voor verwarring bij de consument in Nederland die die dameskleding koopt. Beoordelingsmoment(en) verwarringsgevaar en bekendheid merk. Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld naar het moment dat het gebruik van het teken is begonnen. Voor de bekendheid van een merk is (ook) het moment van de beoordeling van de gestelde inbreuk van belang. Een merkhouder kan zich niet (meer) beroepen op de bekendheid van een merk, als dat merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn bekendheid heeft verloren. MEXX is geen bekend merk (meer), blijkt ook uit marktonderzoek. Mexx International heeft niet aangetoond dat bekendheid zich inmiddels heeft hersteld. Merkinbreuk – sub d. Mexx International heeft niet aangetoond dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Mexx-merken.

IEPT20220310, HvJEU, Maxxus v Globus

Bewijslast voor normaal gebruik behoort niet als procedurevoorschrift tot de lidstaten, maar tot de betreffende merkhouder. In elke lidstaat moet dezelfde wettelijke bescherming worden bereikt. Artikel 19 van richtlijn 2015/2436 verzet zich tegen nationale procedureregel welke marktonderzoek verplicht aan verzoekende partij naar gebruik van het merk. De procedureregel verplicht de verzoekende partij te stellen en te bewijzen, wat verder gaat dan louter de verplichting tot een uiteenzetting voor het verzoekschrift.

IEPT20220307, BenGH, Lamborghini v Urus

Oppositie Lamborghini terecht afgewezen, bekendheid submerk URUS bestaat enkel bij het doelpubliek: bekendheid met LAMBORGHINI betekent nog niet dat submerken direct bij het algemene publiek bekende merken zijn. Het doelpubliek zal geen verband leggen tussen de merken: het is zeer onwaarschijnlijk dat het doelpubliek van die waren enerzijds en het doelpubliek van de diensten anderzijds met de door de merken aangeduide waren en diensten in dezelfde context zal worden geconfronteerd. Lamborghini heeft onvoldoende onderbouwd waarom er sprake zou zijn van verwatering van het oude merk door het jonge merk: dat zo'n onderbouwing van Lamborghini mocht worden verwacht geldt te meer nu afbreuk niet voor hand ligt vanwege de (grote) verschillen tussen de onderhavige waren en diensten en tussen de doelpublieken.

IEPT20220307, BenGH, Drelin v Gilmar

Beroep tegen BBIE-beslissing. Bezwaar van gedaagde tegen ‘aanvullend en syntheseverweerschrift’ faalt, omdat de inhoud van dupliek niet vaststaat en nog aanvullende bewijsmiddelen zijn toegestaan. Zeker zonder wijziging van feiten en rechtsgronden is er geen schending van hoor en wederhoor. Aanvraag ICE WATCH wordt afgewezen vanwege ouder merk ICE. Oppositiebeslissing houdt stand. Het woordelement ICE domineert beide merknamen binnen eenzelfde lettertype en stijl en de betrokken waren stemmen overeen, er is verwarringsgevaar te duchten. 

IEPT20220302, Rb Den Haag Puma v Monshoe

Formstripmerken maken deel uit van de merkenfamilie van Puma: de registraties van de diverse variaties moeten gezien worden als de registratie van nieuwe varianten die onderdeel uitmaken van het seriemerk. De merkenfamilie van Formstripmerken is een bekende merkenfamilie: Puma stelt voldoende gemotiveerd en met diverse producties onderbouwd dat zij de formstrip uit 1960, is blijven gebuiken en onder de aandacht van het publiek is blijven brengen, al dan niet in de vorm van de geregistreerde varianten van de formstrip uit 1960. Monshoe maakt met het gebruik van het teken inbreuk op de bekende merkenfamilie: Monshoe vaart door het huidige merkgebruik mee op de reputatie van Puma en veroorzaakt verwatering van de reputatie van het familiemerk inclusief de Formstripmerken. Proceskosten Puma gematigd: inhoudelijke verweren zijn voor een merkinbreukzaak gebruikelijke verweren, zodat geen aanleiding is voor meer werk.

IEPT20220216, Rb Den Haag, PK v Vemedia

Beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking van gedaagde Vemedia slaagt: Vemedia maakt vanaf september 2019 geen wezenlijk ander gebruik van het Leef vitaal merk dan in 2009, toen Vemedia geen verder gevolg gaf aan de sommaties van eiser P.K. Holdine om het gebruik van dit merk te staken. Beroep billijkheidscoorectie slaagt niet: enkele stelling dat het onredelijk is dat haar de mogelijkheid wordt ontnomen om zich te verzetten tegen de in 2019 doorgevoerde nieuwe productlijn, onvoldoende. Geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE en art. 9 lid 2 sub b UMVo: verschillende totaalindrukken van beide verpakkingen met beperkt onderscheidend vermogen, elementen “vitaal” in combinatie met een gestileerd poppetje komen veel voor bij gezondheidsproducten. Geen handelsnaaminbreuk, art. 5 Hnw door Vemedia: vanwege de elementen Luco en Leef voorafgaand aan vitaal, elementen met verschillende lettergrepen en posities in de handelsnaam, bestaat voldoende afstand tussen de handelsnamen. Geen sprake van onrechtmatige concurrentie of oneerlijke handelspraktijk door Vemedia: gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk, kan niet worden aangenomen dat Vemedia op onrechtmatige wijze verwarring creëert.

IEPT20220211, HR, Earth Concepts v Upstream Advertising
Conservatoir beslag tot levering merkrechten. Tussentijdse vervreemding merkrechten in weerwil van beslag mag ex art. 453a Rv worden genegeerd. Tegen welke partij (vervreemder-beslagdebiteur of verkrijger) moet hoofdzaak worden gevoerd? Invloed faillissement en ophouden te bestaan beslagdebiteur. Vernietiging en verwijzing naar Hof Den Haag Proceskosten ex art. 1019h Rv.

IEPT20220210 Rb Den Haag Hizlipara v PayPorter

Geen sprake van depot te kwader trouw: over gebruik van merk en logo hebben partijen geen afspraken gemaakt en Hizlipara was met medeweten van PayPorter al actief onder de naam Payporter in Turkije. De voorzieningenrechter verbiedt PayPorter het gebruik van PayPorter-merk: verweren PayPorter slagen niet. Termijn waarbinnen PayPorter inbreuk moet staken bepaald op 30 dagen: ter voorkoming van executieproblemen.

IEPT20220209, Rb Den Haag, Aura-Soma v Mensys en Overstag

Alle vorderingen in reconventie afgewezen, Aura-Soma mocht de –niet op schrift gestelde- duurovereenkomst met Mensys opzeggen: Mensys bleef, ondanks verschillende waarschuwingen hiervoor, onder de vlag van Aura-Soma samenwerken met [naam 3], een ex-werknemer van Aura-Soma die daar met “ruzie” is vertrokken. Overstag maakt inbreuk op de Uniemerken van Aura-Soma: duurovereenkomst is rechtsgeldig opgezegd, Overstag heeft niet bestreden dat zij geen inbreuk maakt. EU-wijd verbod en verbod in het Verenigd Koninkrijk (na BREXIT) toegewezen tegen Mensys en Overstag: uit het Terugtrekkingsakkoord van het VK volgt dat de regels betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken op procedures die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangsperiode, ongewijzigd van toepassing blijven.

IEPT20220202, Rb Den Haag, Rituals v The Body Shop

Rechter is bevoegd. De verweten gedragingen kunnen worden toegerekend aan TBS Benelux en TBS International: de verweten gedragingen zijn onderdeel van een gezamenlijke activiteit van TBS International en haar dochterondernemingen, waaronder TBS Benelux RITUAL-tekens van The Body Shop zijn niet uitsluitend van ’beschrijvend’ gebruik om aan te duiden dat het om ‘een ritueel’ zou gaan. Geenszins valt uit te sluiten dat de uitingen bij de gewone consument die op zoek is naar verzorgingsproducten, de indruk kan wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding. RITUALS-tekens en Rituals-merken vertonen als geheel een grote mate van overeenstemming: het woordelement ’ritual’ neemt een zelfstandig onderscheidende en dominerende plaats in binnen de RITUAL-tekens. The Body Shop maakt door het gebruik van de RITUAL-tekens inbreuk op de merkrechten van Rituals

IEPT20220126, BenGH, Dealerdirect v WijKopenAutos

Het door het BBIE eerst middels inburgering doen inschrijven en vervolgens nietig verklaren van het merk Ik Wil Van Mijn Auto Af, niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel: procedure van art 2.30bis BVIE is er juist op gericht om een grotere rechtszekerheid te waarborgen, doordat een eerder toegekend merk wordt onderworpen aan een herbeoordeling in een procedure op tegenspraak. Het bestreden merk ‘ikwilvanmijnautoaf’ is beschrijvend en heeft onvoldoende onderscheidend vermogen verworven voor inburgerging.Het gebruik van het populaire werkwoord “afwillen van” (in de zin van “verkopen”) voorgegaan door het onderwerp (“ik”) en een lijdend voorwerp (“auto’’) ontbeert onderscheidend vermogen.

IEPT20220119, Rb Rotterdam, HiBaby v Interchild

Interchild verplicht om gebruik van de tekens 'HIBABY' te staken en gestaakt te houden: gestelde feiten door HiBaby zijn onvoldoende voor een verbod van inbreuk op het handelsnaamrecht van HiBaby en HiBaby heeft niet gesteld dat aan haar enige ander intellectueel eigendomsrecht toekomt. Gestelde feiten rechtvaardigen wel een verbod op grond van de onrechtmatige daad (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BJ9431). Geen overdracht merken HiBaby aan HiBaby wél doorhaling vande HiBaby-merken: Interchild heeft de aanvraag om inschrijving van de HiBaby-merken te kwader trouw ingediend.

IEPT20220111, Hof Amsterdam, Lamella v Lecluyse

Door rechtbank gegeven stakingsbevel bekrachtigd. Het betoog van Lamella c.s. dat zij beschikken over oudere handelsnaamrechten faalt. Voortzetting merkgebruik na opzegging alleenverkoopovereenkomst uit 1964 miskent dat gebruik van teken Louverdrape bij de gratie van die overeenkomst is toegestaan.

IEPT20220110, Rb Rotterdam, Spido v River Cruise

River Cruise maakt met het gebruik van het teken SPIDO in advertenties I en III inbreuk op het merkrecht van Spido c.s.: River Cruise bestrijdt niet langer dat deze advertenties inbreuk hebben gemaakt. Ook advertentie II, waarbij Spido door River Cruise wordt gebruikt als AdWord zonder dat de het woord Spido terugkomt in de advertentietekst, doet afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk Spido: internetgebruiker kan niet weten na gebruik van het zoekwoord ‘Spido’, of River Cruise ten opzichte van Spido een derde is of daarentegen een economische band heeft met Spido