Het Akaya-teken van Dun Yong stemt overeen met de Uniemerken AKARI van Bidfood; het woord element AKAYA is het dominantste en meest onderscheidende onderdeel. Er is auditieve overeenstemming. In beginsel is er geen begripsmatige overeenstemming, maar van het publiek kan niet worden geacht kennis te hebben over de Japanse taal. Inbreuk op merkrechten Bidfood door Dun Yong vanwege (indirect) verwarringsgevaar; de Uniemerken hebben onderscheidend vermogen, Bidfood en Dun Yong opereren in hetzelfde marktsegment en hun producten zijn grotendeels uitwisselbaar. Geen handelsnaam gebruik door Dun Yong; het Akaya-teken is juist ontwikkeld om de productlijn niet aan te duiden met de bedrijfsnaam. Geen voorgebruik door Dun Yong; plaatselijk geniet het Akaya-teken geen grote bekendheid en de registratie van de Uniemerken door Bidfood is niet te kwader trouw. Geen misbruik van recht door Bidfood; het valt niet in te zien waarom Bidfood geen gebruik zou mogen maken van de haar toekomende, legitieme merkrechten.
MERKENRECHT - OUDER PLAATSELIJK RECHT
Bidfood is een online horecagroothandel en biedt naast haar assortiment ook eigen huismerkproducten aan onder het merk AKARI. Zij heeft een Uniewoordmerk en een -beeldmerk sinds 2019. Dun Yong is sinds 1957 een familiebedrijf dat een Aziatische toko exploiteert. Sinds 2011 heeft zij inmiddels meer dan 150 producten onder haar huismerk AKAYA aangeboden. Bidfood heeft Dun Yong een sommatiebrief gezonden en op basis van haar Uniemerk bij het EUIPO een oppositieprocedure ingeleid. Dit is gedeeltelijk toegewezen namelijk voor zover het Akaya-depot betrekking had op dezelfde waren waarvoor de Uniemerken AKARI zijn geregistreerd.
De Rechtbank is internationaal en relatief bevoegd, omdat Dun Yong in Nederland is gevestigd. De bevoegdheid strekt zich ex 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele Unie.
De Uniemerken AKARI en het Akaya-teken stemmen overeen. Het woordelement is het dominanste en meest onderscheidende onderdeel. Begripsmatig is er geen overeenstemming. Het in aanmerking te nemen publiek wordt niet geacht te beschikken over enige (basis)kennis van de Japanse taal. Zelfs niet indien het relevante publiek wordt beperkt tot de op de Japanse keuken georiënteerde horecagelegenheden.
Er is sprake van verwarringsgevaar. Dat er gescheiden verkoopkanalen zijn bestaande uit een cash en carry groothandel enerzijds en een volledig online groothandel anderzijds, legt onvoldoende gewicht in de schaal om het verwarringsgevaar non-existent te achten.
Dun Yung betoogt dat zij ex 138 UMVo over een ouder recht van plaatselijke betekenis beschikt.
Handelsnaamrecht
Zij betoogt dat op zijn minst bij een beperkt deel van het publiek het gebruik van het Akaya-teken als handelsnaamgebruik opvat. Ieder gebruik van een teken ter onderscheiding van waren, dat wil zeggen merkgebruik, stelt zij daarmee gelijk aan handelsnaamgebruik. Echter Dun Yong drijft onder die naam niet haar onderneming. Bidfood hoeft niet te gedogen dat Dun Yong het huidig gebruik, door ostentatief aanbrengen van die handelsnaam, ongewijzigd voortzet.
Voorgebruik
Dun Yong heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat het Akaya-teken plaatselijk een zeer grote bekendheid geniet. Daarom kan de Uniemerkregistratie van Bidfood niet zonder meer onrechtmatig zijn jegens Dun Yong. Er is geen sprake van registratie te kwader trouw. Nu zustervennootschap in Australië het AKARI-merk succesvol heeft ontwikkeld en het moederbedrijf het merk ook in de Unie op de markt wilde zetten, had zij een legitiem belang bij registratie.
Staking van Akaya-teken, recall van producten en promotiemiddelen. Proceskostenveroordeling €18.279,33.
IEPT20230222, Rb Den Haag, Bidfood v Dun Yong
