Te weinig voor-voorgebruik NIELSON en registratie te kwader trouw door DJ Mister Nielson
24-04-2024 Print this page
Procedureel: Dat in de Benelux-landen incidenteel beroep buiten de beroepstermijn mogelijk is, is een onvoldoende reden om incidenteel beroep buiten de beroepstermijn toe te laten, nu zo'n bepaling juist ontbreekt. Ten gronde: Vanwege het succes van Nielson (Littooij) op het moment van het depot, de wetenschap van het gebruik van Nielson door Littooij en de omstandigheid dat verweerder niet voornemens was het merk Nielson te gebruiken, maar enkel (DJ) Mister Nielson en dat het merk in klasse 41 voor identieke diensten voor Littooij heeft geregistreerd, is het hof van oordeel dat verweerder de inschrijving te kwader trouw heeft aangevraagd.
MERKENRECHT - AANVRAAG TE KWADER TROUW
Verweerder heeft in 2013 een aanvraag ingediend voor Benelux-woordmerk NIELSON. Verzoeker heeft in 2020 verzoek tot doorhaling wegens vervallenverklaring en nietigverklaring ingediend. Het verzoek is vervallen vanwege niet normaal gebruik en aanvraag te kwader trouw. Het bureau heeft deels vervallenverklaring toegewezen.
Procedureel
Verzoekers hebben op 20 oktober 2021 beroep ingesteld. Bij beschikking van 25 oktober 2022 (hier) heeft het Hof het Parket verzocht te concluderen over de vraag of Beroep na verloop van de in artikel 1.15bis lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden mogelijk is. Conclusie van advocaat-generaal is dat incidenteel beroep tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk.
Verweerder heeft aangevoerd dat contrair de Conclusie moet oordelen:
- door het niet toelaten wordt hij geschaad in verdediging
- er is sprake van een lacune bij de invulling waarvan de nationale wetgeving moet worden betrokken. Incidenteel appel is in de Benelux-landen toegestaan
- weigering van incidenteel beroep is in strijd met 6 EVRM
- redelijkheid en billijkheid verzetten zich niet tegen toelaten van dit beroep
Dat in de Benelux-landen incidenteel beroep buiten de beroepstermijn mogelijk is, is een onvoldoende reden om incidenteel beroep buiten de beroepstermijn toe te laten, nu zo'n bepaling juist ontbreekt. Verweerder wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn (incidentele) beroep.
Ten gronde
Littooij is singer-songwriter onder de artiestennaam Nielson. Verweerder drijft de onderneming Nielson marketingcommunicatie, concept, design en SEO. Daarnaast treedt hij op als DJ onder de naam Mister Nielson.
Het voor-voorgebruik door verweerder start in 2007 via een Hyves-account, met een YouTube video (2007), heeft in 2018 een licentieovereenkomst met Dance Tunes om downloads en streamings van opnames van muziekwerken, op de gevel van zijn woonhuis staat "Mister Nielson" (2010). Hij schrijft in 2011 zijn handelsnaam in in het KvK-Handelsregister en registreert domeinnamen nielson(-)mc.nl.
Verzoekers voorgebruik start in 2012 door deelname aan de tv-talentenjacht, de Beste-Singer-Song-Writer van Nederland, waar hij de finale bereikt. In mei 2012 registreert hij de domeinnaam nielsonmusic.nl, in juni wordt de single 'Beauty en Brains' uitgebracht, in december worden kaarten voor clubtoer 2013 aangeboden. In april 2013 komt de single 'Hoe' met Miss Montreal uit en heeft wekenlang in de Nederlandse en Belgische charts gestaan en heeft hij meegewerkt aan het Koningslied.
Vaststaat dat verweerder toen hij in 2013 de inschrijving deed op de hoogte was van zanger Nielson (Littooij) die medio 2012 aanzienlijke bekendheid had gekregen. Hij wilde voorkomen dat verzoekers hem het gebruik van Mister Nielson zou kunnen verbieden. Echter als er al sprake is van relevant gebruik van enige naam voor muziekactiviteiten is dat Mister Nielson en niet 'NIELSON'.
Bij gebrek aan bewijsstukken kan niet worden aangenomen dat verweerder voor het depot van het merk voor publiek is opgetreden als DJ. En in de periode 2013 tot en met 2017 heeft hij (alsnog op beperkte schaal) opgetreden als DJ Mister Nielson voor DJ/muziekactiviteiten in het economisch verkeer.
Het Hof gaat ervan uit dat verweerder op het moment van het depot de wens en de bedoeling had het teken (DJR) Mister Nielson te (blijven) gebruik. Met het depot beoogde verweerder een gunstig(er) onderhandelingspositie te creeëren ten opzicht van Littooij.
Vanwege het succes van Nielson (Littooij) op het moment van het depot, de wetenschap van het gebruik van Nielson door Littooij en de omstandigheid dat verweerder niet voornemens was het merk Nielson te gebruiken en dat het merk in klasse 41 voor identieke diensten voor Littooij heeft geregistreerd, is het hof van oordeel dat verweerder de inschrijving te kwader trouwe heeft aangevraagd.
De nietigverklaring is ten onrechte afgewezen, het hof zal de inschrijving nietig verklaren.
