Uitleg aktes van inbreng, licentie en gebruik chesterfieldbrand.com vanwege oudere handelsnaam Chesterfield
30-09-2024 Print this pageMakorian willen Chesterfield verbieden gebruik te maken van domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Uitleg van de akte van inbreng en licentieovereenkomst: wat hebben partijen ingebracht in gezamenlijke vennootschap. Betref de contractsoverneming is er niet voldaan aan de akte-vereiste. Voormalige licentiegever heeft merkrechten overgedragen en is ontbonden. Nieuwe merkhouder en licentienemer zijn (impliciet) overeengekomen de oude licentieovereenkomst voort te zetten. Geen merkinbreuk door gebruik domeinnaam wegens ouder handelsnaamrecht (recht van plaatselijke betekenis), geen handelsnaaminbreuk, geen gebod tot overdracht domeinnaam.
MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT - LICENTIE
Makorian produceert en verhandelt leren tassen en aanverwanten via www.chesterfieldbags.com. Chesterfield produceert en verhandelt Chesterfield-meubels voor woninginrichting. De [broers] zijn in 2006 de handelsnaam ‘The Chesterfield Brand’ voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels gaan gebruiken. Deze onderneming is in de loop van de tijd bij verschillende rechtspersonen ondergebracht geweest, te beginnen bij de in 1999 opgerichte Bestfurn B.V.
Wat is ingebracht in Beeldmerk?
De rechtbank is van oordeel dat uit hetgeen is komen vast te staan over de voorgeschiedenis van de oprichting van Beeldmerk, uit de tekst van de Akte van Inbreng (die voor wat betreft het hier relevante gedeelte identiek is aan de tekst van de Akte van Oprichting, zie onder 3.11) en van de Inbrengbeschrijving, in samenhang met de gedragingen van partijen na de oprichting van Beeldmerk, niet blijkt dat partijen bij de oprichting van Beeldmerk in 2009 de bedoeling hebben gehad om ook andere activa dan de in de Inbrengbeschrijving genoemde rechten met betrekking tot het beeldmerk in Beeldmerk in te brengen. Dat leidt tot de conclusie dat alleen die rechten door Bestfurn Oud zijn ingebracht in Beeldmerk, en niet tevens handelsnaamrechten ten aanzien van de naam The Chesterfield Brand.
Uit de Akte van Inbreng en/of de Inbrengbeschrijving vloeit om dezelfde reden ook niet de verplichting van Bestfurn Oud/de broers voort om de eigendom van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com aan Beeldmerk over te dragen. Het niet overdragen van die domeinnaam door Chesterfield c.s. is dan ook geen tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst en is evenmin onrechtmatig jegens Makorian c.s.. Dit betekent dat de vordering onder III van Makorian c.s. tot overdracht van de domeinnaam zal worden afgewezen.
Status Licentieovereenkomst
De Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de broers anderzijds, bestaat thans tussen Makorian Holding als licentiegever en de broers als licentienemer. Chesterfield c.s. is niet op grond van artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst zonder voorbehoud gerechtigd de Chesterfieldmerken te gebruiken, zoals zij betoogt. Het toegestane gebruik van de Chesterfieldmerken is beschreven in de Licentieovereenkomst en beperkt tot: "in de woninginrichting-branche". De Licentieovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan, waarbij de eerste 25 jaar geen licentievergoeding betaald hoeft te worden en daarna een vergoeding volgens de in artikel 7.1 vermelde staffel.
De rechtbank is van oordeel dat daarbij uitgegaan moet worden van de oorspronkelijke ingangsdatum in oktober 2012, aangezien zij het ervoor houdt dat Makorian Holding en de broers zijn overeengekomen de Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de broers anderzijds voort te zetten. Zoals iedere duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Licentieovereenkomst in beginsel door ieder van partijen worden opgezegd. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat opzegging slechts mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat, dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen en/of dat opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.
Geen merk- of handelsnaaminbreuk of strijd met de Licentieovereenkomst door gebruik domeinnaam
Het beroep van Chesterfield op artikel 2.23 lid 2 BVIE slaagt voor zover het Chesterfield B.V. betreft. Makorian c.s. kan Chesterfield B.V. niet op basis van haar merkrechten verbieden de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com te gebruiken als handelsnaam, nu die merkrechten dateren van 2008 en later en dus jonger zijn dan de handelsnaamrechten van Chesterfield B.V., die dateren van 2006. Nu niet vaststaat dat Chesterfield Licentie en/of Part of Britain de handelsnaam The Chesterfield Brand voeren of hebben gevoerd, is van merkinbreuk door (één van) hen evenmin sprake. Wanprestatie door de broers onder artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst of onrechtmatig handelen is, nu van merkinbreuk geen sprake is, ook niet aan de orde.
De rechtbank verklaart voor recht dat de broers gerechtigd zijn tot het gebruik van de Chesterfieldmerken, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst. De broers hebben de handelsnaam ‘The Chesterfield Brand’ onafgebroken gebruikt voor hun onderneming startend in het jaar 2006, en dat deze handelsnaam thans wordt gevoerd door Chesterfield B.V.;
Makorian wordt veroordeeld in €20.954,00 aan proceskosten.