Voormalig DeLorean-franchisenemer moet DELOREAN EU doorhalen en foto's niet meer gebruiken.
05-02-2025 Print this page
Merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht. Voormalige franchisenemer biedt diensten en reserve-onderdelen aan met gebruik van merken voormalige franchisegever. Geen rechtsverwerking vanwege bewust gedogen. Geen Vermogensrechtelijke rechtsverwerking. Gedaagde geen ‘onbetrouwbare gemachtigde’ door aanvraag jonger merk dat (vrijwel) gelijk is aan merk van eiser. Wel nietigheid jonger merk vanwege verwarringsgevaar en merkinbreuk door gebruik overeenstemmende tekens. Geen ouder recht van plaatselijke betekenis. Auteursrechtinbreuk door blijven gebruik van foto's, met beëindiging franchiseovereenkomst is ook toestemming gebruik fotomateriaal geëindigd.
AUTEURSRECHT - MERKENRECHT - FRANCHISING
Een DeLorean-auto is een roestvrijstalen sportwagen met vleugeldeuren. Van januari 1981 tot faillissement in december 1982 zijn hooguit 9.000 DeLorean-auto's geproduceerd. Deze wagen is vooral beroemd geworden door zijn verschijning in de speelfilmreeks Back to the Future. DMC is een service- en onderhoudsbedrijf en heeft Benelux en Uniemerkregistratie voor DELOREAN. Gedaagde, met handelsnaam D.M.C. Service, is een service- en onderhoudsbedrijf voor DeLorean-auto's en heeft DeLorean EU geregistraat of aangevraagd. Er is een franchiseovereenkomst gesloten, deze is ook weer beëindigd en wordt in 2016 gesommeerd het gebruik van de DMC-woordmerken te staken.
Rechtsverwerking vanwege bewust gedogen
Gedaagde stelt dat DMC pas in 2023 actie ondernam tegen het merkgebruik en daarmee te laat is, aangezien er meer dan vijf jaar verstreken waren sinds de registratie in 2017. DMC betwist dit en stelt dat zij pas in 2022 van het gebruik op de hoogte raakte. De rechtbank oordeelt dat gedaagde onvoldoende heeft aangetoond vanaf wanneer DMC wist van het merkgebruik. Volgens het Europese Hof van Justitie is daadwerkelijke kennis vereist, niet slechts de mogelijkheid daarvan. Omdat DMC in 2024 een procedure is gestart, is zij op tijd en faalt het beroep van gedaagde op rechtsverwerking door bewust gedogen.
Vermogensrechtelijke rechtsverwerking
[Naam 1] c.s. stelt dat DMC gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen actie meer zou ondernemen, waardoor [naam 1] c.s. zijn onderneming heeft uitgebreid en nadeel heeft geleden. De rechtbank oordeelt dat enkel stilzitten of tijdsverloop hiervoor onvoldoende is. Er zijn geen bijzondere omstandigheden aangetoond waaruit blijkt dat DMC haar rechten heeft prijsgegeven. Het beroep op vermogensrechtelijke rechtsverwerking slaagt daarom niet.
Geen "onbetrouwbare gemachtigde"
DMC vordert de overdracht of nietigverklaring van het merk van [naam 1], stellende dat hij als 'onbetrouwbare gemachtigde' het merk zonder toestemming heeft geregistreerd na beëindiging van de franchiseovereenkomst. De rechtbank oordeelt dat [naam 1] niet langer gebonden was aan verplichtingen uit de overeenkomst en zijn handelwijze voldoende heeft gerechtvaardigd. Daarom kwalificeert hij niet als een onbetrouwbare gemachtigde, en de vordering van DMC wordt afgewezen.
Nietigverklaring
Alle woordmerken zijn ingeschreven voor het handelen in auto-onderdelen en het aanbieden van garagediensten. Hoewel de inschrijvingen dit niet vermelden, gaat het daarbij specifiek om onderdelen en diensten voor de originele, vintage DeLorean-sportwagens. Omdat het nog rijdende wagenpark geschat is op ongeveer 6.500 stuks wereldwijd, de auto's tegen collectorsprijzen worden verkocht, bestaat relevante publiek uit de meer dan gemiddeld oplettende (potentiële) eigenaars van DeLorean-auto's. Dit publiek zoekt naar een in hoge mate gespecialiseerde onderneming, die in staat is de vintage auto's in voorkomend geval te renoveren, van originele of nieuw-gemaakte onderdelen te voorzien, en die de auto's kan onderhouden en repareren.
De rechtbank oordeelt dat in het merk ‘DELOREAN EU’ het woord ‘DELOREAN’ het dominante en onderscheidende element is, terwijl ‘EU’ als beschrijvend wordt beschouwd. Er is visuele en auditieve overeenstemming tussen dit merk en de DMC-woordmerken, aangezien ‘DELOREAN’ identiek is en het toevoegsel ‘EU’ dit niet wezenlijk verandert. Begripsmatig heeft de combinatie geen vaste betekenis, waardoor een vergelijking op dat vlak niet mogelijk is.
Gezien het voorgaande komt het merk van [naam 1] in aanmerking voor nietigverklaring en doorhaling op grond van artikel 2.28 lid 2 in verbinding met artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE en zal de vordering van DMC met die strekking worden toegewezen.
Referend merkgebruik
Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van refererend merkgebruik. Het merkgebruik van gedaagde voldoet niet aan het vereiste van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het merk 'DELOREAN' in de handelsnaam en ter onderscheiding van zijn waren en/of diensten wordt gebruikt zonder enige toevoeging die erop wijst dat hij diensten aanbiedt betreffende de reparatie en het onderhoud van DeLorean-auto's, zoals woorden als 'gespecialiseerd in' of 'reparatie/onderhoud van'.
Ouder recht
Gedaagde beroept zich op een ouder recht van plaatselijke betekenis (2.23 lid 2 BVIE 138 UMVo), aangezien hij vanaf 2000 ononderbroken een onderneming heeft gevoerd onder de handelsnamen [bedrijfsnaam 2] en DeLorean EU. Uit de overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat gedaagde destijds een onderneming dreef onder de handelsnaam D.M.C. Service. De rechtbank kan uit de overgelegde stukken echter NIET afleiden uit dat destijds óók gebruikmaakte van de andere handelsnamen of DeLorean EU.
De slotsom uit het voorgaande is dat de DeLorean-tekens inbreuk maken op de DMC-woordmerken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en dat de beroepen van [naam 1] c.s. op beperkingen van de merkhouder tot handhaving van die merkrechten niet slagen. Deze inbreuk rechtvaardigt dat in deze procedure een verbod wordt opgelegd om de DeLorean-tekens te gebruiken.
Auteursrecht
DMC heeft op grond van de franchiseovereenkomst zo'n 3000 foto's verstrekt van DeLorean-producten, die in het kader van de gesloten franchiseovereenkomst mochten worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Na beëindiging van de franchiseovereenkomst werden deze nog altijd gebruikt, terwijl de rechtbank oordeelt dat die toestemming eindigde met de beëindiging van de franchiseovereenkomst. Toewijzing staking auteursrecht inbreuk.
De vorderingen jegens gedaagde persoonlijk zullen derhalve als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.
DELOREAN EU is nietig en doorhaling is bevolen. Staking binnen 2 maanden van inbreuk op de merken, statutaire naamswijziging bevolen, rectificatie plaatsen op de website en staking auteursrechtinbreuk. Proceskostenveroordeling €19.463,70.
