Polmos, producent van Belvedere Vodka, stelde dat Sasha merkinbreuk pleegde door doorvoer van nagemaakte flessen onder T1-douanestatus. Volgens Polmos is de douanestatus irrelevant en kan op grond van artikel 9 lid 4 UMVo ook bij doorvoer een verbod en schadevergoeding worden gevorderd. De rechtbank oordeelt echter dat het aanbieden of verkopen van niet-uitgeputte merkgoederen met een T1-status (zonder omzetting naar een T2-status) geen merkinbreuk oplevert, omdat zij niet in de EU in het economisch verkeer worden gebracht. Slechts “verhinderen dat derden (namaak)waren binnenbrengen in de Unie” is mogelijk op basis van artikel 9 lid 4 UMVo. Bij doorvoer is geen sprake van invoer; de merkhouder kan dus geen beroep doen op aanvullende vorderingen. Voor 19.140 flessen in T1-status is alleen sprake is van doorvoer en kan niet worden gezegd dat een merk op de plaats van doorvoer wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en evenmin dat daarmee (anderszins) onrechtmatig jegens de merkhouder wordt gehandeld. Voor de 59.520 flessen die wel in de EU zijn ingevoerd, wordt staking, schadevergoeding en opgave toegewezen.
Polmos is een Poolse producent van alcoholhoudende dranken, waaronder wodka van het merk ‘Belvedere Vodka’. Sasha houdt zich bezig met handel in alcoholhoudende dranken. Zij slaat haar producten onder meer op bij Loendersloot. De deurwaarder heeft monsters genomen voor chemische analyse. Deze bleken substantiële verschillen met oorspronkelijke inhoud.
Het aanbieden of verkopen van niet-uitgeputte merkgoederen met een T1-status (zonder omzetting naar een T2-status) levert in beginsel dus geen merkinbreuk op in de zin van de UMVo, omdat zij niet in de EU in de handel (en dus niet in het economisch verkeer) worden gebracht.
Polmos stelt dat op grond van artikel 9 lid 4 van de UMVo de merkhouder ook tegen nagemaakte goederen die enkel worden doorgevoerd (en dus onder T1-douanestatus vallen) dezelfde vorderingen kan instellen als bij inbreuk binnen de EU, zoals een verbod en schadevergoeding. De douanestatus zou daarbij irrelevant zijn. Ze verwijst onder andere naar punt 22 van de considerans van de UMVo, waarin wordt gesproken over inbreukmakende waren, ongeacht of ze voor verhandeling binnen de EU bestemd zijn. Beperking van de bepaling tot “heterdaadsituaties” zou volgens haar in strijd zijn met de bedoeling van de regeling.
De rechtbank merkt op dat de Europese wetgever het recht van de merkhouder in artikel 9 lid 4 UMVo heeft beperkt tot het recht om “te verhinderen dat derden in het economische verkeer (namaak)waren binnenbrengen in de Unie”, terwijl artikel 9 lid 2 UMVo het recht geeft “het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden”.
Volgens de rechtbank volgt uit de bewoordingen van artikel 9 lid 4 UMVo, in samenhang met de considerans, dat een merkhouder voor namaakgoederen in transit met T1-status niet méér kan vorderen dan wat in artikel 9 lid 4 UMVo staat: verhinderen dat deze in de Unie worden binnengebracht. Andere rechtsvorderingen, zoals in artikel 9 lid 1, 2 en 3 jo. 130 UMVo, komen dan niet toe aan de merkhouder.
Anders dan Polmos stelt, staat het niet haaks op de ratio van de bepaling. De handhavingsmogelijkheden worden immers wel degelijk verruimd, ook al niet in de mate die Polmos wenst.
Polmos stelt dat Sasha inbreuk maakt op haar auteursrecht dat rust op de vormgeving van de fles en op het Logo, daartoe is zij via artikel 8 Aw auteursrechthebbende. Sasha meent dat de merkenrechtelijke regeling van artikel 9 lid 4 UMVo geen ruimte laat voor aanvullende werking van het auteursrecht. Vaststaat dat 19.140 van de 78.660 Namaak Belvedere Producten niet zijn ingevoerd in de EU en dus ook niet in Nederland. Wanneer alleen sprake is van doorvoer, kan niet worden gezegd dat een merk op de plaats van doorvoer wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en evenmin dat daarmee (anderszins) onrechtmatig jegens de merkhouder wordt gehandeld. Zodoende is in het onderhavige geval voor die ladingen ook geen sprake van inbreuk op het auteursrecht van Polmos.
Nu de gevorderde schadevergoeding/winstafdracht (zie hierna onder 4.28 e.v.) slechts met betrekking tot de verhandeling door Sasha van de 59.520 in de EU ingevoerde en verkochte flessen zal worden toegewezen, heeft Polmos geen belang bij een opgave van de nettowinst over overige 19.140 producten die Sasha op T1-status (en dus buiten de EU) heeft verhandeld.
Vaststaat dat Sasha niet heeft gesteld, laat staan aangetoond dat zij over toestemming van of namens Polmos beschikte om de door haar in de EU ingevoerde en verkochte flessen in de EER in de handel te brengen. Haar komt derhalve ten aanzien van die flessen hoe dan ook geen succesvol beroep toe op de in artikel 15 lid 1 UMVo neergelegde uitputtingsregel.
Staking bevolen. Opgave. Schadevergoeding 59.520 flessen of nettowinst op te maken bij staat. Proceskostenveroordeling voor Sasha €21.879,33.
