Ook na afloop vijfjaarstermijn kan merk nog nietig worden verklaard indien te kwader trouw geregistreerd

Kwade trouw sluit rechtsverwerking wegens gedogen uit. De kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving vormt een absolute nietigheidsgrond, waarvan de inroeping naar haar aard niet vatbaar is voor verjaring. De volgende omstandigheden kunnen aan dit oordeel niet afdoen: dat de houder van het oudere merk in een tot de houder van het jongere merk gerichte ingebrekestelling een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring heeft vermeld die samenvalt met het verstrijken van de vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren; en dat de houder van het oudere merk op het tijdstip van verzending van die ingebrekestelling reeds beschikte over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat het merk te kwader trouw was gedeponeerd. 

MERKENRECHT
 

C‑322/24 Sanchez Romero Carvajal Jabugo v Embutidos Monells

Uit de samenvatting minbuza.nl

De verwijzende rechter stelt dat het beginsel van goede trouw in aanmerking kan nemen als parameter voor de beoordeling van de gedragingen van partijen. De vraag is opgeworpen omdat in een tweede gerechtelijke procedure pas werd aangevoerd dat de merkaanvraag over de eerste procedure ter kwade trouw was. De algemene termijn van vijf jaar om de vordering uit te oefenen werd op deze manier omzeild, en dit moet volgens de verwijzende rechter worden aangemerkt als een gedraging die in strijd is met de goede trouw. Tevens moet er beoordeeld worden of de vordering tot nietigverklaring, die niet binnen de aangegeven tijd was ingesteld, heeft geleid tot rechtsverwerking door gedogen in de zin van het Unierecht.

Gestelde vragen:

1) Moeten artikel 61 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 en artikel 9 van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een oudere inschrijving die in de ingebrekestelling een dwingende termijn voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring vaststelt die op duidelijke en ondubbelzinnige wijze samenvalt met de algemene termijn van vijf jaar voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring, gebonden is aan zijn eigen handelingen doordat hij bij de houder van het jongere merk de verwachting heeft gewekt dat er na de vastgestelde datum geen vordering op grond van mogelijke nietigheid meer tegen hem zal worden ingesteld? Moet het feit dat in een latere gerechtelijke procedure, met als doel om een verjaringstermijn te omzeilen, wordt aangevoerd dat de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw is ingediend in dit verband worden beschouwd als een gedraging die in strijd is met de goede trouw, indien de partij op het moment van versturing van de betreffende burofax reeds beschikte over alle elementen die nodig waren om tot de conclusie te komen dat die inschrijving te kwader trouw was aangevraagd?

 

2) Voor het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, moeten artikel 61 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 en artikel 9 van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dan aldus worden uitgelegd dat de gedraging van de verzoekende partij die erin bestaat actief oppositie te voeren tegen de inschrijving van Uniemerken die in wezen overeenstemmen met de betwiste nationale merken en waarvan de inschrijving als gevolg van die oppositie uiteindelijk is geweigerd, kwalificeert als een inspanning binnen een redelijke termijn om de beschreven situatie te verhelpen?

Antwoord HvJEU:

Artikel 9, lid 1, van [merkenrichtlijn 2008/95/EG], moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk die in een tot de houder van een jonger merk gerichte buitengerechtelijke ingebrekestelling strekkende tot staking van het gebruik van dat merk, een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van dat merk heeft vermeld, die samenvalt met het verstrijken van de in dat artikel 9, lid 1, bedoelde vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren, na de aangegeven datum nietigverklaring ervan kan vorderen op grond van de kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, ook al beschikte de houder van het oudere merk op het tijdstip van die ingebrekestelling over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat dit merk te kwader trouw was gedeponeerd.
    

IEPT20250710, HVJEU, Sanchez Romero Carvajal Jabugo v Embutidos Monells
ECLI:EU:C:2025:556 en Zaak C‑322/24