Hof Brussel: Zoolpatroonmerk inherent en gele-stikselmerk verkregen onderscheidend vermogen
06-10-2025 Print this page
Airwair International Limited, de producent en verdeler van de bekende Dr. Martens schoenen, is de houder of licentiehouder van verschillende merkinschrijvingen voor onderscheidingstekens die op deze schoenen zijn aangebracht. Het gaat onder meer om (i) een geel stiksel aangebracht op een (zwarte) welt; (ii) een uniek zoolpatroon (ook het “DMS” zoolpatroon genoemd); en (iii) een rechthoek op de zool met woord- en beeldelementen (ook de “weerstandsrechthoek” genoemd).
Retail Distribution Concepts (Redisco), de vennootschap achter de winkelketens Mano en Pronti, verdeelde verschillende modellen van schoenen waarop tekens waren aangebracht waarvan het gebruik, volgens Airwair, inbreuk maakt op zijn merkrechten. In 2022 stelde Airwair hiervoor een stakingsvordering in bij de Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel.
In eerste aanleg oordeelde de Voorzitter dat (i) het DMS zoolpatroon-merk van Airwair nietig was wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en (ii) Redisco met de verdeling van de aangevochten schoenen geen inbreuk heeft gemaakt op de door Airwair ingeroepen merken.
In zijn arrest van 30 september 2025 hervormt het hof van beroep van Brussel dit vonnis en oordeelt het samengevat dat:
- het DMS zoolpatroon-merk van Airwair inherent onderscheidend vermogen heeft, en dus geldig is;
- het gele stikselmerk van Airwair verkregen onderscheidend vermogen heeft, en dus geldig is;
- Redisco door het aanbieden en verdelen van schoenen met een overeenstemmend zoolpatroon inbreuk heeft gemaakt op het DMS zoolpatroon-merk van Airwair;
- Redisco door het aanbieden en verdelen van schoenen met een oranje stiksel inbreuk heeft gemaakt op het gele stikselmerk van Airwair;
- Redisco door het aanbieden en verdelen van schoenen met een wit stiksel geen inbreuk heeft gemaakt op het gele stikselmerk van Airwair;
- Redisco door het aanbieden en verdelen van schoenen met een teken dat bestaat uit de woorden “OIL FAT ACID PETROL ALKALI RESISTANT” in een rechthoek aangebracht op de zool inbreuk heeft gemaakt op het weerstandsrechthoek-merk van Airwair.
Het arrest is ook interessant in het kader van de hangende procedure tussen Dr. Martens en Van Haren voor de Eerste Kamer van het Benelux Gerechtshof. In die zaak heeft Dr. Martens een voorziening ingesteld tegen een beslissing van de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof om een ander gele stikselmerk van Dr. Martens nietig te verklaren wegens onvoldoende bewijs van verkregen onderscheidend vermogen voor alle soorten veterlaarzen (IEPT20240206). Het hof van beroep van Brussel bevestigt in het bijgevoegde arrest daarentegen dat het gele stiksel dit onderscheidend vermogen wel degelijk heeft verkregen door het jarenlange intensieve gebruik dat ervan is gemaakt in de Benelux.
In citaten:
A.2. Benelux-merk 0588726 (‘DMS zoolpatroon’)
(…) De door Airwair voorgelegde stukken, die een selectie vormen van zoolpatronen uit de jaren '90, tonen aan dat er een grote variëteit aan zoolpatronen op de markt bestond, het zoolpatroon dat werd ingeschreven als merk onder nummer 0588726 grote verschillen vertoont met elk van deze zoolpatronen, en het significant afwijkt van wat gangbaar of gebruikelijk was op de markt. De bewering van Redisco dat het door Airwair als merk ingeschreven teken zich allesbehalve onderscheidt van de vorm van schoenzolen van talloze andere schoenmodellen in de sector wordt door haar op geen enkele manier gestaafd, en wordt tegengesproken door de weinige stukken die zij voorlegt en door de eigen stukken van Airwair.
Het hof oordeelt dat dit kenmerkende zoolpatroon het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van schoenen toelaat de waren waarvoor dit zoolmerk wordt gebruikt als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en het merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 2.2 bis lid 1 BVIE.
A.3. Benelux-merk 0588724 (geel stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen)
(…) Uit de door Airwair voorgelegde stukken blijkt dat Dr. Martens schoenen voorzien van het positiemerk 0588724 reeds decennialang worden verkocht in de gehele Benelux, zowel online, via de eigen webshop en via websites van wederverkopers, als in fysieke winkels, zowel eigen winkels in belangrijke steden in de Benelux als winkels van meer dan 100 officiële doorverkopers. Het betrokken merk is prominent aanwezig op de markt, zoals blijkt uit de verkoop van jaarlijks bijna een half miljoen schoenen, voor de overgrote meerderheid voorzien van het positiemerk 0588724, in de Benelux. Er is aldus sprake van een zeer lang en intensief gebruik van het merk.
Uit het voorgelegde marketingrapport en de advertenties blijken grote investeringen in reclame, waarin het gele stiksel prominent figureert. Uit de overvloed aan persartikels, voornamelijk in de laatste 15 jaar, en artikels uitgaande van onafhankelijke wederverkopers, blijkt dat wordt verwezen naar het gele stiksel op zich als hét onderscheidend element van de schoenen afkomstig van Airwair, met gebruik van termen als iconisch, typisch, kenmerkend.
Het hof acht bewezen dat het betrokken teken onderscheidend vermogen heeft gekregen door een zodanig gebruik ervan als merk dat de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren.
De bewering van Redisco dat tot de nietigverklaring van het merk moet worden overgegaan, om te vermijden dat Airwair een bepaalde techniek zou monopoliseren kan niet worden bijgetreden. Het betrokken merk heeft geen betrekking op een bepaalde hechtingstechniek voor schoenen, maar op het gebruik van een geel stiksel in de rand tussen het bovenleer en de schoenzool van een schoen, waarbij de kleur geel geen technische functie vervult. Er is geen reden tot nietigverklaring van het merk op rond van artikel 2.2bis d BVIE.
Voor zover het relevante publiek het teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst opvat, doet het feit dat het teken als dan niet tegelijkertijd een andere dan de herkomstaanduidende functie vervult, geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen ervan (zie ook Ger.EU 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen, punt 44; HvJ 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, punt 45). Het gegeven dat het betrokken merk ook een decoratieve functie heeft, naast de herkomstfunctie, doet geen afbreuk aan de geldigheid van het merk.
B.1. Vordering tot staking op grond van Benelux-merk 0588726 (DMS-zoolpatroon)
(…) De bewering van Redisco dat het betrokken merk niet significant afwijkt van de norm of de gebruiken in de sector wordt door haar op geen enkele wijze gestaafd, en wordt tegengesproken door de door haarzelf én Airwair voorgelegde stukken, zoals hierboven reeds onder randnummer 16 reeds werd aangegeven. Airwair bewijst aan de hand van haar stukken 10 en 18, en in het bijzonder het decennialang intensief gebruik in de Benelux van het betrokken merk, de uitgebreide marketing- en reclamecampagnes waarbij de aandacht van het publiek wordt getrokken op het zoolpatroon en de veelvuldige verwijzingen in de pers en in de communicatie en reclame uitgaven van onafhankelijke verkopers naar het unieke, kenmerkende of onderscheidende zoolpatroon, dat het betrokken merk minstens een gemiddeld onderscheidend karakter heeft.
Gelet op de hoge visuele overeenstemming tussen het teken op de aangevochten schoenzolen en het merk, de identieke waren, en het minstens gemiddeld onderscheidend karakter van het merk oordeelt het hof dat er gevaar voor verwarring bestaat in hoofde van de relevante consument, die slechts een eerder laag aandachtsniveau heeft. Deze verwarring kan zowel direct zijn als indirect, waarbij de relevante consument zou menen dat de betrokken schoenen afkomstig zijn van met Airwair economisch verbonden ondernemingen.
De beweerde verschillen tussen de zolen van de schoenen waarop teken en merk werden aangebracht doen hieraan geen afbreuk. Ook het aangevoerde prijs- en kwaliteitsverschil tussen de schoenen doet hieraan geen afbreuk. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet men immers niet alleen rekening houden met de consumenten die de betrokken schoenen aankopen, maar ook met de groep consumenten die, los van enige aankoop, met de betrokken schoenen wordt geconfronteerd, en in dit teken een aanwijzing kunnen zien dat de betrokken schoenen afkomstig zijn van Airwair (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 57).
B.2. Vordering tot staking op grond van Uniemerk 000059089 (‘weerstandsrechthoek-merk’)
(…) Er is sprake van een gemiddelde visuele overeenstemming door de identieke woordelementen OIL FAT ACID PETROL ALKALI RESISTANT in eenzelfde configuratie, namelijk in eenzelfde volgorde, positie en grootte binnen een rechthoek.
Ook auditief bestaat er een gemiddelde overeenstemming tussen de merken, door het gebruik van dezelfde woordelementen.
Het hof besluit globaal tot een gemiddelde mate van overeenstemming tussen het teken en het merk, zodat in een volgende fase moet worden overgegaan tot het toetsen van het verwarringsgevaar. Rekening houdend met de gemiddelde overeenstemming tussen teken en merk, het gebruik voor identieke waren, het normaal onderscheidend karakter van het betrokken merk, en het relatief laag aandachtsniveau van het betrokken publiek, oordeelt het hof dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en er sprake is van verwarringsgevaar. Dit oordeel vindt bevestiging in de vaststelling dat dit teken wordt gebruikt op eenzelfde wijze als het betrokken merk, namelijk op honingkleurige, semi-transparante schoenzolen voorzien van een gelijkaardig zoolpatroon.
(…)
B.3. Vordering tot staking op grond van Benelux-merk 0588724 (‘gele stiksel-merk’)
(…)
Aangezien het ingeroepen merk geen woordelement heeft, en geen begripsmatige betekenis heeft, is enkel een visuele vergelijking aan de orde. Het hof oordeelt dat er in casu een gemiddelde visuele overeenstemming bestaat tussen het teken en het ingeschreven merk, door het stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van de schoen in een zeer dicht bij geel aanleunende oranje tint, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van grote steken rondom de omtrek van de welt in onderbroken lijnen met telkens een ruimte ertussen.
Het betrokken merk is ingeschreven voor een ‘gele’ steek, zonder dat enige specifieke kleurtint wordt opgeëist. Zelfs indien het hof rekening zou kunnen houden met de concrete tint geel die door Airwair wordt gehanteerd, dient bovendien te worden besloten tot een gemiddelde visuele overeenstemming. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.
(…)
Gelet op de gemiddelde visuele overeenstemming tussen het merk en het teken, de identiteit van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken wordt gebruikt en het groot onderscheidend vermogen van het merk, oordeelt het hof dat er verwarringsgevaar bestaat in hoofde van de consument, die slechts een laag aandachtsniveau heeft. De consument kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.
Hierbij dient niet enkel rekening te worden gehouden met consumenten die de waren voorzien van de aangetroffen tekens aantreffen in de winkel, maar ook met consumenten die nadat de waren werden verkocht met het teken op de waren worden geconfronteerd (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 57). Een enkel verschil in verkoopprijs of kwaliteit van de waren doet geen afbreuk aan het verwarringsgevaar.
