Voormalig Roadlok-distributeur moet merkregistratie en domeinnamen overdragen en gebruik staken

New Hampton ontwikkelt sinds 2005 het ART4-gecertificeerde Roadlok-motorslot. Tijdens de distributiesamenwerking registreerde Quality Works zonder toestemming het woordmerk ROADLOK en 33 Roadlok/Roadlock-domeinnamen op eigen naam. Na beëindiging van de samenwerking bracht zij een concurrerend slot op de markt en wekte zij de indruk dat Roadlok niet meer verkrijgbaar was. Hoewel de merkinbreukvorderingen worden afgewezen, oordeelde de voorzieningenrechter dat sprake was van misbruik van recht en misleidende reclame. Quality Works moet de Benelux-merkregistratie en domeinnamen kosteloos overdragen en het gebruik van Roadlok staken.


MISLEIDENDE RECLAME - MERKENRECHT


New Hampton houdt zich sinds 2005 bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van het Roadlok-motorslot, een ART4-gecertificeerd remklauwslot. Quality Works verzorgde sinds 2019 als distributeur de verkoop binnen de EU. Gedurende de samenwerking heeft Quality Works zonder voorafgaande toestemming c.q. wetenschap van New Hampton het woordmerk ROADLOK geregistreerd als Benelux-merk en internationale merkregistraties verricht voor de EU, het VK en de VS, en daarnaast 33 domeinnamen met "Roadlok" of "Roadlock" op eigen naam geregistreerd.

Na beëindiging van de samenwerking in 2025 heeft Quality Works een eigen concurrerend motorslot op de markt gebracht genaamd de Lock Works Guardian, via de Roadlok-domeinnamen en mailings aan retailers de indruk gewekt dat het Roadlok-slot niet meer beschikbaar zou zijn in Europa en de Lock Works het vervangend product is.

De voorzieningenrechter verklaarde zich onbevoegd voor EU-brede maatregelen ten aanzien van het Uniemerk. De vorderingen op grond van artikel 2.20ter BVIE en artikel 13 UMVo werden afgewezen omdat New Hampton onvoldoende had gesteld (op dit moment) houder te zijn van een ingeschreven merkenrecht.

Het beroep op misbruik van recht slaagde. De voorzieningenrechter oordeelde dat Quality Works de merkregistraties gebruikt om de Europese markt af te schermen voor New Hampton en marktruimte te creëren voor haar eigen product, terwijl zij geen legitiem belang meer heeft bij de uitoefening van haar formele merkrechten. Het verweer van Quality Works dat de domeinnamen alleen tegen vergoeding van de registratiekosten zouden moeten worden overgedragen, werd verworpen omdat het overgrote deel van de registraties volgens de voorzieningenrechter niet te goeder trouw had plaatsgevonden.

De vordering wegens misleidende reclame werd ook toegewezen: de uitingen wekten de misleidende indruk dat (a) het Roadlok-slot niet meer beschikbaar is in de EU en (b) Lock Works het vervangende product is. De gevorderde rectificatie werd echter als disproportioneel afgewezen.

De voorzieningenrechter verbood Quality Works het Roadlok-merk in Nederland te gebruiken (behalve voor verkoop van resterende voorraad), beval de overdracht om niet van de Benelux-merkregistratie en beval medewerking aan wijziging van de tenaamstelling van alle 33 domeinnamen, op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag(deel) tot een maximum van € 25.000.


Kopie oorspronkelijk vonnis