FRAND licenties

Hof van Justitie EU

IEPT20150716, HvJEU, Huawei v ZTE

Houder FRAND-octrooi maakt geen misbruik van machtspositie door inbreukvordering in te stellen wanneer hij de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk, een schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden heeft gedaan en de inbreukmaker het octrooi blijft gebruiken. Niet verboden voor houdster FRAND-octrooi met machtspositie om tegen vermeend inbreukmaker beroep tot verstrekken boekhoudkundige gegevens of tot schadevergoeding in te stellen.

Gerechtshoven

IEPT20200317, Hof Den Haag, Sisvel v Xiaomi

Inbreukverbod afgewezen na belangenafweging die in nadeel Sisvel uitvalt: schade beperkt tot één binnenkort aflopend octrooi in Nederland. Schade Sisvel bij voortzetting gestelde inbreuk bestaat uit niet uit aantasting exclusieve positie, maar (vooral) uit gederfde licentievergoedingen, Xiaomi aan belangen Sisvel tegemoet gekomen door zekerheid te stellen voor betaling licentievergoedingen. Gevolgen toewijzing verbod ingrijpend voor Xiaomi, aangezien Xiaomi dan verkoop telefoons in Nederland volledig zou moeten staken. Enige mogelijkheid Xiaomi om bij toewijzing verbod afbraak aan in Nederland opgebouwde bedrijf te voorkomen is aanvaarden licentieaanbod Sisvel, dat niet alleen EP 536, maar gebruik van meer dan 1000 octrooien uit MCP-portefeuille in alle landen wereldwijd in meer dan een miljard telefoons betreft. Gevolgen toewijzing verbod niet of relatief moeilijk ongedaan te maken en schade moeilijk aantoonbaar. Beroep op handhavingsrichtlijn en Handvest van de grondrechten dwingt niet tot andere uitkomst. Toewijzing verbod niet evenredig, waardoor hof niet verplicht is gebruik te maken van bevoegdheid uit artikel 9(1)(a) Handhavingsrichtlijn,. Bodemprocedure waarin Sisvel schadevergoeding kan vorderen is een doeltreffende voorziening en brengt geen onredelijke termijnen of vertragingen mee, gelet op aard en omvang schade Sisvel en door Xiaomi gestelde zekerheid. Subsidiair gevorderde verbod voor zo lang Xiaomi niet heeft aanvaard licentievoorwaarden MCP-portefeuille te laten vaststellen in arbitrageprocedure afgewezen: ingrijpend verbod, nu Xiaomi wordt gedwongen tot bepaalde wijze van vaststelling licentievoorwaarde voor alle octrooien uit de MCP-portefeuille voor de hele wereld, zou Xiaomi dwingen afstand te doen van fundamentele recht op toegang tot bij de wet ingestelde gerechten. Meer subsidiaire vordering om EGPRS/EDGE-extensie van de GSM-functionaliteit buiten werking te stellen afgewezen: nog ingrijpender dan primaire vordering, omdat vordering ook dwingt tot uitzetten extensie op al geleverde telefoons.

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko EP - 525

Wiko maakt inbreuk op EP 525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in HSDPA-protocol dat door Wiko wordt toegepast. Beroep op litispendentieregel (artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo) door Wiko om behandeling Frand-verweer aan te houden tot in Duitse procedure daarover is beslist afgewezen: in Duitse procedure sprake van andere octrooien dan in Nederlandse procedure, dus geen sprake van vereiste samenhang. Geen misbruik van recht door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet bestreden dat zij zich voorafgaand aan instellen onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond. Geen misbruik van machtspositie door Philips: onvoldoende onderbouwd dat licentievoorstel Philips niet aan Frand-voorwaarden voldoet, onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips discriminatoir is, tegenvoorstel Wiko voldoet niet aan Frand-voorwaarden.

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Asus - EP 525

Asus maakt inbreuk op EP 525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in HSDPA-protocol dat door Asus wordt toegepast. Beroep op Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) faalt: hof verwijst naar uitspraak in de EP 511 zaak (IEPT20190507) en oordeelt dat Asus geen “willing licensee” is.

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Asus - EP 525

Asus maakt inbreuk op EP 525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in HSDPA-protocol dat door Asus wordt toegepast. Beroep op Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) faalt: hof verwijst naar uitspraak in de EP 511 zaak (IEPT20190507) en oordeelt dat Asus geen “willing licensee” is.

IEPT20190702, Hof Den Haag, Philips v Wiko

Geen misbruik van recht door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet bestreden dat zij zich voorafgaand aan instellen onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond. Geen misbruik van machtspositie door Philips: onvoldoende onderbouwd dat licentievoorstel Philips niet aan Frand-voorwaarden voldoet, onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips discriminatoir is, tegenvoorstel Wiko voldoet niet aan Frand-voorwaarden.

IEPT20190507, Hof Den Haag, Philips v Asus

Asus maakt inbreuk op conclusie 1 2e hulpverzoek: geïncorporeerd in HSUPA-protocol, UMTS-standaard, Asus brengt in NL telefoons op de markt die hieraan voldoen. Geen misbruik van machtspositie wegens schending artikel 4.1 ETSI IPR Policy door octrooi pas na vaststelling van de standaard te melden: niet onderbouwd dat dit artikel erop is gericht zoveel mogelijk tot rechtenvrije standaard te komen. Beroep op Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) faalt: Philips heeft aan notificatieplicht voldaan, Asus geen “willing licensee”, aangezien daadwerkelijke bereidheid Asus om te goeder trouw te onderhandelen over aangaan licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden ontbrak. Inzage licentieovereenkomsten Philips met andere partijen m.b.t. UMTS / LTE portfolio afgewezen: fishing expedition.

IEPT20190416, Hof Den Haag, Philips v Wiko

Wiko maakt inbreuk op conclusie 1 2e hulpverzoek: geïncorporeerd in HSUPA-protocol, UMTS-standaard, Wiko brengt in NL telefoons op de markt die hieraan voldoen. Zaak aangehouden, aangezien partijen nog gaan pleiten over Frand-verweer.

Rechtbanken

IEPT20190801, Rb Den Haag, Sisvel v Xiaomi

Verbod afgewezen. vraag of partijen FRAND-licentie moeten sluiten ongeschikt voor kort geding. Schade hangt niet zozeer samen met onvrijwillig verlies van monopolie octrooihouder maar met het niet aangaan van FRAND-licentie en onbetaald blijven van FRAND-vergoeding, geschil ligt daarom dichter in de buurt van onbetaald gebleven geldvordering dan reguliere IE-inbreukzaak waarbij monopolie voortdurend wordt aangetast, belangen Xiaomi ontegenzeggelijk groot, nu zij bij verbod op zijn minst genomen 4g LTE of EGPRS/EDGE functionaliteit zou moeten uitzetten of telefoons weer van Nederlandse markt zou moeten halen, Sisvel wil wereldwijde licentie sluiten, waardoor voor belang Sisvel bij verbod naar internationale context moet worden gekeken, Sisvel heeft Xiaomi al in 2013 gewezen op vereiste licentievergoeding en 6 jaar wachten is duidelijke contra-indicatie voor aanwezigheid spoedeisend belang, aanzienlijke rechtsonzekerheid als in kort geding bepaalde FRAND-royalty hoger ligt dan in Engelse of Nederlandse bodemprocedure bepaalde bedrag, niet begrijpelijk waarom verbod nodig is als in Engeland wereldwijde FRAND-royalty al zou worden beslist, belangen Xiaomi bij gedegen vaststelling in een procedure met ruimere termijnen wegen zwaarder dan belangen Sisvel.

IEPT20170208, Rb Den Haag, Archos v Philips
Onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips t.a.v. octrooien die essentieel zijn voor UMTS- en LTE-standaarden niet FRAND ("fair, reasonable and non-discriminatory")  is. Onvoldoende onderbouwd dat Philips niet voor onderhandelingen openstond.  Bij reëel tegenaanbod Archos kon over alle aspecten van aanbod Philips worden onderhandeld, maar Archos ondernam geen actie. Huawei/ZTE-arrest (IEPT20150728) dat initiatief voor licentie bij gebruiker legt vormde nieuw moment voor onderhandeling tussen partijen. Geen ontoelaatbare “royalty stacking”:  Zij is ten eerste uitgegaan van het door haar gestelde, onvoldoende onderbouwde (lage) aandeel van Philips in de UMTS SEP-portfolio van (afgerond) 0.7%. Ten tweede heeft Archos onvoldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat de aldus door Philips berekende royalty druk voor UMTS ondraaglijk of buiten proportie zou zijn. Te minder indien dit wordt afgezet tegen in de literatuur gerapporteerde royalty’s. Voor zover Archos er ten derde op heeft gewezen dat als de royalty druk voor alleen de UMTS-technologie al zo hoog zou zijn, de totale druk van alle licenties op alle technologieën verwerkt in de mobiele telefoon, ondraaglijk zouden worden, is dit – tegenover de uitdrukkelijke betwisting door Philips en gelet op al het voorgaande – niet met ervaringsfeiten onderbouwd. Dat royalty niet gebaseerd is op SSPPU-prijs, maar op prijs gehele mobiele telefoon doet niet af aan FRANDheid aanbod Philips: Gelet op het voorgaande is voor beide standpunten wat te zeggen maar is op beide ook evenzoveel af te dingen. Geen “patent holdup”: Gelet op al het voorgaande faalt tevens het beroep van Archos op zogenaamde “patent hold-up”, waarbij één SEP-houder in wezen de toepassing van de gehele standaard tegen houdt door een te hoge royalty te vragen. 

IEPT20141024, Rb Den Haag, ZTE v Vringo

Conservatoir derdenbeslag niet opgeheven: ZTE voorshands geen willing licensee voor FRAND-licentie EP 119 voor “Method for transmitting a sequence of symbols”. EP 119 nieuw en inventief. ZTE maakt (indirecte) inbreuk op EP 119: niet aannemelijk dat niet alle drie typen transmit diversity uit de standaard door ZTE worden ondersteund.

IEPT20111014, Rb Den Haag, Samsung v Apple

Inroepen octrooirechten onder omstandigheden mogelijk misbruik van recht. Geen rechtsverwerking naar Nederlands recht door afgeven FRAND-verklaring. FRAND-verklaring geen onvoorwaardelijk aanbod naar Frans recht. Behandeling bedrijfsgeheimen achter gesloten deuren – art. 28(4) Rv. Spoedeisend belang herleeft door meeromvattend internationaal geschil

IEPT20110310, Rb Den Haag, SonySCS v LG

Geen inbreuk octrooi: Sony krijgt als member Blu-ray standaard hoe dan ook licentie. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. De voorzieningenrechter begrijpt dat de Bylaws de strekking hebben de Blu-ray standaard in het voordeel van de Members te commercialiseren (vergelijk Clause 3 en ook Clause 16 lid 4). In beginsel past daar niet bij dat Members elkaar bestoken met inbreukacties in aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

IEPT20100317, Rb Den Haag, Philips v SK Kassetten
Inbreuk door toepassing CD-R standaard. Aanspraak op FRAND-licentie geen vrijbrief tot inbreuk: voor het omzetten van de door SK gestelde aanspraak op een FRAND-licentie in een licentie is uit de aard der zaak de instemming van Philips met de licentie vereist of een rechterlijke uitspraak die daarvoor in de plaats treedt. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren.