Verwarringsgevaar - algemeen
Print this page
Hof van Justitie EU
IEPT20200421, Hof Den Haag, ITT v Karl Dungs
Karl Dungs handelt niet onrechtmatig door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen en wordt door die overdracht ook niet ongerechtvaardigd verrijkt nu met de website inbreuk wordt gemaakt op het uniemerkrecht van Karl Dungs. Hof dient de vraag of [appellant 1] inbreuk maakt op het merkrecht van Karl Dungs te beoordelen naar de huidige inhoud van de website. Tekst op website wekt de indruk dat er tussen ITT Controls en Karl Dungs een bijzondere samenwerkingsband bestaat terwijl ITT Controls geen officiële wederverkoper is. Indruk wordt in huidige versie van de website versterkt door veelvuldig gebruik logo Karl Dungs. Disclaimer onvoldoende om die indruk weg te nemen.
IEPT20200304, HvJEU, EUIPO v Equivalenza Manufactory
Alleen in het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft kan worden afgezien van de beoordeling van verwarringsgevaar wegens begripsmatig verschil. Verwarringsgevaar tussen BLACK LABEL en LABELL. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de fonetische overeenstemming wordt geneutraliseerd door het begripsmatige verschil en vervolgens af te zien van beoordeling verwarringsgevaar. Alleen in het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft kan worden afgezien van de beoordeling van verwarringsgevaar op grond dat deze tekens ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming ervan door de uitgesproken begripsmatige een andere totaalindruk oproepen. Er is geenszins vastgesteld dat hier sprake van is. Het EUIPO heeft terecht geconcludeerd dat verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde beeldteken BLACK LABEL by equivalenza en het beeldmerk LABELL. Er is sprake van een gemiddelde mate van visuele overeenstemming. Er is sprake van een gemiddelde mate van fonetische overeenstemming. Het begripsmatig verschil is niet van dien aard dat de overeenstemming wordt geneutraliseerd. Er is sprake van een gemiddeld onderscheidend vermogen en een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. De waren zijn gelijk. De aanwezigheid van de termen “black” en “by equivalenza” is niet voldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten.
IEPT20200304, HvJEU, Tulliallan Burlington v EUIPO
Het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de winkelgalerij van de merkhouder staat op zich niet aan associatie in de weg. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door de aangevraagde merken aangeduide waren. Dit zou betekenen dat het oudere merk niet in oppositie kan worden ingeroepen om te vermijden dat eenzelfde of een soortgelijk merk wordt ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten, en dat het oudere merk bijgevolg elk onderscheidend vermogen wordt geweigerd, ook al is het nog steeds ingeschreven en is het niet nietig verklaard op een van de in verordening nr. 207/2009 genoemde gronden. In het Praktiker-arrest (IEPT20050707) (inzake winkelgalerijdiensten) is weliswaar geoordeeld dat van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben specificeert, maar dit arrest heeft geen betrekking op bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken zoals de merken in casu. Uit dat arrest blijkt bovendien niet dat een oppositie ex artikel 8 lid 1 onder b Uniemerkenverordening enkel kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben.
IEPT20200305, HvJEU, Halloumi v EUIPO
Zwak onderscheidend vermogen sluit het bestaan van verwarringsgevaar niet uit. De rechtspraak van het HvJEU over verwarringsgevaar is ook van toepassing bij oppositie door ouder collectief Uniemerk waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van een vereniging te onderscheiden van die van andere ondernemingen; geen van de kenmerken van collectieve Uniemerken rechtvaardigt afwijking daarvan. Het Gerecht heeft ten onrechte geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen HALLOUMI en BBQLOUMI omdat het bestaan van een zekere mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming niet zou volstaan om te concluderen tot verwarringsgevaar met een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen. Zwak onderscheidend vermogen sluit het bestaan van verwarringsgevaar namelijk niet uit. Er is niet voldaan aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren.
Vaststelling meest onderscheidende element onvoldoende gemotiveerd. HvJEU verwijst de vijf L’Oréal-zaken met betrekking tot de ‘Master’-merken (MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE et MASTER DRAMA, MASTER DUO) terug naar het Gerecht. Het Gerecht heeft de feiten en het betoog van L’Oréal onjuist opgevat en artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening geschonden. Het oordeel van het Gerecht dat het meest onderscheidend element van het merk “Masters Color” het element “Masters” is, is dubbelzinnig en onvolledig. De motivering ontbreekt en wordt niet onderbouwd door jurisprudentie. Voorts heeft het Gerecht onvoldoende gemotiveerd waarom zij een vergelijking van alle onderscheidende kenmerken van de conflicterende merken buiten beschouwing heeft gelaten bij haar onderzoek naar het verwarringsgevaar.
IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale
Vreedzaam co-existeren van Uniemerk en nationaal merk in deel Unie geen indicatie voor ontbreken verwarringsgevaar ander deel Unie. Uit feit dat Uniemerk en nationaal merk in deel van de Unie (Verenigd Koninkrijk & Ierland) vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie (Spanje) waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring bestaat. Rechtbank voor het Uniemerk mag een deel van de Unie waar de vordering geen betrekking op heeft in oordeel over merkinbreuk betrekken mits marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen. Uit feit dat Uniemerk en teken in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken rechtvaardigt.
IEPT20161026, HvJEU, Westermann v EUIPO
Vervallenverklaring na gewraakte beslissing niet relevant voor hoger beroep inzake verwarringsgevaar. GEU heeft terecht geen rekening gehouden met vervallenverklaring van het oudere merk in oordeel over verwarringsgevaar. Het verval van het oudere merk vond plaats na de datum van de gewraakte beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO. Indien wel rekening zou worden gehouden met vervallen ouder merk zou dit in strijd zijn met vaste rechtspraak HvJEU dat het Gerecht een beslissing van het EUIPO niet kan vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling daarvan aan het licht komen.
IEPT20160922, HvJEU, Combit Software v Commit Business Solutions
Inbreukverbod met uitzondering van deel Unie waar is vastgesteld dat geen verwarring bestaat. Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat in een bepaald deel van de Unie wél sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en een Uniemerk en in een ander deel niet, moet een inbreukverbod in gehele Unie worden opgelegd, met uitzondering voor het deel van de Unie waar geen verwarringsgevaar is vastgesteld.
IEPT20161108, HvJEU, BSH v EUIPO
Verwarringsgevaar is niet uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het zwakke onderscheidend vermogen van de oudere nationale woordmerken KOMPRESSOR PLUS en KOMPRESSOR niet kon afdoen aan het bestaan van verwarringsgevaar met het aangevraagde Uniebeeldmerk met het woordelement “compressor technology”. Onderscheidend vermogen is slechts één van de factoren die in aanmerking genomen dient te worden bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar is niet uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft. De geldigheid van nationale merken kan niet worden betwist in het kader van een oppositieprocedure tegen een Uniemerkaanvraag zodat een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk is gebaseerd.
IEPT20151210, HvJEU, El Corte Inglés v BHIM
Enkel geringe begripsmatige overeenstemming onvoldoende voor verwarringsgevaar. Betekenis en mate van overeenstemming: begrip “overeenstemming” heeft zelfde betekenis bij de relatieve weigeringsgronden in artikel 8(1)(b) (overeenstemming met ouder merk voor soortgelijke waren of diensten) en artikel 8(5) GMeV (overeenstemming met een ouder bekend merk). Voor artikel 8(5) GMeV is een mindere mate van overeenstemming vereist dan artikel 8(1)(b)GMeV omdat slechts mogelijke samenhang met bekend merk en geen verwarring tussen merken vereist is. GEU oordeelde terecht dat enkel geringe begripsmatige overeenstemming bij het ontbreken van auditieve en visuele overeenstemming met ‘The English Cut’ onvoldoende was voor verwarringsgevaar ex artikel 8(1)(b) GMeV.
IEPT20150625, HvJEU, Loutfi v AMJ Meatproducts
Betekenis en uitspraak Arabische woorden relevant indien relevante publiek hier kennis van heeft. Bij beoordeling verwarringsgevaar tussen merken met Arabische woorden moet betekenis en uitspraak worden meegewogen indien relevante publiek basiskennis van geschreven Arabisch heeft.
IEPT20151022, HvJEU, BGW v Scholz
BGW kan worden verward met woordcombinatie BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft als mogelijke afkorting daarvan. Dat het jongere merk bestaat uit een teken dat de lettercombinatie overneemt die het enige woordbestanddeel van het oudere merk vormt, en een woordcombinatie waarvan de beginletters overeenkomen met de woorden van deze combinatie, kan op zich niet uitsluiten dat sprake is van gevaar voor verwarring met dat oudere merk. Beoordeeld moet worden of het relevante publiek zodanige banden tussen de lettercombinatie en de woordcombinatie kan leggen - met name de mogelijkheid dat de eerste als een afkorting van de tweede wordt waargenomen - dat deze combinatie door het relevante publiek zelfstandig kan worden waargenomen en gememoriseerd in het jongere merk. Beoordeeld moet worden of de elementen van het jongere merk, samen genomen, een onderscheiden logische eenheid vormen met een andere betekenis dan de betekenis van deze elementen, afzonderlijk beschouwd. Er kan sprake zijn van verwarringsgevaar als het jongere merk de lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.
IEPT20140123, HvJEU, BHIM v WeserGold
Toegenomen onderscheidend vermogen kan ontbreken overeenstemming niet compenseren. Indien is vastgesteld dat conflicterende merken verschillen en verwarringsgevaar derhalve is uitgesloten, kan een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik van oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren. Het Gerecht heeft naar het oordeel van het Hof aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring.
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
Kleur waarin een niet in kleur ingeschreven merk wordt gebruikt kan relevant zijn bij vaststellen verwarringsgevaar. Wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, kan de kleur die een derde gebruikt relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De kleur of de kleurencombinatie waarin een dergelijk merk na inschrijving effectief wordt gebruikt, beïnvloedt namelijk de wijze waarop de consument dit merk waarneemt zodat die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt kan doen toenemen. Het zou hierdoor naar het oordeel van het Hof onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven. Anderzijds is ook relevant of de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. De omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, kan dus tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt.
IEPT20110616, HvJEU, Union Investment Privatfonds v UniCredito
Voor verwarringsgevaar relevant of publiek kon menen dat aangevraagde merken deel uitmaakten van de ingeroepen merkenserie. Hoewel de beoordeling van verwarringsgevaar een feitenkwestie is die niet onder het toezicht van het Hof valt, levert het niet in aanmerking nemen van alle betrokken omstandigheden een onjuiste rechtsopvatting op waartegen op zich kan worden opgekomen voor het Hof in het kader van een hogere voorziening. In casu heeft het Gerecht ten onrechte het bestaan van verwarringsgevaar uitgesloten zonder na te gaan of het gevaar bestond dat het relevante publiek kon menen dat de aangevraagde merken deel uitmaakten van de ingeroepen merkenserie, en zich aldus kon vergissen met betrekking tot de oorsprong van de betrokken diensten.
IEPT20110324, HvJEU, Ferrero v BHIM
Zonder gelijkheid of overeenstemming is geen verwarringsgevaar mogelijk. Gestelde inbreuk op het woordmerk KINDER door registratie van het woord- /beeldmerk ‘TiMi KiNDERJOGHURT’ door Tirol Milch. Het Hof overweegt dat het feit dat het bestaan van verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval - waaronder (i) de mate van overeenstemming, (ii) de soortgelijkheid van de waren en (iii) de mate van bekendheid en (iv) onderscheidend vermogen van het oudere merk - een zekere wisselwerking tussen deze factoren impliceert. Een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. Indien merk en teken echter in geen enkel opzicht overeenstemmen, is de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, groot onderscheidend vermogen heeft, of dat de waren of diensten (soort)gelijk zijn, niet voldoende om vast te stellen dat het betrokken publiek de conflicterende merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt. Verwarringsgevaar dient namelijk alleen te worden onderzocht wanneer de conflicterende merken een zekere mate van overeenstemming vertonen. De vaststelling dat in deze zaak geen sprake is van overeenstemmede tekens kan volgens het Hof ook niet op losse schroeven komen te staan door het bestaan van een familie of serie van merken. Weliswaar kan het bestaan van een familie of serie van merken een element zijn waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden - indien de consument ten onrechte meent dat een merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken - maar dit is in het kader van de beoordeling van overeenstemming tussen het oudere en litigieuze merk irrelevant.
IEPT20090903, HvJEG, Aceites del Sur v Koipe (Carbonell v La Espanola)
Verwarringgevaar op grond van overeenstemming van de dominerende beeldelementen uit de merken La Española en Carbonell. Het Gerecht mocht oordelen dat het beeldelement van de conflicterende merken - beide etiketten voor olijfolie - domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woordelement. Hierdoor kon het Gerecht op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en daaruit het bestaan van gevaar voor verwarring tussen de merken La Española en Carbonell concluderen, waarbij de visuele vergelijking van de tekens van wezenlijk belang werd geacht. Het Gerecht heeft niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement. Het Gerecht heeft namelijk gesteld dit element te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen. Gerecht heeft vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk. Het Gerecht kon op goede gronden daaruit afleiden dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn.
IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure cs
Geen verwarringsgevaar vereist voor ongerechtvaardigd voordeel. Voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling is noch vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend.
Auditieve en visuele overeenstemmingen alleen geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, bestaan merkserie alleen relevant indien oppositie is gebaseerd op deze merken. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar - in dit geval tussen het woordmerk OBELIX het merk MOBILIX - kunnen auditieve en visuele overeenstemmingen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het Hof overweegt in het kader van het argument van de merkhouder dat hij houder is van een merkenfamilie met het achtervoegsel “-ix”, dat het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde familie of serie van merken, alleen bij de beoordeling van verwarringsgevaar moeten betrokken indien in oppositie is gebaseerd op deze merken. De oppositie was in dit geval echter uitsluitend op het merk OBELIX gebaseerd.
IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark
Factoren bij beoordeling "verband". Bekende merken: Uitleg "verband"in de zin van Adidas-arrest en beoordeling ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geal. Hiertoe behoren: de mate van overeenstemming, de aard van de waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van onderscheidend vermogen en het bestaan van verwarringsgevaar.
IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G
Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uit. Een merkhouder kan niet verbieden dat een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1 Richtlijn Vergelijkende Reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. Indien is voldaan aan alle in de Merkenrichtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken echter onmogelijk voldoen aan de voorwaarden voor geoorloofdheid. Indien het gebruik van het merk niet leidt tot verwarringsgevaar kan de merkhouder het gebruik niet verbieden, ongeacht de vraag of de reclame voldoet aan de voorwaarden voor geoorloofdheid.
IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte geen relevante factor bij beoordelen verwarringsgevaar. Marca en H&M beroepen zich als verweer tegen de door Adidas gestelde inbreuk op haar driestrepenmerk op de vrijhoudingsbehoefte bij het gebruik van twee strepen. Het Hof oordeelt dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder - behoudens de in artikel 6(1)(b) van de Richtlijn omschreven aanduidingen om een kenmerk van de waar mee aan te geven - geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte. Het gevaar voor verwarring dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat, kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Als een derde zich op de vrijhoudingsbehoefte van streepmotieven zou kunnen beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat met een merk overeenstemt, zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffende bescherming tegen verwarringsgevaar, zo overweegt het Hof. De perceptie van een teken als versiering kan niet in de weg staan aan bescherming, wanneer dat teken - niettegenstaande het decoratieve karakter ervan - zodanig overeenstemt met een merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van de zelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij speelt niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht.
IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge
Voor gevaar dat het publiek ten onrechte denkt dat het aangevraagde merk behoort tot “familie” of “serie” is vereist dat merken die daarvan deel uitmaken op de markt aanwezig zijn. Oppositie tegen het afgebeelde Bainbridge-beeldmerk op grond van een aantal oudere nationale merken met daarin het bestanddeel ‘Bridge’. Het Hof overweegt dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar plaatsvindt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is echter anders indien de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde “familie” of “serie” van merken. Bij dergelijke merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken. Bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, kan geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een “familie” of “serie”, is dus vereist dat merken die daarvan deel uitmaken, op de markt aanwezig zijn.
IEPT20070612, HvJEG, Limoncello
Alleen wanneer alle andere bestanddelen van een merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel, in casu een bord met citroenen, worden beoordeeld. Oppositie tegen het rechts weergegeven woord-/beeldmerk op grond van het oudere nationale woordmerk LIMONCHELO. Na bespreking van de standaardarresten over de beoordeling van verwarringsgevaar, overweegt het Hof dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord en daaruit vervolgens heeft afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van het merk niet hoefden te worden onderzocht. Dit omdat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette. Het Hof oordeelt dat het Gerecht met deze benadering geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken heeft gemaakt. Bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring moet immers niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk, maar moeten de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.
IEPT20060427, HvJEG, Levi Strauss
Beoordeling verwarring op moment aanvang inbreukmakend gebruik. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk - op grond van het onderscheidend vermogen ervan - moet worden uitgegaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het inbreukmakende gebruik is begonnen. Indien het gevaar van verwarring zou worden beoordeeld op een later tijdstip, zou de gebruiker van dit teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen.
IEPT20060112, HvJEG, Picasso v Picaro
Geen verwarringsgevaar tussen Picasso en Picaro voor auto’s gelet op begripsmatig verschil en hoe mate van oplettendheid bij aankoop auto. Geschil omtrent de inschrijving van het merk PICARO voor auto’s. De verwanten van de schilder Picasso stelden oppositie in, op grond van het woordmerk PICASSO, dat mede was ingeschreven voor auto’s. Het Hof oordeelt dat het Gerecht met haar oordeel dat - wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die het publiek dus onmiddellijk kan begrijpen - de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan (en het oordeel dat hier in casu sprake van is nu het publiek in het teken PICASSO onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet) - geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. In het kader van de mate van oplettendheid van het relevante publiek oordeelt het Hof dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat bij de beoordeling van verwarringsgevaar rekening gehouden dient te worden met het feit dat - gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan - de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is. Het Hof heeft in het Arsenal-arrest (IEPT20021112) over post-sale confusion geenszins een algemene regel geformuleerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet bij voorrang rekening dient te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.
IEPT20051006, HvJEG, Medion v Thomson
Niet vereist dat het overeenstemmende deel van het samengestelde teken de totaalindruk domineert. Bezwaar tegen gebruik van het merk Thomson Life op grond van het oudere merk Life. Het Hof oordeelt dat wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met een ingeschreven merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft - en dit ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, maar daarin wel een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt - verwarring kan ontstaan. Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.
IEPT20041012, HvJEG, Vedial v BHIM
Indien overeenstemming merk en teken ontbreekt, bestaat hoe dan ook geen verwarringsgevaar. Voor de toepassing van artikel 8 lid 1 sub b van de Merkenverordening is voor verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden. Na het ontbreken van elke overeenstemming tussen woord- en beeldmerk HUBERT en woordmerk SAINT-HUBERT vast te stellen, heeft het Gerecht op goede gronden geconcludeerd dat er - ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn - geen verwarringsgevaar bestaat.
IEPT20040107, HvJEG, Gerolsteiner Brunnen v Putsch
Auditief verwarringsgevaar met geografische aanduiding volstaat niet om aan te nemen dat het gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Indien auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds en een aanduiding in het economisch verkeer van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, kan de merkhouder het gebruik van de herkomstaanduiding slechts verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat, volstaat niet om aan te nemen dat het gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is volgens het Hof immers aanzienlijk in een Gemeenschap van - in die tijd - vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid. De nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak. Voor de rechter in het onderhavige geschil - waar op basis van het voor mineraalmater ingeschreven woordmerk GERRI bezwaar werd gemaakt tegen het teken KERRY Spring dat verwijst naar de herkomst van het water - zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de geografische herkomstaanduiding daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.
Post-sale confusion. Geschil tussen voetbalclub Arsenal en een handelaar die in de omgeving van het stadion van Arsenal souvenirs en kledingstukken verkoopt. Het betreft niet van Arsenal afkomstige artikelen. Het gaat met name om sjaals waarop in grote letters het woord Arsenal staat. Dit wordt bij de kraam ook aangegeven een groot bord. Het Hof overweegt dat de verwijzende rechter terecht heeft opgemerkt dat de aan het merk identieke teken wordt gebruikt in het economisch verkeer aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. De uitoefening van het merkenrecht moet beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en merkhouder Arsenal. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de mededeling dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn. Gesteld dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient te worden vastgesteld dat niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten - met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij zijn verkocht en de kraam met de mededeling hebben verlaten - in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal. Indien wordt vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen kan verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
IEPT20000622, HvJEG, Adidas v Marca
Associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. De formuleringen uit artikel 5 lid 1 sub b en artikel 4 lid 1 sub b van de richtlijn zijn in wezen gelijk en dienen hetzelfde te worden uitgelegd. Hetgeen in het Puma/Sabel-arrest (IEPT19971111) is bepaald in het kader van verwarringsgevaar geldt dus ook in het kader van artikel 5 lid 1 sub b. Blijkens de formulering van het artikel is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. De overweging van het Hof dat bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en - in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken - aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen, betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd. De bekendheid van een merk is een factor die naast andere van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht. Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.
IEPT19990622, HvJEG, Lloyd v Loint’s
Hoe groter de gelijksoortigheid van de waren en diensten en hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hoe groter het verwarringsgevaar. Enkele auditieve gelijkenis tussen merken kan verwarring doen ontstaan. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met inaanmerkingneming van de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Het valt niet uit te sluiten dat de enkele auditieve gelijkenis tussen merken verwarring kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet - bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen - in algemene zin te zeggen.
IEPT19971111, HvJEG, Puma v Sabel
Associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar. Het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk" zoals genoemd in de richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Het begrip associatiegevaar is geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan.
Gerechtshoven
IEPT20200811, Hof Den Haag, Lacoste v Hema
Belang marktonderzoek. Zelfs als aan de formele eisen en de eisen van representativiteit en relevantie is voldaan betekent dat niet dat de resultaten van doorslaggevend belang zijn voor de beoordeling door de rechter; verwarringsgevaar is een juridisch normatief concept.
IEPT20200128, Hof Den Haag, H&M v Adidas
Belang marktonderzoek. Het hof stelt voorop dat marktonderzoeken hooguit een hulpmiddel kunnen zijn bij het vaststellen van verwarringsgevaar. Juist verwarringsgevaar is niet met voldoende zekerheid door een marktonderzoek vast te stellen.
