(c) Identificatie van of verwijzing naar waren of diensten - bestemming

Rechtspraak                                                                                                Naar handboek IE-Beginselen

Hof van Justitie EU

IEPT20240125, HvJEU, Audi v GQ
Merkinbreuk reserveonderdeel voorzien van met het merk overeenstemmende vorm indien het gebruik daarvan afbreuk kan doen aan  een of meerdere functies van het merk (artikel 9(2) en (3) UMeV). Reparatieclausule van artikel 110 Gemeenschapsmodellenverordening niet naar analogie van toepassing op het merkenrecht. Bestemmingsaanduidingsbeperking op het merkrecht voor accessoire of reserveonderdeel staat aan inbreukverbod voor een met de vorm van het merk overeenstemmend grille onderdeel niet in de weg, ongeacht of het technisch mogelijk is het merk op de grille te bevestigen zonder dat onderdeel (artikel 14(1)(c) UMeV)
 

IEPT20240111, HvJEU, Inditex v Buongiorno 
Toegestaan verwijzend merkgebruik vereist dat gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door een derde op de markt gebrachte waar – een cadeaubon – aan te geven. Artikel 6(1)(c) van Merkenrichtlijn 2008/95 ziet enkel op het gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk wanneer een dergelijk gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven. 

IEPT20050317, HvJEG, Gillette v LA Laboratories

Bestemmingsaanduiding. Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren. 

IEPT19990223, HvJEG, BMW v Deenik

Eerlijk gebruik merk BMW bij gebruik door niet erkende dealer voor reparatie en onderhoud BMW’s. Garagehouder Deenik richt zich - hoewel hij niet is aangesloten bij het dealernet van BMW - op de verkoop van tweedehands BMW’s en de reparatie daarvan. Net als bij het gebruik van een merk om de auto’s aan te duiden waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrokken gebruik plaats om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn. Het gebruik is bovendien noodzakelijk om de bestemming van de dienst aan te geven. Een ondernemer kan deze informatie in de praktijk namelijk niet aan zijn klanten meedelen zonder het BMW-merk te gebruiken. 

Hoge Raad

IEPT20210108, HR, Infineon v NXP

Van belang hoe het relevante publiek de uiting opvat. Voor de vraag of verwijzend gebruik van het Mifare-teken (‘Mifare compatible’) in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is van belang hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten. Of de aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof bedoelde zin is niet zonder meer beslissend. Hof heeft onvoldoende gemotiveerd dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan. Dat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on vereist is, leidt niet zonder meer tot het niet ‘Mifare compatible’ zijn van kaartchips.

Gerechtshoven

IEPT20240521, Hof Arnhem-Leeuwarden, Cito v Smartie

Geen refererend merkgebruik; plaatsing op voor- en achterkant boekjes is herkomstaanduiding. Geen toegestaan refererend merkgebruik: Gebruik van de tekens wekt de suggestie van een commerciële band met Cito. 

IEPT20230704, Hof Arnhem-Leeuwarden, Purple Q v Xiltrix
Geen toegestaan refererend gebruik van merk Xiltrix door Purple (artikel 2.23(1)(c) BVIE). Purple Q niet aannemelijk gemaakt dat zij in deze uitingen, waarin zij het merk ‘Xiltrix’ gebruikte, heeft voldaan aan de voorwaarde voor een geslaagd beroep op het refererend merkgebruik:  het noemen van het merk is noodzakelijk om de bestemming - in dit geval van de te leveren dienst – aan te duiden
5.7 Xiltrix heeft betwist dat Purple Q in staat is om alle onderhoud aan door Xiltrix geleverde systemen te verrichten. Vast staat dat Purple Q geen updates kan verschaffen en evenmin systeemfouten kan herstellen (bug fixing). Purple Q beschikt niet over licenties van Xiltrix, die onder meer daarvoor noodzakelijk zijn.