Aanvraag te kwader trouw - algemeen

  naar IE-Beginselen   

Hof van Justitie EU

IEPT20200129, HvJEU, Sky v Skykick

Gebruiksvoornemen. Merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten levert pas een handeling te kwader trouw op indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Kwade trouw van de aanvrager kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

IEPT20190912, HvJEU, Koton v EUIPO

Niet vereist dat ouder merk is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. In dit verband verschilt de absolute nietigheidsgrond van artikel 52(1)(b) fundamenteel van de relatieve nietigheidsgrond van artikel 53(1)(a)(strijd met een ouder merk). In geval van een vordering gebaseerd op een absolute nietigheidsgrond is niet vereist dat de verzoeker houder is van een ouder merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

IEPT20180906, HvJEU, Bundesverband Souvenir v EUIPO

Legitiem doel sluit kwade trouw uit. Uit Lindt & Sprüngli-arrest (IEPT20090611) vloeit voort dat een legitiem doel kwade trouw uitsluit. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

IEPT20150916, HvJEU, Nestlé v Cadbury

Bewijslast bij merkaanvrager. Bij inburgering dient de merkaanvrager te bewijzen dat betrokken kringen de waar of dienst, wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, zien als afkomstig van een bepaalde onderneming.

IEPT20130627, HvJEU, Malaysia Dairy

“Kwade trouw” is autonoom, eenvormig uit te leggen unierechtelijk begrip. Irrelevant dat bepaling facultatief is. Geen ruimte voor bijzondere, afwijkende nationale beschermingsregelingen berustend op wetenschap inzake buitenlands merk. Enkele wetenschap van buitenlands gebruik van verwarringwekkend merk door derde volstaat niet voor kwade trouw.

IEPT20120524, HvJEU, Lindt v BHIM

Op juiste gronden geoordeeld dat onderscheidend vermogen ontbreekt. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen.

IEPT20100603, HvJEU, Internetportal v Schlicht
Kwade trouw EU-domeinnaamregistratie: dat artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd. Dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

IEPT20090611, HvJEG, Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth

Depot te kwader trouw Gemeenschapsmerk: rekening te houden met alle relevante factoren die bestonden op het tijdstip van de indiening, en met name met (i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd; (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Benelux Gerechtshof

IEPT20040625, BenGH, Taco-ijs

Depot te kwader trouw. Geen depot te kwader indien deposant voorvoorgebruiker is. 

Hoge Raad

IEPT20090130, HR, IWC v Michel 

Cassatie gegrond: Gebruik te kwader trouw vereist een moedwillig gepleegde inbreuk. Daarvan  is niet reeds sprake wanneer een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest.