Duur en verval merkenrecht - algemeen

Rechtspraak                                                                                                Naar handboek IE-Beginselen

Hof van Justitie EU 

IEPT20251218, HvJEU, PMJC v Jean-Charles de Castelbajac
Merk met naam modeontwerper kan vervallen worden verklaard wegens misleidend gebruik. Indien dit merk door de houder ervan of met diens instemming op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat de ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de waren waarop dat merk is aangebracht. Dit moet worden onderzocht in het licht van alle omstandigheden van het concrete geval. Bovendien geldt ten aanzien van de bepalingen over vervallenverklaring dat: de in Merkenrichtlijn 2008/95 en Merkenrichtlijn 2015/2436 genoemde kenmerken waarover het publiek kan worden misleid niet uitputtend zijn; Ook het stilistische auteurschap kan een dergelijk kenmerk zijn; Ten slotte is voor vervallenverklaring vereist dat sprake is van werkelijke misleiding of voldoende ernstig risico van misleiding van de consument.

IEPT20220310, HvJEU, Maxxus v Globus

Bewijslast normaal gebruik ligt bij merkhouder. Bewijslast voor normaal gebruik behoort niet als procedurevoorschrift tot de lidstaten, maar tot de betreffende merkhouder. In elke lidstaat moet dezelfde wettelijke bescherming worden bereikt. Artikel 19 van richtlijn 2015/2436 verzet zich tegen nationale procedureregel welke marktonderzoek verplicht aan verzoekende partij naar gebruik van het merk. De procedureregel verplicht de verzoekende partij te stellen en te bewijzen, wat verder gaat dan louter de verplichting tot een uiteenzetting voor het verzoekschrift.

IEPT20180419, HvJEU, Peek & Cloppenburg

Relevante tijdstip voor onderzoek nietigheid of vervallenverklaring. Geen basis in Unierecht voor stelling dat gebruik van een nationaal merk, nadat hiervan afstand is gedaan, een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Derhalve is het vereiste dat eveneens aan de voorwaarden voor de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere nationale merk moet zijn voldaan op het tijdstip waarop op de vordering tot vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring wordt beslist, niet in overeenstemming met voorgenoemde bepaling.

Benelux Gerechtshof

IEPT20161117, BenGH, Upper At Home v The Works

Door rechter vervallen of nietig verklaard merk kan worden ingeroepen zolang tegen de rechterlijke beslissing nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn: indien de beslissing onherroepelijk is geworden staat de uitvoerbaarheid van de beslissing vast.