2017 2e halfjaar Merkenrecht
Print this pageIEPT20171220, HvJEU, Schweppes v Red Paralela
Houder nationaal merk kan zich niet verzetten tegen invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien uit lidstaat waar dat merk is overgedragen aan een derde indien: die houder actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken en aldus bij het betrokken publiek herkomstverwarring heeft geschapen of versterkt of indien sprake is van economische banden tussen beide partijen in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.
IEPT20171220, Rb Den Haag, Chanel
Inbreukverbod toegewezen na verkoop namaak Chanel-tassen: inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet betwist. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding: omvang inbreuk staat nog niet vast. Ook winstafdracht van erkend bedrag van € 325 toegewezen: uit beschrijving advertentie blijkt dat gedaagde te kwader trouw heeft gehandeld, cumulatie schadevergoeding en winstafdracht echter slechts beperkt mogelijk waardoor niet meer dan bedrag gelijk aan het grootste van beide bedragen toegewezen kan worden.
IEPT20171220, Rb Den Haag, Superdry
Inbreukverbod en nevenvorderingen bij verstekvonnis toegewezen na verkoop namaak Superdry kleding: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.
IEPT20171219, Hof Amsterdam, Capri Sun v Riha
Vormmerk voor sta-zakje Capri Sun nietig op grond van techniekexceptie: de wezenlijke kenmerken van de vorm zijn inherent aan de generieke functie van de verpakking. Sta-zakje Riha geen onrechtmatige slaafse nabootsing: gelijke vorm te wijten aan kenmerken die noodzakelijk zijn om technische uitkomst te verkrijgen, wat overige aspecten betreft is voldoende afstand gehouden.
IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E-Entertainment
Geen inbreuk op beeldmerk webcamsex.nl door gebruik teken webcam-sex.nl: door visuele verschillen is geen sprake van verwarringsgevaar. Geen inbreuk ex art. 5a Hnw (opnemen merk in handelsnaam): ook hier is verwarringsgevaar vereist. Geen onrechtmatige daad ondanks gebruik sterk verwarringwekkende domeinnaam webcam-sex.nl: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik van een beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden, onvoldoende onderbouwd dat deze er zijn. Ondanks verwarringsgevaar ook geen inbreuk op handelsnaam webcamsex.nl ex art. 5 Hnw: bij beschrijvende handelsnamen zijn eveneens bijkomende omstandigheden vereist om verbod te rechtvaardigen.
IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode
Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar gemaakt.
IEPT20171201, Rb Noord-Nederland, Knolpower
Marktkoopman maakt inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van vlogger door namaak Knolpower-kleding te verkopen: geen inhoudelijk verweerd gevoerd, opzet en/of wetenschap is geen vereiste voor inbreuk.
IEPT20171127, Rb Midden-Nederland, Foodhall Mout
Foodhall Mout maakt geen inbreuk op het Benelux woordmerk MOUT van Proeflokaal Mout: geen inbreuk ex art 2.20 lid 1 sub b BVIE nu onvoldoende aannemelijk is dat Foodhall Mout het teken MOUT niet alleen als handelsnaam maar ook als merk gebruikt, omstandigheid dat op de foodhall groot ‘MOUT’ is aangebracht maakt dit niet anders, daarnaast is geen sprake van inbreuk ex art 2.20 lid 1 sub d BVIE (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten) nu Foodhall Mout zich kan beroepen op voorgebruik.
IEPT20171123, HvJEU, Benjumea Bravo de Laguna v Torras Ferrazzuolo
Nationaal recht toepasselijk op de opeising van een Uniemerk indien de betrokken situatie niet een onder artikel 18 GMeV vallende situatie betreft.
IEPT20171116, Rb Den Haag, Diesel v CK
‘Coin pocket strip’ van Calvin Klein (CK-strip) niet gelijk aan of overeenstemmend met ‘coin pocket strip’-beeldmerk van Diesel: onderscheidend vermogen beeldmerk - indien geldig - beperkt nu coin pocket gebruikelijke plaats is voor decoratie/merkteken, onderscheidend vermogen met name gelegen in diagonale richting label en - in mindere mate - in contrasterende kleur en lage plaatsing label, diagonale richting en lage plaatsing ontbreken bij CK-strip. Op vergelijkebare gronden is ook van auteursrechtinbreuk geen sprake nu totaalindrukken voldoende verschillend zijn: hooguit beperkte beschermingsomvang, meest onderscheidende trek – de diagonale richting – is niet overgenomen en bovendien is ontlening onvoldoende onderbouwd nu niet onaannemelijk is dat CK-strip doorontwikkeling betreft van haar oude strip. Proceskosten Calvin Klein aan de hand van maximum indicatietarief voor complex kort geding vastgesteld op € 25.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 93.000: kort geding niet dermate complex dat hogere vergoeding gerechtvaardigd is.
IEPT20171115, Rb Midden-Nederland, Domicilie v Domica
Geen verwarringsgevaar tussen woordmerken DOMICILIE van makelaarskantoor en DOMICA van franchiseorganisatie op het gebied van makelaardij: DOMICILIE komt geen groot onderscheidend vermogen toe nu het in enige mate beschrijvend is, diensten zijn weliswaar soortgelijk, sprake van hoog aandachtsniveau bij het relevante publiek wegens aanzienlijke financiële gevolgen, enige visuele overeenstemming wordt ongedaan gemaakt door auditieve en begripsmatige verschillen waardoor totaalindruk verschilt. Beroep op handelsnaamrecht hierdoor eveneens afgewezen: ook hiervoor is verwarringsgevaar vereist.
IEPT20171108, Rb Den Haag, Adidas v H&M
“Work Out” fitnesskleding van H&M uit 1997 maakt inbreuk op drie-strepenmerk Adidas. Verweer H&M dat geen sprake (meer) is van inbreuk of dreigende inbreuk verworpen: procedure gaat in eerste plaats over vraag of de kleding uit 1997 inbreuk maakt op merken Adidas, uit proceshouding en stellingen H&M blijkt bovendien dat nog steeds sprake is van dreigende inbreuk. Gerechtvaardigd om door Adidas ingeroepen merken tezamen aan te duiden als ‘drie-strepenmerk’ en inbreukvraag aan de hand hiervan te beoordelen nu deze allemaal bestaan uit: een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur en aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk. Sprake van verwarringsgevaar: drie-strepenmerk heeft groot onderscheidend vermogen verworven en is een bekend merk in de zin van art 2.20 lid 1 sub c BVIE, grote mate van overeenstemming tussen het ‘twee-strepenteken’ en het ‘drie-strepenmerk’ nu in het teken 7 van de 8 genoemde onderscheidende kenmerken van het merk terugkomen, herkomstverwarring in marktonderzoeken is met respectievelijk 24% en 34% significant.
IEPT20171107, Hof Den Haag, Fyffes v Chiquita
Geen sprake van verwarringsgevaar tussen Beneluxwoordmerk HOYA en “Hola Banana!”-tekens: beoordeling niet gereduceerd tot vergelijking HOYA met bestanddeel HOLA, slechts beperkte visuele overeenstemming door verschil in de derde letter van het eerste woord en de toevoeging van BANANA!, deze toevoeging zorgt er voor dat merk en teken ook auditief duidelijk van elkaar verschillen, geen begripsmatige overeenstemming die kan bijdragen aan verwarringsgevaar nu relevante publiek betekenis HOYA (grafkuil) niet kent, zelfs sprake van begripsmatig verschil nu HOLA BANANA! wel een duidelijke en vaste betekenis heeft, omstandigheid dat sprake is van normaal onderscheidend vermogen en identieke waren is hierdoor onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Ditzelfde geldt om vergelijkbare redenen voor HOYA Uniewoord-/beeldmerken: visuele overeenstemming bovendien nog kleiner door verschil in beeldelementen, begripsmatig verschil nog duidelijker nu aanzienlijk deel publiek Spaanse taal machtig is.
IEPT20171103, Rb Amsterdam, Roxtec v Wallmax
Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van geschil ondanks omstandigheid dat Roxtec en Wallmax partij zijn in bodemprocedure voor Italiaanse rechter over gelijke vorderingen en dezelfde producten: art. 29 Brussel 1 bis-Verordening staat er weliswaar in beginsel aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil, voorzieningenrechter heeft op grond van art. 35 echter wel rechtsmacht om voorlopige of bezwarende maatregelen te treffen. Geen inbreuk op “bulls-eye ontwerp” op voor- en achterzijde van afdichtingsmodules voor kabels of pijpen: nu het octrooi op de afdichtingsmodules is geëxpireerd mag het eerder beschermde object in beginsel vrij worden gekopieerd, voldoende beargumenteerd dat het ontwerp technisch bepaald is en voort vloeit uit het octrooi. Ook geen inbreuk op Uniebeeldmerken waarop het ontwerp is afgebeeld: merk en teken niet geheel identiek ex art. 9 lid 2 sub a UMeV, verwarringsgevaar ex art. 9 lid 2 sub b UMeV op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en niet voor de hand liggend nu alleen specialisten de producten gebruiken.
IEPT20171101, Rb Den Haag, MTI v MLLC
MTI dient Uniemerkregistratie MAGNATECH om niet over te dragen aan MLLC: MLLC voldoende aangetoond dat zij naam MAGNATECH voerde voor onderneming en producten, dat zij in VS houdster was van ongeregistreerd merkenrecht MAGNATECH voor dezelfde waren en diensten als waarvoor MAGNATECH in EU is ingeschreven en MTI kan bestempeld worden als distributeur. Geen 1019h Rv proceskostenvergoeding: procedure ziet niet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht, maar op contractuele verplichtingen en op een eigendomsvraag.
IEPT20171101, Rb Den Haag, JTI v Philip Morris
Beneluxwoordmerk SPIRIT van Philip Morris bij verstekvonnis vervallen verklaard wegens ontbreken normaal gebruik: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.
IEPT20171030, Rb Overijssel, Vervalste fietsonderdelen
3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf voor invoeren vervalste fietsonderdelen
IEPT20171019, Rb Amsterdam, Mazda
Voldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagde directe commerciële band met officiële Mazdanetwerk suggereert door gebruik Mazda beeldmerk/logo: logo onder meer aangebracht in/op showroom, bedrijfspand, raamstickers, visitekaartjes en briefpapier, vroegere commerciële relatie rechtvaardigt dit structurele gebruik niet. Ook door gebruik Mazda woordmerk wordt commerciële band gesuggereerd: woord Mazda op showroomgevel en vlaggen substantieel groter dan bijvoorbeeld het woord ‘occasion’.
IEPT20171019, HvJEU, Raimund v Aigner
Vordering merkinbreuk kan niet worden afgewezen op basis van een absolute nietigheidsgrond zonder dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, is toegewezen. Wanneer de reconventionele vordering is toegewezen, maar nog niet definitief is geworden, staat dat de bepalingen van verordening nr. 207/2009 een afwijzing van een vordering vanwege merkinbreuk op basis van een absolute nietigheidsgrond niet in de weg.
IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck
Slechts sprake van “dezelfde handelingen” ex artikel 109 lid 1 sub a Uniemerkenverordening indien vorderingen betrekking hebben op vermeende inbreuk op nationaal merk en gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Indien voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen inbreukvorderingen worden ingesteld - waarbij de eerste is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op het gehele grondgebied van de Unie - dient de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet. De laatst aangezochte instantie hoeft zich echter niet onbevoegd te verklaren indien de betrokken vorderingen niet langer het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen of indien de merken niet voor dezelfde waren of diensten gelden.
IEPT20171012, HvJEU, Louboutin v Van Haren
Mondelinge behandeling in ‘zoolmerk’-zaak Louboutin heropend: zaak verwezen naar de Grote Kamer van het Hof nadat deze bij de Negende kamer principiële vragen deed rijzen over het Uniemerkenrecht.
IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus
Arresten CIPA v Registrar (IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt (IEPT20050707) hebben geen betrekking op oudere merken die voor de datum van die arresten geregistreerd waren. Enkel gebruik van beeldelement van samengesteld merk is "normaal gebruik", indien onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.
IEPT20171006, Rb Den Haag, Multivac
Voldoende spoedeisend belang, geen stilzitten: niet gebleken dat Multivac eerder machines heeft aangetroffen in toestand die gevaar met zich meebrengt en niet gebleken dat zij eerder op hoogte was van parallelimport, uit sommatie 14 juli 2014 blijkt niet dat Multivac handelen MK Gilze (blijvend) toelaatbaar achtte. Geen spoedeisend belang bij verzet tegen klantspecifiek wijzigen, nu daar in 2014 niet (verder) tegen is opgetreden. Onvoldoende belang bij oplegging verbod inzake parallelimport: opgave gedaan, inbreuk erkend en staking toegezegd. Ontmantelen, schoon maken, opnieuw opbouwen en vervangen van slijtonderdelen, ook als dit geen oorspronkelijke Multivac-onderdelen zijn niet inbreukmakend, gelet op arrest BenGH inzake AP v Valeo (IEPT19921106). Onvoldoende onderbouwd dat aangetroffen machines door MK Gilze in (onveilige) toestand zijn gebracht. Aanpassen maatvoering mal niet inbreukmakend: gebeurt op dusdanige wijze dat machine blijft voldoen aan voor die machine al geldende veiligheidseisen. Geen merkinbreuk door suggestie economische band: MK Gilze gerechtigd Multivac-merken te gebruiken, nu Multivac zich niet tegen alle wijzigingen van de Multivac-machines kan verzetten, toevoeging eigen naam MK Gilze nodig om duidelijk te maken dat machines door haar zijn gereviseerd. Niet aannemelijk gemaakt op welke manier tekst op website MK Gilze suggestie van commerciële band wekt. Gebruik label ”Pro Selection” maakt geen inbreuk op Multivac-merken: betreft geen gebruik Multivac-merken. Geen auteursrechtinbreuk op Multivac-software: MK Gilze wijzigt niet de Multivac-software, maar vervangt de compact flash card (CFC) met CFC van andere Multivac-machine.
IEPT20171005, Rb Amsterdam, Pizzabakkers
Als pizzaschep vormgeven logo’s met daarin de namen van de onderneming leiden niet tot verwarringsgevaar tussen pizzaketen De Pizzabakkers en pizza bezorgservice: beperkte overeenstemming door verschillen in vormgeving zoals lettertype, omlijning en plaatsing schep, gedaagden gebruiken logo alleen voor bezorgservice, eisers alleen voor restaurants en omstandigheid dat gedaagden logo al sinds 2014 gebruiken zonder is gebleken van verwarring is indicatie is voor het ontbreken van gevaar daarvoor. Ook geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindruk door genoemde visuele verschillen.
IEPT20171005, HvJEU, Hanssen Beleggingen
Artikel 22 punt 4 Brussel 1 Vo niet van toepassing op geschillen over of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd.
IEPT20171004, Rb Midden-Nederland, LOTUS
Verwarringsgevaar met merk LOTUS door gebruik van statutaire- en handelsnamen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland' en 'Vereniging Lotus Kring Actie’: aanmerkelijke mate van overeenstemming door gelijkenis in meest kenmerkende en dominante bestanddeel LOTUS, LOTUS heeft groot onderscheidend vermogen, toevoegingen van gedaagden beschrijvend van aard en ook gedaagden willen zich richten op training en opleiding voor nabootsen van letsel of trauma. Gelet op het voorgaande is ook sprake van inbreuk op de handelsnaam LOTUS.
IEPT20170920, HvJEU, The Tea Board v EUIPO
Wezenlijke functie collectief Uniemerk: onderscheiden van waren of diensten van de leden van de vereniging van de merkhouder van die van andere ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden op basis van de geografische oorsprong ervan. Als conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn is de mogelijkheid dat het publiek kan aannemen dat waren en diensten betrekking hebben op zelfde plaats van herkomst geen relevante factor om aan te tonen dat waren het zelfde zijn of soortgelijk.
IEPT20170920, Rb Noord-Holland, Hoog Catharijne v RNW en URNW
Intrekken steun en vergunningen gemeente voor renovatie en uitbreiding winkelcentrum is geen geldige reden ex art. 2.26 lid 2 sub a BVIE voor niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands: RNW had zich kunnen indekken voor vertraging of afstel van instemming gemeente wegens protest tegen komst winkelcentrum. Gevorderde nietigverklaring Mall of the Netherlands-beeldmerken afgewezen: woorden ‘Mall of the Netherlands’ zijn weliswaar beschrijvend en niet ingeburgerd maar de enigszins stilistisch vormgegeven hoofdletter "M" en figuratieve elementen bestaande uit twee strepen en vier sterren geven het merk als geheel enig onderscheidend vermogen. Hoog Catharijne maakt met het gebruik van de woorden "Mall of the Netherlands" wegens de beschrijvendheid daarvan echter geen inbreuk op de beeldmerken.
IEPT20170920, Rb Den Haag, Louis Vuitton
Inbreukverbod op Uniemerken Louis Vuitton en nevenvorderingen bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.
IEPT20170914, HvJEU, EUIPO v IVDP
Geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting door beginselen die het HvJ heeft geformuleerd inzake uniformiteit en exclusiviteit beschermingsregeling Vo. 510/2006 toe te passen op de regeling uit Vo. 1234/2007: doelstellingen en kenmerken zijn vergelijkbaar. Wel blijk van onjuiste rechtsopvatting door oordeel dat bescherming voor beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen uit Vo. 1234/2007 kan worden aangevuld door toepasselijk nationaal recht dat aanvullende bescherming biedt. Geen onjuiste rechtsopvatting door oordeel dat merk PORT CHARLOTTE geen gebruik van de oorsprongsbenaming “Porto” of “Port” inhoudt en dat de gemiddelde consument het merk niet zal associëren met portwijn met de betrokken oorsprongsbenaming.
IEPT20170913, Rb Den Haag, SINA v SITA
Onvoldoende overeenstemming voor verwarringsgevaar tussen Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken “SITA”. Relevant publiek: mensen met een achtergrond in Islamitische culturen in delen van Afrika en Azië, zoals Afghanistan, Iran en Pakistan. Groot begripsmatig verschil tussen Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken “SITA”: “Sina” is naam bekende Islamitische geleerde/filosoof, terwijl “Sita” meisjesnaam is en naam van de bekende vrouw van Rama uit mythologisch verhaal. Begripsmatig verschil weegt op tegen fonetische en visuele overeenstemming vanwege grote mate van oplettendheid van het publiek.
IEPT20170913, Rb Oost-Brabant, Connekt
Verbod om als beeldmerk ingeschreven Lean and Green-logo te voeren zonder deelnemer te zijn van Lean and Green-programma van merkhouder Connekt: Connekt kan gebruik verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Voldoende (spoedeisend) belang bij verbod ondanks stelling gedaagde dat gebruik is gestaakt: handelswijze gedaagde geeft aanleiding te veronderstellen dat het beeldmerk mogelijk nog wordt gebruikt of zal worden gebruikt.
IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v Exclu-Floors
Beneluxwoord-/beeldmerk “With ExcluFloorS you'll get more” niet louter beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve vloeren: dominant bestanddeel “exclu” is geen woord in Nederlands en Engels en geen gebruikelijke afkorting van woord “exclusief”, sprake van verassende en ongebruikelijke samenstelling. Merk heeft onderscheidend vermogen door verrassende en ongebruikelijke samenstelling, verschillende grafische elementen zoals combinatie woord “ExcluFloorS” met toevoegingen “with” en “you’ll get more” waardoor een slagzin ontstaat, lettertypes en weergave in twee kleuren groen. Verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” en teken “Exclu-Floors: zeer grote overeenstemming en verschillen ondergeschikt. Domeinnamen van Exclu-Floors maken inbreuk op merkenrecht ExcluFloorS door gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE: geen geldige reden, verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidend vermogen ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen en reputatie van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: niet aangetoond dat Exclu-Floors effectief op de Nederlandse markt actief is onder de handelsnaam “Exclu-Floors”. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld.
IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko
EcoToko dient gebruik teken Loei Lekker op etalageruit nieuw te openen horecagelegenheid te staken wegens inbreuk op woordmerk Loei Lekker van Yoghurt Barn: inbreuk erkend en reële dreiging het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten . Geen inbreuk op Yoghurt Barn-beeldmerk door gebruik term Yoghurt Farm: onderscheidende kracht beeldmerk uitsluitend bepaald door beeldelementen nu woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn, geen overeenstemming met beeldelementen. Wel inbreuk op handelsnaam Yoghurt Barn door gebruik Yoghurt Farm: handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben en Yoghurt Barn is geen generieke term, verwarringsgevaar door combinatie van Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op verkoop yoghurt, omstandigheid dat ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit niet anders. Auteursrechtinbreuk op bedrukking etalageruiten Yoghurt Barn: combinatie elementen bedrukking kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk, totaalindruk etalageruiten EcoToko stemt hier sterk mee overeen door overnemen van onder meer vlakindeling en bijna alle teksten. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen: dit beroep heeft alleen kans van slagen indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waar Yoghurt Farm zich op kan beroepen.
IEPT20170908, Rb Overijssel, BALR
Gevorderde inbreukverbod en opgave van documenten toegewezen na verkoop van nagemaakte BALR t-shirts: merkinbreuk niet betwist.
IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, WSM v Ouderenbond
Woordmerk WIJ voor onder meer tijdschriften en nieuwsbrieven stemt in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeen met het door de Ouderenbond voor haar ledenmagazine gebruikte teken WijSr. Tijdschrift en ledenmagazine zijn soortgelijke waar. Mate van overeenstemming niet dusdanig dat sprake is van direct verwarringsgevaar: WijSr gericht op senioren terwijl de WIJ-tijdschriften zwangerschap, jeugd en ouderschap als thema hebben, WijSr wordt bovendien alleen onder leden van de Ouderenbond verspreid terwijl ook de WIJ-tijdschriften niet openbaar worden verkocht. Wel sprake van indirect verwarringsgevaar: relevante publiek zou gelet op soortgelijkheid waren, mate van overeenstemming tussen merk en teken en sterke onderscheidingskracht en bekendheid WIJ kunnen denken dat WijSr afkomstig is van de houder van het merk WIJ.
IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, LFE v Chateau de la Garde
Enige mate van overeenstemming tussen Benelux woordmerk Sum-merlot en door Chateau de la Garde gebruikte teken ZoMerlot: auditieve en visuele overeenstemming gelegen in het element merlot, begripsmatige overeenstemming nu beide een samentrekking tussen zomer en merlot bevatten. Overeenstemming leidt ondanks feit dat merk en teken beide worden gebruikt voor wijn niet tot verwarringsgevaar: overeenstemming heeft geringe betekenis nu merk en teken in aanzienlijke mate beschrijvend zijn en ZoMerlot wordt bovendien alleen gebruikt in combinatie met het woordmerk La Tulipe.
IEPT20170829, Hof Den Haag, Chiever v BBIE
Merkenbureau Chiever heeft geen gerechtvaardigd belang in de zin van art. 3:303 BW bij oordeel over mogelijkheid om De Nachtwacht als Benelux-merk in te schrijven: depot als grap verricht om bij canvas-actie van het BBIE een canvas van De Nachtwacht te krijgen, interesse van potentiele klanten en de belang voor praktijk leveren mede gelet op overbelasting en beperkte financiële middelen rechterlijke macht geen gerechtvaardigd belang op, door het merk in te schrijven voor strontium is gekozen voor extreme casus waarvan niet is gesteld of gebleken dat deze in de praktijk van belang is, depot-taxen in eerste instantie betaald om canvas De Nachtwacht te krijgen welke Chiever ook heeft ontvangen en Chiever kan zich in Benelux reeds beroepen op haar Nachtwacht Uniemerk. Inschrijving overigens terecht geweigerd nu de gemiddelde consument direct zal herkennen als schilderij en niet zal opvatten als merk: De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen ter wereld, De Nachtwacht komt op groot aantal waren voor als versiering en op strontium-markt wordt geen gebruik gemaakt van merken althans afbeeldingen.
IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3
Auteursrecht op naam en logo Ventoux3 komt SV3 toe: SSH onvoldoende onderbouwd dat zij de naam heeft bedacht en het logo ontworpen. Beroep door SSH op artikel 8 AW slaagt niet: SSH onvoldoende onderbouwd dat voor publiek duidelijk was dat de uiting van haar afkomstig was. Ontwerp logo niet ontworpen onder leiding en toezicht SSH (artikel 6 AW): bestuurders SV3 voldoende kunnen aantonen dat ontwerp van hun hand komt. Geen sprake van gezamenlijk auteursrecht. Geen depot te kwader trouw door SV3 van merk VENTOUX3: samenwerkingsverband tussen BX en SSH niet als lastgeving te kwalificeren en SSH was bekend met bestaan van SV3.
IEPT20170822, Rb Den Haag, Sabon v Orion
Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken Sabon bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Ambtshalve toepassing van indicatietarief voor eenvoudig kort geding in plaats van gevorderde € 15.228,24: sprake van eenvoudige zaak nu het gaat om een onbestreden inbreuk en onvoldoende aannemelijk dat eiseres als buitenlandse vennootschap substantieel meer kosten heeft moeten maken.
IEPT20170803, Rb Den Haag, Stanley Black Decker v HBL Online
Stanley Black & Decker heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen omtrent gestelde merkinbreuk door onrechtmatig omsnoeren en ompakken van originele DEWALT producten door HBL: onvoldoende aannemelijk dat Stanley Black & Decker ten tijde van bezoeken aan HBL in 2015 bekend was met de aard en omvang van de handelwijze van HBL, bezoeken vonden plaats in kader van onderhandelingen over mogelijk dealerschap, aannemelijk dat Stanley Black & Decker na stranden onderhandelingen pas bekend is geworden met aard en omvang gestelde inbreukmakend handelen, waarna voldoende voortvarend is gehandeld. Vordering omtrent ompakken en aanpassen DEWALT verpakkingen afgewezen: weliswaar voldoende aannemelijk dat de verpakking bijdraagt aan het imago van het merk maar indien erkende DEWALT dealers met wetenschap van Stanley Black & Decker zelfde handelswijze hanteren als HBL valt moeilijk vol te houden dat dit afbreuk doet aan reputatie DEWALT, of hier sprake van is kan niet in kort geding worden vastgesteld. Vorderingen omtrent inbreuk door omsnoeren DEWALT producten wel toegewezen: voldoende aannemelijk dat de kwaliteit van de producten na het omsnoeren is verminderd, hetgeen gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling ex art 13 lid 2 UMVo oplevert.
IEPT20170801, Hof Den Haag, BRRLS
Terecht geoordeeld dat rechtsgrond en belang bij door gestelde licentienemer gevorderd inbreukverbod ontbrak: bestaan licentieovereenkomst gelet op betwisting onvoldoende onderbouwd, licentiehouder bovendien niet bevoegd om verbodsactie in te stellen en gestelde inbreuk vond bovendien plaats vóór sluiten gestelde licentieovereenkomst. Vonnis rechtbank vernietigd voor zover appellant is veroordeeld in € 13.451 aan proceskosten: indicatietarief van € 8.000 euro toegepast nu sprake is van een eenvoudige bodemzaak.
IEPT20170725, Hof Den Haag, Monster v Unilever
Oppositie van Monster tegen inschrijving van het Benelux woordmerk RELEASE THE BEAST van Unilever alsnog toegewezen voor zover het de waren ‘ice cream’, ‘water ices’ en ‘frozen yoghurt’ betreft. Geringe mate van soortgelijkheid tussen ‘non-alcoholic beverages’ (Monster) en ‘ice cream’, ‘water ices’ en ‘frozen yoghurt’ (Unilever): allen bestemd ter verfrissing en verkoeling, enigszins uitwisselbaar, vaak via dezelfde distributiekanalen verkocht en de trend dat drankproducenten onder hun drankmerken ook ijsproducten op de markt brengen ondersteunt dit oordeel. Geringe mate van soortgelijkheid gecompenseerd door grote mate van overeenstemming tussen teken RELEASE THE BEAST en Monsters’ merk UNLEASH THE BEAST!: grote gelijkenis op visueel vlak nu merk en teken elk 15 letters hebben en uit drie woorden bestaan, waarbij de laatste twee woorden identiek zijn en het eerste woord grotendeels gelijk is, grote auditieve gelijkenis nu merk en teken vrijwel hetzelfde worden uitgesproken, grote begripsmatige gelijkenis nu de laatste twee woorden identiek zijn en betekenis van release en unleash zeer dicht bij elkaar ligt.
IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale
Uit feit dat Uniemerk en nationaal merk in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarringsgevaar bestaat. Rechtbank voor het Uniemerk mag een deel van de Unie waar de vordering geen betrekking op heeft in oordeel over merkinbreuk betrekken mits marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen. Uit feit dat Uniemerk en teken in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken rechtvaardigt.
IEPT20170720, Rb Zeeland-West-Brabant, Poppodium 013 v Podium 0113
Podium 0113 maakt door gebruik te maken van het teken "0113" inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het woordmerk 013 van Poppodium 013: verwarringsgevaar door auditieve en visuele overeenstemming, merk 013 niet uitsluitend beschrijvend, diensten zijn soortgelijk. Ook sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub c: 013 aangemerkt als bekend merk wegens grote bekendheid Poppodium 013, voldoende aannemelijk dat het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk worden aangetast en dat Podium 0113 ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik.
IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman
Samenwerkingsovereenkomst opgezegd: indien deze al is blijven bestaan na sluiten arbeidsovereenkomst is deze op 28 maart 2016 opgezegd. Onvoldoende aannemelijk dat op moment van opzegging al opdrachten waren verstrekt en aanvaard. Vordering tot afgifte technische gegevens en kennis die in depot zijn gegeven bij notariële akte afgewezen: geen van in de akte genoemde situaties van toepassing (overlijden en wilsonbekwaamheid). Geen verwarring op de markt veroorzaakt door gedaagden: [gedaagde sub 1] was al geruime tijd voor samenwerking met Mosman actief op de markt en als auteursrechthebbende gerechtigd technische kennis en know how over te dragen aan Solex, op geen enkele wijze geconcretiseerd dat de markt ten nadele van Mosman is verward, Mosman dient zich voor eventuele inbreuken op haar auteursrechten te wenden tot Solex. Geen schadevergoeding wegens per direct stopzetten van alle samenwerking door [gedaagde sub 2]: onvoldoende aannemelijk dat nakoming blijvend onmogelijk was, waardoor ingebrekestelling was vereist die is uitgebleven. Depot van het woordmerk [handelsnaam B] is te kwader trouw verricht: [gedaagde sub 1] gebruikte al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman [handelsnaam B] als handelsnaam en teken voor zijn product, Mosman wist of behoorde te weten van voorgebruik door gedaagden voor soortgelijke waren in het Benelux-gebied. Het depot merk [handelsnaam B] en gebruik handelsnaam door [handelsnaam B] Mosman onrechtmatig jegens [gedaagde sub 1].
IEPT20170711, Rb Den Haag, ASD v Heuvelhof
Mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ misleidend: wekt de onjuiste indruk dat Ziptuning van ASD stopt en wordt vervangen door Heuvelhof aangeboden waren en diensten. Zipperformance maakt inbreuk op Uniewoordmerk Ziptuning: beide vangen aan met het onderscheidende en dominante element Zip en de toevoegingen stemmen begripsmatig overeen nu beide relateren aan prestatievermogen, sprake van concurrerende diensten nu beiden zich richten op publiek dat hun voertuig wil tunen gevaar voor verwarring, versterkt door overeenstemming in de logo’s.
IEPT20170711, Hof Den Haag, ITT v Karl Dungs
Verklaring voor recht dat [eiser 1] op basis van de SIDN-geschillenregeling voor .nl domeinnamen en zonder meeweging van WIPO-beslissing houder van domeinnaam dungs.nl is afgewezen: WIPO-beslissing legt geen gewicht in de schaal in procedure voor overheidsrechter, overheidsrechter dient niet te oordelen aan de hand van de geschillenregeling. Er kan niet worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door domeinnaam op grond van WIPO-beslissing aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt: nu [eiser 1] zijn vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld wil zien - zonder een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk - kan niet worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [eiser 1] geen sprake is.
IEPT20170707, Rb Den Haag, Hennessy v Van Caem
Vorderingen Hennessy jegens tot Van Caem behorende gedaagden KWF, JMN en DelicaSea afgewezen: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat KWF handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen, geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens JMN nu meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013 en geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens DelicaSea nu meest recente verweten transactie dateert van 2014. LB11 kan beroep doen op uitputting met betrekking tot partij flessen Hennessy en Moet & Chandon: betreffende producten zijn door Hennessy binnen de EER zijn verkocht en geleverd aan derden, dat de producten waren bedoeld voor export buiten de EER doet hier niet aan af. Wel inbreuk LB11 door gebruik Hennessy-merken in prijslijsten: gebruik ter onderscheiding van waren LB11, niet gesteld of gebleken dat het gaat om uitgeputte goederen of dat er een andere geldige reden is voor gebruik.
IEPT20170707, Rb Noord-Nederland, Loods 5 v Loods G
Logo Loods G maakt geen inbreuk op beeldmerk van Loods 5: sprake van niet gelijkende lettertypes, andere plaatsing woord Loods en beperkte gelijkenis cijfer '5' en de letter 'G'. Ook geen inbreuk op woordmerk Loods 5: onderscheidend vermogen niet meer dan gering, betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk nu meubels die Loods 5 verkoopt vooral nieuw en design betreffen terwijl Loods G beeld van kringloopwinkel oproept. Beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE onvoldoende onderbouwd. Ook beroep op handelsnaam kan Loods 5 niet baten: verwarringsgevaar niet aannemelijk door verschil in betrokken waren en onvoldoende gebleken dat Loods 5 met website beoogt klanten uit het hele land te werven.
IEPT20170706, HvJEU, Moreno Marin v Abadia Retuerta
Een merk als LA MILLA DE ORO - dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst, erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op dezelfde plaats wordt aangetroffen- kan niet worden aangemerkt als geografische herkomstaanduiding. Een geografische herkomstaanduiding moet vergezeld gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt, zodat een fysieke plaats kan worden geïdentificeerd. De locatie waar een waar of dienst overvloedig aanwezig is en van hoge waarde en kwaliteit is, zoals een merk LA MILLA DE ORO, hoeft niet binnen de kenmerkende eigenschappen te vallen waarvan het gebruik als merk een grond voor nietigheid is, zoals genoemd in artikel 3 lid 1 onder c van RL 2008/95.
IEPT20170705, Rb Den Haag, G-Star v Topstreetwear
Rechtbank volgt uitspraak Oberlandesgericht Dusseldorf waarin is geoordeeld dat het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE geen inbreuk maakt op het Uniewoordmerk RAW: vraag of kleding waarop het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE wordt gebruikt inbreuk maakt op de RAW-merken aangemerkt als dezelfde rechtsvraag als die voor lag bij Oberlandsgericht, onverenigbaar met considerans UMVo om rechtsvraag die reeds voor de gehele EU is beoordeeld opnieuw te beoordelen. Vermeende inbreuk door Raw Blue petten en jassen wel beoordeeld nu dit niet de reeds beoordeelde rechtsvraag betreft: gebruik teken Raw Blue op petten wijkt af van het Uniewoordmerk nu het element Raw in grote brede letters veel prominenter wordt gebruikt dan het element Blue en op de jassen het element Blue niet eens voor komt. Raw Blue petten stemmen verwarringwekkend overeen met RAW-merken: RAW-merken hebben groot onderscheidend vermogen dat door gebruik is versterkt, element Raw stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met het merk en is weergegeven in grote brede hoofdletters op prominente plek op de voorzijde van de pet, element Blue valt bij eerste oogopslag nauwelijks op. Ook jas inbreukmakend: onweersproken aangevoerd dat gelet op het grote onderscheidend vermogen van de RAW-merken, de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen het teken Raw op de jas en de RAW-merken verwarringsgevaar te duchten is.
IEPT20170705, Rb Oost-Brabant, Service Bund v Rodeo
Service Bund kan zich niet verzetten tegen gebruik van het 1e Rodeo beeldmerk of daarvan de nietigheid inroepen: gedeponeerd in periode waarin het RODEO woordmerk van Service Bund blootstond aan vervallenverklaring wegens non-usus. Gebruik 2e Rodeo beeldmerk beschouwd als voortgezet gebruik van 1e Rodeo beeldmerk in gewijzigde vorm waartegen Service Bund zich niet kan verzetten: het woord Rodeo is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van beide Rodeo merken, de gestileerde stier komt als tweede dominante en onderscheidende bestanddeel ‘zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal’ terug in het 2e Rodeomerk, woorden ‘Saloon’ en ‘Latin American Grill’ zijn weinig tot niet onderscheidend en niet van belang dat 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven als merk. Geen verwarringsgevaar tussen RODEO woordmerk van Service Bund en handelsnaam Rodeo: leveranciers Service Bund leveren aan horeca-exploitanten terwijl het publiek van Rodeo bestaat uit restaurantbezoekers.
