2018 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega

De inschrijving van het Portugese nationale merk adegaborba.pt moet worden geweigerd op grond van artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95/EG betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten: artikel streeft doel van algemeen belang na dat beschrijvende aanduidingen vrij moeten kunnen worden gebruikt, in het artikel genoemde kenmerken niet uitputtend, de term ‘adega’ - waarmee in het Portugees de installatie wordt aangeduid waarin de wijn wordt vervaardigd en opgeslagen - is beschrijvend nu het verwijst naar een kenmerk van het product, de combinatie van een beschrijvende term en een geografische naam - zoals ’Barba’ - heeft een beschrijvend karakter, dat een term deel uitmaakt van de handelsnaam van een rechtspersoon is niet relevant voor het onderzoek van het beschrijvende karakter van die term.

 

IEPT20181130, HR, ITT v Karl Dungs

Degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren kan alleen gedwongen worden deze aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is: deze plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (vgl. IEPT20151211 HR Artiestenverloningen). Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering wensten en dat derhalve niet kon worden vastgesteld dat Karl Dungs door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam op grond van beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt: eisers hebben zowel in dagvaarding als in hoger beroep gesteld dat gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst.

 

IEPT20181129, Rb Amsterdam, DBHI v Adidas

Licentienemer DBHI is bevoegd om Adidas in rechte te betrekken: bevoegdheid tot handhaven is opgenomen in licentieovereenkomst, niet in te zien waarom DBHI met deze volmacht niet op eigen naam kan optreden tegen de gestelde merkinbreuk. Adidas maakt door kleding te verkopen onder de lijn Falcon inbreuk op het voor kleding ingeschreven woordmerk FALCON ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Adidas maakt door schoenen te verkopen onder de naam Falcon inbreuk op het voor kleding ingeschreven woordmerk FALCON ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE: kleding en schoenen zijn soortgelijk, onderscheidend vermogen woordmerk FALCON niet verwaterd, mede door veelvuldig gebruik samenwerkingsverbanden Adidas is voldoende aannemelijk dat relevante publiek kan denken dat er een economische verbondenheid bestaat tussen DBHI en Adidas. Dat teken Falcon niet op de producten is aangebracht maakt niet dat geen sprake is van inbreuk, maar betekent wel dat deze onder een andere naam op de markt gebracht kunnen worden.

 

IEPT20181127, Hof Den Haag, I-Mop v BBIE

Teken i-mop mist elk onderscheidend vermogen nu het louter beschrijvend is voor schoonmaakartikelen: “i” kan als voorvoegsel dienen om aan te duiden dat hetgeen er op volgt een intelligente/interactieve/internet-gerelateerde hoedanigheid heeft, “mop” heeft in het Nederlandse taalgebruik onder meer de betekenis “zwabber”, de combinatie verschilt niet merkbaar van de som van de bestanddelen.

 

IEPT20181120, Hof Den Haag, 4 Every Ware v Guy Laroche

Merkenrecht op door 4 EW verhandelde producten van Laroche - een restpartij van een zegeltjesactie van Carrefour Frankrijk - uitgeput: Laroche heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER door licentiehouder, economische waarde van het merk gerealiseerd, alle producten verkocht aan Carrefour Frankrijk, dat Carrefour Frankrijk niet alle producten heeft weten te verkopen is niet relevant, ook indien de producten niet aan Carrefour Frankrijk zouden zijn verkocht is sprake van uitputting nu Carrefour Frankrijk in ieder geval over alle producten kon beschikken, indien merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht, zijn deze uitgeput door verkoop aan Boxter, beroep op Copad-uitzondering inzake afbreuk aan reputatie in strijd met de twee-conclusie-regel maar kan ook overigens niet slagen nu als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk, dit (mede) het gevolg was van verkoop aan Carrefour Frankrijk.

 

IEPT20181112, Rb Gelderland, Libema v Teka

Teken AVIODOME maakt geen inbreuk op woordmerk AVIODROME (sub a) nu geen sprake is van dezelfde waren of diensten: teken gebruikt voor exploitatie van evenementenlocaties, terwijl dat bij woordmerk beduidend minder het geval is (circa 30%), Teka richt zich enkel op zeer bijzondere locaties. Verwarringsgevaar tussen het woordmerk AVIODROME en het teken Aviodome (sub b): soortgelijke diensten, nu beide partijen zich op exploitatie van evenementenlocaties, auditieve en visuele overeenstemming doordat verschil enkel uit letter R bestaat. Voldoende aannemelijk dat Teka naam Aviodome als handelsnaam voor haar nieuwste evenementenlocatie in Amsterdam Sloterdijk gaat gebruiken: gebruik naam in domeinnaamregistraties en websites met informatie over nieuwe locatie duiden erop hierop, naam begin 2018 in handelsregister ingeschreven (en na sommatie daaruit verwijderd). Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Aviodrome en Aviodome: uit beoordeling merkinbreuk volgt dat sprake is van geringe mate van afwijking, handelsnamen Aviodrome en Aviodome niet louter beschrijvend voor aangeboden diensten (exploitatie evenementenlocaties), aard ondernemingen nauw verwant, ondernemingen actief in zelfde geografische gebied en actief in heel Nederland door gebruik websites op internet, voldoende aannemelijk dat het publiek de handelsnamen kan en zal verwarren.

 

IPPT20181025, CJEU, Enercon

Appeal against the General Court’s decision that the Board of Appeal was fully entitled to find that the contested mark for wind energy converters was devoid of any distinctive character dismissed: General Court was fully entitled to take the view that the distinctive character of the mark had to be assessed according to the category of mark chosen in the application; a colour mark, since the appellant referred for the first time at the hearing before the General Court to content that allegedly highlighted the fact that the contested mark had been registered as a figurative mark, this evidence is inadmissible, it is for neither EUIPO nor the General Court to reclassify the category chosen for a mark.

 

IEPT20181010, Rb Oost-Brabant, Unga v Boost

Gelegde bewijsbeslag niet vervallen: ingestelde vordering ex artikel 843a Rv is evenals vordering in kort geding te beschouwen als eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i lid 1 Rv, niet is in te zien dat Boost schade lijdt of hinder ondervindt van beslag op kopie server. Stelling dat het Unga niet vrijstaat door te procederen in hoofdzaak nadat vordering in kort geding is afgewezen verworpen. Inzage ex artikel 843a Rv afgewezen nu geen sprake is van rechtsbetrekking: door Unga verstrekte informatie geen bedrijfsgeheim, geen sprake van intellectuele eigendomsrechten op Little Shop-concept en/of afzonderlijke miniaturen of van verzamelauteusrecht, geen sprake van slaafse nabootsing daar uiterlijke kenmerken voldoende verschillend zijn, geen sprake van auteursrechtinbreuk door tonen samples, geen sprake van onrechtmatige concurrentie, onrechtmatig handelen in verleden door inschrijving merk Little Shop onvoldoende voor aanname rechtsbetrekking. Unga kan gebruik door Boost van teken Little Shop niet verbieden: teken wordt niet gebruikt als naam, registratie beeldmerk dateert van na instellen vordering, gebruik beschrijvende woorden 'little shop' kan niet verboden worden op grond van beeldmerk.

 

IEPT20181108, Rb Amsterdam, Joris No Smell v Pet Bedding

Aandelen Sunshine in vaststellingsovereenkomst overgedragen aan eisers. Vaststellingsovereenkomst geschonden. Geen dwaling bij aangaan vaststellingsovereenkomst: overige uit vaststellingsovereenkomst voorgekomen overeenkomsten getekend, niet onderbouwd dat wilsovereenstemming ontbrak. Eisers mochten erop vertrouwen dat [B] met vaststellingsovereenkomst de IE-rechten op naam “Joris no smell”, logo konijn en afbeeldingen verpakking heeft ingebracht in Sunshine of de C.V. en met de vaststellingsovereenkomst aan hen overdroeg. Aannemelijk dat auteursrecht op konijn en afbeeldingen andere dieren ex art. 8 Aw bij Sunshine berustte en niet bij [B] in privé. Indien concurrentiebeding nietig is baat dit [B] niet: in vaststellingsovereenkomst bepaald dat ongeldige bepaling wordt vervangen door geldige bepaling, concurrentiebeding van 3 jaar zou aanvaardbaar zijn, binnen die periode is door [B] gehandeld. Merkdepots door Pet Bedding te kwader trouw gelet op voorgebruik door Sunshine en de C.V.. Voor-voorgebruik merken door Pet Bedding niet aannemelijk.

 

IEPT20181106, Hof Den Haag, Maxnet v BlackBerry

Oppositie BLACKBERRY tegen depot BERRYBOOT ook voor zover sprake is van identieke waren en diensten afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat het relevante publiek het bestanddeel BOOT minder onderscheidend zal achten omdat het verwijst naar ‘to boot’, slechts beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming door duidelijke verschillen tussen elementen BLACK en BOOT en verschillende plaatsing BERRY, begripsmatig verschil neutraliseert deze toch al beperkte overeenstemming, bekendheid BLACKBERRY sterk afgenomen zodat het merk hooguit nog enig door gebruik verhoogd onderscheidend vermogen geniet.

 

IEPT20181030, Hof Den Haag, Menarini v Biofarma

Oppositie FLUDEX tegen inschrijving SKUDEX alsnog afgewezen: mate van visuele overeenstemming hooguit gemiddeld nu DEX weinig onderscheidend is en de eerste drie letters -  die de meest onderscheidende en dominante bestanddelen vormen - duidelijk verschillen, mate van soortgelijkheid tussen diuretische geneesmiddelen en farmaceutische preparaten voor de bestrijding van pijn beperkter dan Bureau heeft aangenomen, relevante publiek heeft bovendien bovengemiddeld aandachtsniveau bij aankoop farmaceutische producten.

 

IEPT20181010, Rb Noord-Nederland, Admicom v Bouw7

Mededeling Bouw7 dat haar software alternatief is voor software Admicom niet misleidend: aannemelijk dat software Bouw in dezelfde behoeften voorziet of voor het zelfde doel bestemd zijn. Geen merkinbreuk door gebruik van merken “Admicom” en “Vakware” als AdWord nu vergelijkende reclame aan de voorwaarden voldoet.

 

IEPT20180928, Rb Rotterdam, LAWFOX v Lawfort

Verwarringsgevaar tussen Benelux-woordmerk “LAWFOX” en tekens “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: sterke visuele overeenstemming doordat eerste vijf letters het zelfde zijn, sterke auditieve overeenstemming doordat grootste deel merk en teken identiek is, geen hoge begripsmatige overeenstemming door overeenstemming eerste gedeelte “LAW”, maar niet overeenstemmend tweede gedeelte, soortgelijke diensten, namelijk juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen, dienstverlening LawFort valt onder diensten waarvoor woordmerk is ingeschreven. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “LAWFOX” en   handelsnamen “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: slechts geringe afwijking, soortgelijke diensten en landelijk actief.

 

IEPT20180924, Rb Den Haag, Puig v ASW

Geen uitputting eau de toilette 1 MILLION Natural Spray. Indien Puig zou hebben geleverd aan King Power in Hong Kong die vervolgens in de EER zou hebben ingevoerd is (impliciete) toestemming Puig niet aannemelijk: zou betekenen dat King Power wanprestatie heeft gepleegd dat juist duidt op ontbreken toestemming. Ook als binnen EER door onbekend gebleven selectieve distributeur van Puig zou zijn geleverd geen sprake van (impliciete) toestemming: niet gebleken dat sprake is van economische verbondenheid leverancier met Puig, geen omstandigheden aangevoerd waaruit impliciete toestemming verder blijkt. Stelling dat partij 1 Million Natural Spray door Puig aan selectieve distributeur is geleverd niet aannemelijk gelet op verklaring Vice President Market Protection Puig en een Tracking Report. Geen spoedeisend belang bij rectificatie: niet gebleken dat deze kan bijdragen aan voorkomen van verdere inbreuken door ASW en SAR.

 

IEPT20180918, Hof Den Haag, Recom v TSS

Pas in hoger beroep betwisten rechtsmacht Nederlandse rechter niet tijdig: moet tegelijk met antwoord ten principale naar voren worden gebracht op straffe van verval van die exceptie (artikel 128(3) Rv). Onttrekking van advocaat maakt verschijnen in procedure niet ongedaan. Geen merkinbreuk: zonnepanelen in opdracht van Recom vervaardigd, merk RECOM met toestemming op de waren en verpakking aangebracht. Ook als geen opdracht of toestemming zou zijn gegeven geen inbreuk: handelingen niet in Benelux plaatsgevonden. Geen onderzoek vereist naar of sprake was van toestemming voor invoer: zonnepanelen direct in douanebeslag genomen en dus niet in vrije verkeer EU gebracht en niet gebleken dat dit alsnog zal gebeuren. Reconventie: Eerste Sales Contract per 20 januari 2015 buitengerechtelijk ontbonden: stelling dat niet Recom maar TSS tekort is geschoten faalt, nu niet kan worden aangenomen dat zonnepanelen in China in plaats van in Taiwan zijn geproduceerd. Tweede Sales Contract per 20 januari 2015 buitengerechtelijk ontbonden: onvoldoende onderbouwd dat overeenkomst niet was gesloten.

 

IEPT20180913, HvJEU, Birkenstock v EUIPO

Gerecht heeft terecht geoordeeld dat rechtspraak inzake vormmerken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar zelf - die alleen onderscheidend vermogen hebben indien deze op significante wijze afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector - van toepassing is op het door Birkenstock aangevraagde tweedimensionale oppervlaktepatroon dat samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren: deze rechtspraak is ook van toepassing wanneer het aangevraagde merk bestaat uit een patroon dat is toegepast op (een deel van) het oppervlak van de waar, gelet op intrinsieke kenmerken – een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald – is waarschijnlijk dat het teken wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren.

 

IEPT20180907, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Magic Leaf

Magic Leaf bij onmiddellijke voorziening ex artikel 1019e lid 2 Rv bevolen om inbreuk op merkenrecht The Bulldog te staken bij aanbieden grinders.

 

IEPT20180906, HvJEU, Bundesverband Souvenir v EUIPO

Benaming “Neuschwanstein” uit Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend voor kwaliteit of wezenlijk kenmerk waren en diensten: geen Nice warenklasse voor “souvenirartikelen”, sprake van gangbare consumptiegoederen en alledaagse diensten, functie als souvenir geen objectief kenmerk van de waar, dat betrokken consumptiegoederen souvenirs worden enkel en alleen doordat benaming “Neuschwanstein” erop wordt aangebracht vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft. Benaming “Neuschwanstein” niet beschrijvend voor plaats van herkomst waren en diensten: kasteel van Neuschwanstein staat niet bekend om souvenirartikelen of aangeboden diensten, niet gebleken dat merk wordt gebruikt voor verkoop specifieke souvenirs of het aanbieden van bijzondere diensten waarvoor het traditioneel bekend is, niet alle door het merk aangeduide waren en diensten worden direct op de site van het kasteel aangeboden, hierdoor zal benaming “Neuschwanstein” in ogen van relevante publiek niet een beschrijving vormen van een kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten. Gerecht heeft oordeel over bestaan van onderscheidend vermogen voldoende gemotiveerd door te stellen dat het loutere aanbrengen van dat merk op de betrokken waren en diensten het relevante publiek in staat stelt, deze te onderscheiden van de op andere commerciële of toeristische plaatsen verkochte waren of verrichte diensten. Gerecht mocht oordelen dat geen sprake was van inschrijving te kwade trouw. Uit Lindt & Sprüngli-arrest (IEPT20090611) vloeit niet voort dat beoordeling kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op middelen die zijn aangewend om een legitiem doel te bereiken.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Chanel

Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht. Vorderingen toegewezen, beperkt tot de Benelux: vorderingen niet verder bestreden. Gedaagde veroordeeld in 1019h Rv proceskosten van € 4.425,15: kosten redelijk en evenredig en aanzienlijk lager dan indicatietarief voor dergelijke zaken van € 8.000.

 

IEPT20180905, Rb Noord-Holland, Nikki v Nomenta

Geen sprake van onrechtmatig wapperen door mededelingen van Nomenta aan afnemers van concurrent Nikki: geen sprake van handhaving tegen beter weten in. Mededelingen inhoudende dat de speaker/lamp/wijnkoeler van Nikki is verwijderd van een beurs en geen CE markering en certificering heeft wel onrechtmatig: betreffende product onbetwist niet op beurs aanwezig, ontbreken certificering volstrekt onvoldoende onderbouwd. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW: afbrekende mededelingen over de producten of diensten van een concurrent vallen - ook als daarbij niet uitdrukkelijk een vergelijking wordt gemaakt met de eigen producten of diensten - binnen het toepassingsgebied van deze bepaling. Nu bij de ongeoorloofde vergelijkende reclame ook het merk NIKKI.AMSTERDAM wordt genoemd is eveneens sprake van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d.

 

IEPT20180905, Gerecht Aruba, IMG

MISS TEEN ARUBA UNIVERSE maakt inbreuk op merken MISS UNIVERSE en MISS UNIVERSE ARUBA: merken en teken stemmen zodanig overeen dat bij publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg

Facebook-post Wijngoed Fromberg over Wijndomein Ceres niet onrechtmatig: met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt, of Wijndomein Ceres op de Fromberg ligt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld zodat evenmin kan worden vastgesteld dat passage waarin het tegendeel wordt beweerd onrechtmatig is, ter zitting is toegegeven dat vermelding dat Wijndomein Ceres zich bevindt op zuidhelling mogelijk niet klopt, frase "lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedeponeerde naam" niet onrechtmatig nu gelet op prominent gebruik aanduiding "Fromberg" geen sprake is van eerlijk gebruik ex artikel 2.23 BVIE, gebruik term ‘fraude’ gelet op context niet onrechtmatig. Reconventionele inbreukvordering toegewezen: voorzieningenrechter gaat - in weerwil van verweer dat het een plaatsaanduiding betreft - uit van geldigheid woordmerk FROMBERG nu Wijndomein Ceres de geëigende procedure voor het inroepen van die nietigheid niet gevoerd heeft, prominent gebruik ‘Fromberg’ zorgt voor verwarring.

 

IEPT20180829, Rb Den Haag, DW v ITG

Inbreuk op merkenrecht DW door invoeren en verhandelen horloges: in het licht van concrete, met stukken onderbouwde stellingen van DW is onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges.

 

IEPT20180828, Rb Den Haag, RB v SRFA

Geen verwarringsgevaar tussen (collectieve) Benelux woordmerken “RB”, “RBc”, en “Rbc” en tekens MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC: auditieve en visuele overeenstemming is klein o.m. door ontbreken van kenmerkende hoofdletter “R”, zekere begripsmatige overeenstemming (door verwijzing naar titel van belastingadviseur/consulent en register daarvoor) gelet op beschrijvende karakter daarvan onvoldoende voor verwarringsgevaar. Ook geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en tekens: auditieve en visuele overeenstemming (zo mogelijk nog verder) verwaarloosbaar, voor zover sprake is van begripsmatige overeenstemming ziet dit op beschrijvende woorden “Register”, “Belasting” en “Adviseur”. Mededeling op website www.srfa.nl dat SRFA “het enige actieve register [is] voor de MKB Belastingconsulent en adviseur” is misleidend/onjuist: wekt de onjuiste suggestie dat register van RB niet meer zou bestaan, althans niet meer actief is. Mededeling op website mvp.nl dat volgen van opleiding tot Belastingadviseur bij MVP leidt tot inschrijving in “het register voor Belastingadviseurs” is onvolledig/misleidend: inschrijving in Register Belastingadviseur van RB niet aan de orde, wekt suggestie dat Register Belastingadviseur van RB niet (meer) bestaat.

 

IEPT20180822, Rb Rotterdam, Inter-Noba v GSI

Rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van hoofdzaak en verwijst deze in zijn geheel naar de rechtbank Den Haag: voor zover vordering in hoofdzaak ziet op (beweerdelijke) inbreuk op Uniemerken is rechtbank Den Haag exclusief bevoegd, wegens verknochtheid worden ook overige vorderingen verwezen.

 

IEPT20180821, Hof Arnhem-Leeuwarden, Rivafoam v Storopack

Storopack niet op grond van schikkingsovereenkomst met Dow gebonden aan vonnis rechtbank Den Haag en daarin opgenomen verbod en oordeel dat S-vormmerk voor opvulmateriaal geldig is: Dow heeft vertrouwen gewekt afstand te doen van rechten uit schikkingsovereenkomst. S-vormmerk nietig verklaard: groeven en kartelingen kunnen niet als niet-functionele sier- of fantasie-elementen worden beschouwd, met ingebracht octrooischrift en verkoopinformatie is genoegzaam onderbouwd dat het wezenlijke element - de  S-vorm - functioneel is voor verpakkingsmateriaal. Geen sprake van slaafse nabootsing: voor zover door vormgeving van beide S-vormen verwarring ontstaat, geldt dat deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het vulmateriaal afbreuk te doen.

 

IEPT20180814, Hof Den Haag, Porsche

Vordering tot nietigverklaring inschrijving woordmerk P@RSCHE komt voor toewijzing in aanmerking: gezien de visuele en auditieve overeenstemming, de overeenstemming in waren en diensten en grote onderscheidingskracht van het oudere merk PORSCHE, bestaat gevaar voor verwarring. Het depotverbod blijft in stand: verbod uitgebreid met de genoemde tekens voor niet-soortgelijke waren en diensten.

 

IEPT20180810, Rb Den Haag, McGregor v Adidas

Gebruik naam MMA-vechter Conor McGregor op kleding staat Adidas niet vrij nu - voor zover beperking van het merkenrecht uit artikel 2.23 BVIE en artikel 14 UMVo van toepassing is - sprake is van deloyaal gebruik en daarmee gebruik in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel: bestanddeel MCGREGOR zeer prominent op de kledingstukken afgedrukt terwijl voornaam CONOR wordt slechts klein en in een afwijkende kleur wordt weergegeven, onvoldoende aannemelijk dat Conor McGregor dermate bekend is dat het algemene publiek bij het zien van het woord MCGREGOR op de kledingstukken direct zal denken aan deze MMA-vechtsporter, hierdoor kan indruk ontstaan van commerciële band tussen de waren van Adidas en McGregor, dat het gebruikelijk is om achternaam MMA-vechter verticaal weer te geven op achterzijde kledingstukken doet hier niet aan af nu niet aannemelijk is dat algemene publiek hiervan op de hoogte is, dat Adidas bij het aanbieden van de kleding vermeldt dat het gaat om de UFC lijn van producten en fankleding doet gelet op mogelijke post-sale confusion aan het bovenstaande onvoldoende  af. Gebruik naam Conor McGregor op hoodie, short en shirt vormt inbreuk op merkenrecht McGregor: verwarringwekkende overeenstemming tussen merk en teken.

 

IEPT20180809, Rb Overijssel, Dealerdirect v WijKopenAutos

Spoedeisend belang bij stakingsvordering samengesteld woord-/beeldmerk IKWILVANMIJNAUTOAF.NL ontbreekt: twintig maanden laten verstrijken tussen eerste sommatie en instellen kort geding. Wel spoedeisend belang bij stakingsvordering met betrekking tot in maart 2018 ingeschreven woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF: nieuw spoedeisend belang ontstaan. Voorzieningenrechter gaat uit van geldigheid merk IKWILVANMIJNAUTOAF: niet volledig beschrijvend, woordmerk is ingeburgerd, niet gebleken dat merk reeds is verwaterd. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF door gebruik ‘ik wil van mijn auto af’ op website WijKopenAutos: merk en teken stemmen overeen en worden gebruikt voor soortgelijke waren, in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig, voldoende onderbouwd dat verwarring zich ook daadwerkelijk voordoet.

 

IEPT20180807, Rb Den Haag, John Lennon v John Lemon

Voorzieningenrechter op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd jegens buitenlandse gedaagden, ondanks dat zaak tegen oorspronkelijk in Nederland gevestigde partijen is ingetrokken: bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van situatie die bij uitbrengen dagvaarding gold en blijft bestaan, ook na intrekken vordering jegens Nederlandse partijen, nauwe band tussen gedaagden bestond ten tijde van uitbrengen dagvaarding. Spoedeisend belang, ondanks dat eiseres sinds 19 september 2017 bekend was met gebruik naam ON LEMON: procedure ziet niet op gebruik ON LEMON sec, maar op gebruik “JOHN LEMON” en combinatie ON LEMON – JOHN IS ON, eenzijdige onthoudingsverklaring onvoldoende. Niet inhoudelijk bestreden dat  figuratieve teken “JOHN LEMON” verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk. Stakingsvordering ook jegens gedaagde sub 5 toegewezen: voldoende dreiging van inbreuk aanwezig door aantreffen flesjes met voormalige naam van eenmanszaak gedaagde sub 5, “JOHN LEMON”. Gecombineerde teken ON LEMON – JOHN IS ON maakt inbreuk op Uniewoordmerk “JOHN LENNON”: auditieve en visuele overeenstemming doordat element “JOHN” identiek is en “LEMON” overeenstemt met “LENNON”, door nawerking inbreuk door “JOHN LEMON” worden elementen “JOHN” en “LEMON” door relevant publiek  zodanig met elkaar in verbinding gebracht, dat sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20180801, Rb Midden-Nederland, Broodje Mario v Sfizio Mario

Geen inbreuk sub a op woordmerk BROODJE MARIO, dat is geregistreerd voor belegde broodjes: niet aannemelijk gemaakt dat Sfizio Mario onder de naam Broodje Mario een Italiaanse bol heeft verkocht of dit in de toekomst zal gaan doen. Geen inbreuk sub b op woordmerk BROODJE MARIO door voeren handelsnaam Sfizio Mario: Sfizio Mario gebruikt die naam niet ter onderscheiding van waren of diensten. Geen inbreuk sub d: merk en handelsnaam niet identiek of gelijkend. Overeenstemming tussen handelsnaam Sfizio Mario en   handelsnamen Pizzakraam Mario en Broodje Mario onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen: de elementen van de handelsnamen zijn in Utrecht weliswaar bekend waardoor de gehele handelsnaam een ruime beschermingsomvang geniet, maar deze bescherming geldt niet voor het afzonderlijke element Mario.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Jaguar v Compagnia Del Viaggio

Voldoende onderbouwd dat woordmerk en beeldmerk van Jaguar normaal zijn gebruikt voor de waren in klasse 18 (lederwaren), zodat deze alsnog moeten worden betrokken in de vergelijking met het bestreden Jaguar- beeldmerk. Oppositie  toegewezen: grote mate van visuele overeenstemming door identiek dominant woordelement (Jaguar) hetgeen bij het beeldmerk wordt versterkt door een afgebeelde springende jaguar, ook auditief en begripsmatig sprake van grote overeenstemming, waren deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk, hierdoor is - temeer nu de merken van Jaguar grote bekendheid genieten - sprake van verwarringsgevaar.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Saepio

Terecht geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op Uniebeeldmerk Saepio omdat de diensten waarvoor geïntimeerde het teken gebruikt (beveiligingsdiensten) niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven (kleding, schoeisel en hoofddeksels): onvoldoende onderbouwd dat sprake is van inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenveroordeling (waarbij van soortgelijkheid geen sprake hoeft te zijn). Ook onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180725, HvJEU, KitKat

Kamer van beroep EUIPO mocht niet oordelen dat vormmerk KitKat - dat niet in de gehele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft - is ingeburgerd, zonder zich uit te spreken over inburgering in België, Ierland, Griekenland en Portugal: weliswaar niet noodzakelijk dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd, met de aangevoerde bewijzen moet inburgering wel in alle lidstaten van de Unie aangetoond kunnen worden, hierbij kunnen bepaalde bewijzen relevant zijn voor meerdere landen of zelfs de hele Unie.

 

IEPT20180725, HvJEU, Mitsubishi v Duma

Merkhouder kan zich er op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn een 9 Merkenverordening tegen verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER waar die waren nooit eerder werden verhandeld: door handelswijze als in het hoofdgeding wordt merkhouder het wezenlijke recht ontzegd de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, aantasting herkomstaanduidingsfunctie, aantasting investerings- en reclamefunctie, handelswijze in strijd met onvervalste mededinging.

 

IEPT20180724, Rb Den Haag, Mexx International v Globa Sleep

Gebruik teken Mexx (Bedding) maakt inbreuk op Uniewoordmerk Mexx van Mexx International. Merk en teken komen sterk overeen en er is gevaar bij het relevante publiek te verwachten. Verbod op gebruik handelsnaam Mexx Bedding: de handelsnaam wijkt in geringe mate af van het Mexx-Uniewoordmerk en wordt gebruikt voor een onderneming die dezelfde soort waren verhandelt. (artikel 5a Hnw). Inbreukverbod strekt zich ook uit tot social media kanalen: de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Globa de profielen kan opeisen bij de voormalige werknemers dan wel social media kanalen.

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen woordmerken HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt:  aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola II

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen HEKSENKAAS woordmerk en WITTE WIEVENKAAS woord-/beeldmerk (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt:  aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola III

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen HEKSENKAAS woordmerk en WITTE WIEVENKAAS woord-/beeldmerk (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt:  aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180711, Rb Amsterdam, Bandit

Bandit Mistgeneratoren (BM) en Bandit Installatietechniek (BI) hebben geen toestemming voor gebruik woord “Bandit”: toestemming vloeide voort uit beëindigde distributieovereenkomst tussen Bandit NV en FRS, BM en BI hadden op de hoogte moeten zijn van beëindiging van distributieovereenkomst. Handelsnamen “Bandit Mistgeneratoren” en “Bandit Installatietechniek” maken inbreuk op handelsnaam “Bandit”: verwarringsgevaar door geringe afwijking naamgeving en zelfde handelsactiviteiten  (verkoop van beveiligingsapparatuur en desgewenst de installatie daarvan). Merkinbreuk “sub a”: woord “bandit” in handelsnamen en domeinnamen van BM en BI gelijk aan merkenrechten Bandit NV. Merkinbreuk “sub b”.

 

IEPT20180704, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse v Sporttrading

Beroep op uitputting merkenrecht Converse slaagt na omkering bewijslast in tussenvonnis (IEPT20130904): Converse niet geslaagd in bewijs dat door Sporttrading verhandelde schoenen zonder toestemming - of medewerking van een licentiehouder van Converse -  zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Converse veroordeeld in schadevergoeding op te maken bij staat: voldoende aannemelijk dat schade is geleden door het optreden van Converse. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op ruim € 467 duizend: kosten redelijk en evenredig gelet op kosten en wijze van procederen Converse.

 

IEPT20180703, Hof Den Haag, PHZ v EPAL

Merkhouder EPAL kan zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk waaraan geen wijzigingen van niet ondergeschikte betekenis zijn aangebracht: nu de pallets met toestemming van EPAL in het verkeer zijn gebracht is verzet alleen mogelijk indien sprake is van een gegronde reden en verdere verhandeling afbreuk doet af kan doen aan de functies van het merk, geen afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie nu niet de indruk wordt gewekt dat PHZ en EPAL economisch verbonden zijn, met een collectief merk niet kan worden afgedwongen dat pallets uitsluitend door bepaalde (rechts)personen en volgens bepaalde normen mogen worden gerepareerd, geen aantasting van kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie.