2019 1e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20190327, HvJEU, Hartwall

Door aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als “kleurmerk” of “beeldmerk” is een van de relevante elementen voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen ex artikel 2 Merkenrichtlijn 2008 en of dit teken onderscheidend vermogen heeft ex artikel 3(1)(b). Merkenrechtelijke autoriteit verplicht om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk: autoriteit kan inschrijving van teken als merk niet weigeren op loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten. Inschrijving als kleurmerk van teken dat wordt weergegeven door tekening in kleur met afgebakende omtreklijnen, maar wordt omschreven als kleurmerk dient te worden geweigerd wegens tegenstrijdigheid in de inschrijvingsaanvraag.

 

IEPT20190314, HvJEU, Textilis v Svenskt Tenn

Artikel 7(1)e)iii) UMeV (Vo 207/2009 zoals gewijzigd bij Vo 2015/2424) niet van toepassing op merken die vóór de inwerkingtreding van de wijziging van die verordening (23 maart 2016) zijn ingeschreven. Teken bestaande uit tweedimensionale decoratieve patronen dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht bestaat niet “uitsluitend uit de vorm” in de zin van artikel 7(1)e)iii) GMeV (Vo 207/2009 van vóór de wijziging bij Vo 2015/2524). Ofschoon het betrokken teken in het hoofdgeding vormen weergeeft die bestaan uit de externe omtrekken van tekeningen die op gestileerde wijze delen van geografische kaarten afbeelden, bevat dit teken – naast deze vormen – decoratieve bestanddelen die zich zowel binnen als buiten deze omtrekken bevinden. Dat teken tevens auteursrechtelijk beschermd is, is irrelevant voor vraag of het al dan niet uitsluitend bestaat uit een “vorm”.

 

IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx

Inbreuk BINCX maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke projecten). Wel inbreuk “sub b”: auditieve overeenstemming door exact dezelfde uitspraak, visueel verschillen teken en woordmerk vrijwel niet, toevoeging “Smartility” maakt dit niet anders doordat consument meer aandacht voor begingedeelte van merk heeft dan einde en omdat dit element deels beschrijvend is voor de diensten door samenvoeging “Smart” en “utility”, sprake van overeenstemmende totaalindruk die leidt tot verwarringsgevaar. Handelsnaam “Bincx”  maakt inbreuk op handelsnaam “Binx Smartility”: Binx Smartility voerde handelsnaam eerder en slechts geringe afwijking handelsnamen, handelsnamen niet louter beschrijvend voor utiliteitsbouw, aard ondernemingen nauw verwant door aanbieden van zelfde soort diensten (bouw van projecten zonder woonbestemming in de maatschappelijke, agrarische en industriële sector, partijen gevestigd en actief in zelfde geografische gebied (midden Nederland) en via internet actief in heel Nederland, verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij beiden in vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten, aanzienlijke gelijkenis logo’s en auditieve overeenstemming handelsnamen speelt ook een rol.

 

IEPT20190219, Hof Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand

Shrunk-tui van My Brand maakt geen inbreuk op het woordmerk SCOTCH SHRUNK: aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Shrunk-tui maakt wel inbreuk op het woordmerk SHRUNK: waren stemmen overeen en merk en teken zijn gelijk, Shrunk is niet louter beschrijvend voor kinderkleding en heeft onderscheidend vermogen.

 

IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

Rechtbank gaat uit van geldigheid vormmerk voor rode zool Louboutin: HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20180612) dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te beschermen maar enkel de toepassing van de kleur op een specifieke plaats van de waar zonder dat de contouren daar deel van uitmaken. Nog niet geïmplementeerde Merkenrichtlijn 2015 - welke een uitsluitingsgrond bevat voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die “of een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft - niet van invloed op dit geschil: na verstrijken implementatietermijn op 15 januari 2019 is rechtbank weliswaar verplicht  BVIE zoveel mogelijk uit te leggen in licht van bewoordingen en doel van die Richtlijn, uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE conform Merkenrichtlijn 2015 stuit echter af op rechtszekerheidsbeginsel en verbod van terugwerkende kracht en kan niet dienen als grondslag voor een uitleg contra legem van het nationale recht, Van Haren kan zich ten opzichte van Louboutin evenmin rechtstreeks beroepen Merkenrichtlijn 2015. Nu geldigheid merk wordt aangenomen staat inbreuk door Van Haren gelet op oordeel in tussenvonnis (IEPT20150401) vast.

 

IEPT20190205, Hof Amsterdam, Hauck v Stokke

Stokke vormmerk terecht nietig verklaard (vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, artikel 3(1)(e) Merkenrichtlijn 89/104/EEG en 2.1(2) BVIE): (strakke) vormgeving en aantrekkelijk uiterlijk kinderstoel (met name gebruik schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers) in hoge mate bepalend voor de gebruikskenmerken van de kinderstoel (veilig, deugdelijk, comfortabel, ergonomisch en pedagogisch verantwoord), teken bestaat uitsluitend uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, oftewel een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE.

 

IEPT20190205, Rb Den Haag, Arpa v Nolte

Nederlandse rechter op grond van artikel 8(1) Brussel I bis-Vo grensoverschrijdend bevoegd m.b.t. Nolte Duitsland: artikel 8(1) Brussel I bis-Vo behoort niet tot krachtens artikel 122 (2) UMeV uitgezonderde bepalingen, Unitaire karakter Uniemerk brengt mee dat bevoegdheid op grond van artikel 8(1) Brussel I bis-Vo gehele Unie bestrijkt, alle medegedaagden in Nederland gevestigd, sprake van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, nu alle gedaagden dezelfde inbreuk wordt verweten. Arpa heeft spoedeisend belang bij vorderingen: ondanks ondernomen acties hebben gedaagden nog producten onder het PHOENIX-teken aangeboden, geen onthoudingsverklaring getekend, Arpa pas sinds september 2018 op de hoogte van gebruik X-teken door gedaagden, waardoor spoedeisend belang niet door talmen verloren is gegaan. Gedaagden hebben PHOENIX-teken als merk gebruikt en niet als type-aanduiding: wijze waarop promotie wordt gemaakt in de Nolte folder, met aanprijzing van het Phoenix-product en vermelding van het teken in hoofdletters, zullen bij publiek de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding, geen elementen die duidelijk maken dat slechts technische, administratieve of andere kenmerken worden beschreven. Verwarringsgevaar tussen PHOENIX-teken en Uniewoordmerk en Uniewoord/-beeldmerk FENIX, Engelse uitspraak auditief identiek, bij andere uitspraken redelijke mate van overeenstemming, redelijke mate van visuele overeenstemming, zeer grote mate van begripsmatige overeenstemming door verwijzing naar mythologische vogel die uit de as herrees, identieke waren. X-teken gebruikt als merk:      sprake van gestileerd logo dat bij consument indruk wekt dat sprake is van merkgebruik, niet enkel van bepaald soort vormgeving. Verwarringsgevaar tussen X-merk en X-teken: visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en identieke waren. Belangenafweging valt uit in nadeel gedaagden: gedaagden waren bekend met merken van Arpa en hebben over zichzelf afgeroepen dat zij met gebruik van inbreukmakende teken in een dure catalogus die zij eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met inbreukverbod.

 

IEPT20190131, HvJEU, Pandalis v EUIPO

Woordmerk Cystus mocht ondanks vermelding op verpakking voor voedingssupplementen vervallen worden verklaard wegens ontbreken normaal gebruik: geen normaal gebruik indien het aanbrengen van een merk er niet toe bijdraagt dat een afzet voor de waar wordt gevonden of dat de waar in het belang van de consument wordt onderscheiden van die van andere ondernemingen, Gerecht heeft verklaard dat het gebruik “cystus” op de verpakkingen gelet op de context ervan door het publiek als beschrijvend voor het hoofdingrediënt van deze producten “cistus” zou worden opgevat en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren, hiermee is niet geoordeeld dat het betrokken merk beschrijvend is zodat de klacht hiertegen faalt.

 

IEPT20190130, Rb Den Haag, Luxottica

Merkinbreuk door verkoop Ray-Ban zonnebrillen op Facebook: beroep op uitputting faalt nu gedaagde gestelde vakantieaankopen in EU-landen niet kan bewijzen.

 

IEPT20190130, Rb Rotterdam, Dansgroep

Geen misbruik van recht: enkele feit dat partijen gezamenlijk hadden besloten EV Entertainment opdracht te verlenen staat niet in de weg aan registratie merk door een van de opdrachtgevers. Geen rechtsverwerking: dat eiser die de [handelsnaam 1] bezigde sinds de oprichting van de groep tot 2016 geen enkel bezwaar heeft geuit tegen gebruik daarvan door anderen onvoldoende. Geen inbreuk op merk/handelsnaam [handelsnaam 1] in periode tot november 2012 en 2014 toen eiser deel uitmaakte van de dansgroep. Impliciete toestemming gebruik [handelsnaam 1] in periode november 2012 tot datum sommatiebrief eiser. Bewijsopdracht dat eiser vóór 6 januari 2016 heeft aangegeven dat [handelsnaam 1] niet mag worden gebruikt. Bewijsopdracht dat na sommatie van 6 januari 2016 inbreuk is gemaakt op merk/handelsnaam [handelsnaam 1].

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Montis

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe nu na verval modelrecht geen instandhoudingsverklaring is afgelegd hetgeen volgens artikel 21 lid 3 (oud) BTMW is vereist: instandhoudingsverklaring slechts in strijd met Berner Conventie voor zover deze afbreuk doet aan minimum beschermingstermijn van 25 jaar welke in 2008 is verstreken, non-discriminatiebeginsel uit artikel 18 VWEU leidt niet tot andere uitkomst, auteursrecht volgens HvJEU niet herleefd door het vervallen van artikel 21 lid 3 en 24 (oud) BTMW, onvoldoende onderbouwd dat de Charly op 1 juli 1995 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam in Duitsland en Frankrijk zodat beroep op artikel 51 lid 1 Aw niet slaagt. Montis heeft geen gegronde reden zich te verzetten tegen verdere verhandeling van ter zitting getoonde herstelde Charly-stoelen: merk wordt na vervanging hoes niet opnieuw aangebracht, voor zover merk wordt gebruikt in reclame-uitingen is duidelijk dat het gaat om tweedehands, door Klaver gerevideerde stoelen. Montis heeft ook geen gegronde reden zich te verzetten tegen verkoop herstelde stoelen met originele bodemplaat waarop het merk Montis is aangebracht: geen wezenlijke kwaliteitsverschillen met het origineel, verwijdering merk kan niet van Klaver worden gevergd.

 

IEPT20190123, HvJEU, Klement v EUIPO

Gerecht EU heeft impliciet geoordeeld dat enkel door de ongewone vorm van het merk het aangevallen driedimensionale merk van een oven een groot onderscheidend vermogen heeft, ondanks dat de vorm tot op zekere hoogte functioneel is. Merk normaal gebruikt, ondanks dat op de waren ook het woordmerk “Bullerjan” wordt aangebracht: Gerecht EU mocht oordelen dat het woordmerk “Bullerjan” minder onderscheidend vermogen heeft dan het driedimensionale merk en de totaalindruk daarvan niet wijzigt. Feit dat het woordmerk “Bullerjan” mogelijk de bepaling van de commerciële herkomst van de desbetreffende ovens kan faciliteren niet tegenstrijdig met het feit dat het woordmerk niet het onderscheidend vermogen van het driedimensionale merk dat bestaat uit de vorm van de waren wijzigt. In situatie dat gerecht van eerste aanleg heeft vastgesteld dat het betrokken merk significant afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector is het niet aan de merkhouder om verder bewijs te leveren dat de vorm niet gangbaar is in de betrokken sector, maar aan degene die het verval van het merk inroept.