1 - Regelgeving merkenrecht
Print this page
Hof van Justitie EU
IEPT20190612, HvJEU, Patent-och registreringsverket v Hansson
Verklaring van afstand van recht toegestaan. Lidstaten hebben vrijheid om naar nationaal recht te voorzien in verklaringen van afstand van recht, voor zover deze geen afbreuk doen aan nuttige werking Merkenrichtlijn en met name aan de bescherming tegen verwarring. Artikel 4(1)(b) Merkenrichtlijn 2008 verzet zicht tegen nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand (i) waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk, waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling, of (ii) waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.
IEPT20180419, HvJEU, Peek & Cloppenburg
Inroepen voorrang ouder nationaal merk voor Uniemerk in een lidstaat. Geen basis in Unierecht voor stelling dat gebruik van een nationaal merk, nadat hiervan afstand is gedaan, een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Unierecht verzet zich tegen een uitleg van nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien het merk nietig of vervallen kan worden verklaard op zowel (1) het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen als (2) op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.
IEPT20170405, HvJEU, EUIPO en Forge de Laguiole v Szajner
Toepassing van het nationale recht door het EUIPO. Gerecht moet bij de beoordeling van de naar nationaal recht geboden bescherming een nationale rechtsregel toepassen zoals die op het moment van zijn beslissing door de nationale rechters wordt uitgelegd. Het moet dus ook rekening kunnen houden met een beslissing van een nationale rechter, die werd gewezen nadat de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO werd vastgesteld.
IEPT20160622, HvJEU, Nikolajeva v Multi Project
Rechtbank voor Uniemerk niet ambtshalve gehouden merkinbreuk te verbieden bij gebreke aan vordering. Artikel 102(1) van de Uniemerkenverordening verzet zich er niet tegen dat een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend. Artikel 9(3), tweede zin, van de Uniemerkenverordening verzet zich ertegen dat een houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen voor handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag.
IEPT20151006, HvJEU, Ford v Wheeltrims
Nationale rechter kan merkenrecht niet verder beperken dan beperkingen die voortvloeien uit de Merkenrichtlijn. Fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto’s die zonder toestemming een merkteken op zijn waren aanbrengt, kan geen beroep doen op modelrechtelijke reparatieclausule ex artikel 14 Modellenrichtlijn en artikel 110 Gemeenschapsmodellenverordening. Genoemde bepalingen voorzien niet in afwijking van bepalingen uit Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening. Nationale rechter kan het merkenrecht volgens vaste rechtspraak niet beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de Merkenrichtlijn zelf.
IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida
Geen strijd openbare orde bij onjuiste toepassing artikel 5(3) Merkenrichtlijn. Een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5(3) van de Merkenrichtlijn is geen kennelijke schending van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dit rechtvaardigt dan ook niet dat de beslissing niet wordt erekend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde.
IEPT20130718, HvJEU, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO
HvJEU exclusief bevoegd tot uitleg TRIPs. De uitleg van TRIPs-recht met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon per 1 december 2009 tot de exclusieve jurisdictie van het Hof van Justitie en is een uniforme uitleg en toepassing daarvan een zaak van EU-recht.
Onderscheidend vermogen Gemeenschapsmerk beoordeeld op Gemeenschapsniveau. Naast de mogelijkheid dat een merk wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen in de ene lidstaat onderscheidend vermogen mist en in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit, kan een merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau, in een afzonderlijke lidstaat van de Gemeenschap wel onderscheidend vermogen bezitten. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Een aangevraagd Gemeenschapsmerk dient alleen op basis van de relevante communautaire regeling te worden beoordeeld. Een nationale beslissing kan in geen geval de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing of van het bestreden arrest op losse schroeven zetten.
IEPT20040624, HvJEG, Heidelberger Bauchemie
Zo veel mogelijk TRIPs-conforme uitleg. Aangezien de Gemeenschap partij is bij TRIPs, moet het communautaire merkenrecht zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd.
IEPT20030311, HvJEG, Ansul v Ajax
Autonome en eenvormige uitleg van gemeenschapsrechtelijke bepaling vereist. Met het oog op de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk dat de begrippen van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling.
IEPT20021121, HvJEG, Robelco v Robeco
Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet geharmoniseerd. Uit de bewoordingen van de richtlijn blijkt dat de verdergaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” niet onder de communautaire harmonisatie valt. Dit wordt bovendien bevestigd door de derde overweging van de considerans van de richtlijn - waarin wordt verklaard dat het niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt - en de zesde overweging van de considerans - volgens welke deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit. Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten zelf om te bepalen in welke de omvang en in werk geval bescherming wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming. Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat. Een lidstaat mag dus onder de door hem zelf vastgestelde voorwaarden een merk beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
IEPT20001214, HvJEG, Dior v Tuk en Assco v Layher
Zo veel mogelijk TRIPs-conforme uitleg. Wanneer het een gebied betreft waarop TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden - zoals bij het merkenrecht - moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht voorlopige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van TRIPs.
Begrip toestemming voor het in de handel brengen geharmoniseerd. Het hof overweegt onder verwijzing naar het Silhouette-arrest (IEPT19980716) dat artikel 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen. Dit geldt ook voor begrip “toestemming” voor het in de EER in de handel brengen. Indien het begrip toestemming onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dat voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben dat de bescherming verschilt naar gelang van de betrokken wet.
IEPT19980716, HvJEG, Silhouette v Hartlauer
Basisregels merkenrecht Europees geharmoniseerd. Hoewel het volgens de derde overweging van de considerans van de Merkenrichtlijn “thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen”, bevat de richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels, te weten - volgens dezelfde overweging - regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en sluit deze overweging niet uit dat die regels volledig worden geharmoniseerd. Van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten.
IEPT19980616, HvJEG, Hermes v FHT
Hof bevoegd inzake uitleg TRIPs. Ingevolge artikel 99 van de merkenverordening kunnen de aan het gemeenschapsmerk ontleende rechten worden beschermd door middel van ‘voorlopige en beschermende maatregelen’. Aangezien de Gemeenschap partij is bij het TRIPs en deze overeenkomst het gemeenschapsmerk betreft, moeten de in artikel 99 van de verordening bedoelde rechterlijke instanties wanneer zij nationale regels toepassen bij het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van de aan een gemeenschapsmerk ontleende rechten, dit zoveel mogelijk doen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van het TRIPs. Wanneer de gestelde vraag betrekking heeft op een bepaling tot de uitlegging waarvan het Hof bevoegd is, is het derhalve in beginsel verplicht te antwoorden. Bovendien heeft de Gemeenschap er stellig belang bij dat ter vermijding van uiteenlopende uitleggingen in de toekomst die bepaling op eenvormige wijze wordt uitgelegd, ongeacht de omstandigheden waaronder zij toepassing moet vinden.
Hoge Raad
IEPT20160708, HR, Diageo v Simiramida
Verplichting om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Het HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeel (IEPT20150716) dat de erkenning van de in het geding zijnde beslissing, ongeacht de mate van onjuistheid daarvan, niet wegens strijd met de openbare orde kan worden gewegeird. Zelfs indien de schending van artikel 5(3) Merkenrichtlijn door de rechtbank te Sofia zou worden aangemerkt als kennelijke schending van de openbare orde rust op Diageo de plicht om alle in Bulgarije beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om deze schending ongedaan te doen maken.
Rechtbanken
IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Geen beroep op nog niet geïmplementeerder Merkenrichtlijn 2015 mogelijk. Nog niet geïmplementeerde Merkenrichtlijn 2015 - welke een uitsluitingsgrond bevat voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die “of een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft - niet van invloed op dit geschil. Na verstrijken implementatietermijn op 15 januari 2019 is rechtbank weliswaar verplicht BVIE zoveel mogelijk uit te leggen in licht van bewoordingen en doel van die Richtlijn. Uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE conform Merkenrichtlijn 2015 stuit echter af op rechtszekerheidsbeginsel en verbod van terugwerkende kracht en kan niet dienen als grondslag voor een uitleg contra legem van het nationale recht.
IEPT20160301, Rb Rotterdam, WFL v Philip Morris
Handhavend optreden na inwerkingtreding Merkenrichtlijn 2015. Philip Morris kan blijkens arrest van het HvJEU (IEPT20111201) niet handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen die niet verhandeling op Europese markt bestemd zijn. Handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen wel mogelijk wanneer Merkenrichtlijn 2015 geldend recht is geworden.
