Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering)

10.1) Indien een teken op zich geen onderscheidend vermogen heeft, kan het dit verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen moet worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van de waren of diensten van deposant wordt opgevat. Het is aan deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (HvJEU, CHIEMSEE). Het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) heeft bepaald dat een oorspronkelijk niet onderscheidend teken alleen kan worden ingeschreven wanneer inburgering vóór de datum van depot wordt aangetoond (BenGH, BIOMILD 1).

10.2) Het BBIE merkt op dat het enkele bewijs dat een teken werd gebruikt, niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk, dat wil zeggen een teken ter identificatie van de waren of diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Dit kan enkel worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken waren of diensten als geheel, en de positie van het gedeponeerde teken binnen dat geheel. De omstandigheden waaronder die voorwaarde voor verkrijging van onderscheidend vermogen wordt vervuld, kunnen overigens niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.

10.3) De Benelux is in merkenrechtelijk opzicht één ondeelbaar territorium. Dit brengt met zich mee dat een teken alleen een geldig merk kan zijn, wanneer het dat in de gehele Benelux is. Inburgering zal dus altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEU, EUROPOLIS). Voor een woord dat bijvoorbeeld beschrijvend is in het Engels zal, ervan uitgaande dat de betekenis ervan in de hele Benelux wordt begrepen, dus ook inburgering in de hele Benelux moeten worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor “taalneutrale” tekens zoals kleur- of vormmerken. Een woord dat echter alleen beschrijvend is in bijvoorbeeld het Luxemburgs, zal uitsluitend ten overstaan van het deel van het Benelux-publiek dat die taal begrijpt, hoeven in te burgeren.

Uitzondering op dit uitgangspunt vormt de situatie waarin het merk een geografische beperking in zich draagt.

Voorbeeld: De krant “Gooi- en Eemlander” zal naar zijn aard slechts in deze regio worden gelezen zodat inburgering in deze regio in beginsel volstaat.

10.4) Inburgering kan alleen de onder 2.11, lid 1, sub b, c en d BVIE bedoelde weigeringsgronden opheffen. Zoals reeds aangegeven onder punt 4.1 geldt dit met name niet voor de specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 2, BVIE (HvJEU, PHILIPS).