Zaak C-104/18 P: Koton v EUIPO. Conclusie A-G Kokott van 4 april 2019.
Merkenrecht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU van 30 november 2017 (IEPT20171130), waarin het Gerecht oordeelde de Kamer van Beroep terecht had geoordeeld dat er geen kwade trouw kon worden vastgesteld bij de inschrijving van het beeldmerk KOTON, aangezien er geen overeenstemming zou zijn tussen diensten van dit merk en de diensten waarvoor het oudere merk STYLO & KOTON was ingeschreven, waardoor elk verwarringsgevaar tussen de merken wordt uitgesloten. A-G Kokott concludeert tot vernietiging van het arrest, omdat niet met alle relevante factoren voor de beoordeling van het eventuele bestaan van kwade trouw rekening is gehouden. In citaten:
“24. Hoewel het Gerecht desondanks nog andere overwegingen in aanmerking heeft genomen die ik hieronder (onder B) zal behandelen, heeft het in deze twee punten van het bestreden arrest geven blijk van een ernstige onjuiste rechtsopvatting.
25. De omstandigheid dat voor een zelfde of een soortgelijk product of een zelfde of soortgelijke dienst een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt dat kan worden verward met het teken waarvoor om inschrijving wordt verzocht, is namelijk, zoals het Gerecht zelf in de punten 32 en 40 van het bestreden arrest terecht heeft betoogd(3), slechts een factor waarmee in het bijzonder rekening moet worden gehouden.(4) Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager moet echter rekening worden houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk.(5) [...]
52. Partijen hebben de oorspronkelijke overlapping van waren en diensten derhalve aan de orde gesteld in de procedures voor het Gerecht en het Hof. Dientengevolge moet hiermee rekening worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw.
53. Bij zijn beoordeling of er sprake is van kwade trouw heeft het Gerecht dus een factor buiten beschouwing gelaten. [...]
63. Het bestreden arrest moet dus worden vernietigd omdat niet met alle relevante factoren voor de beoordeling van het eventuele bestaan van kwade trouw rekening is gehouden. [...]
70. De door Nadal Esteban uiteengezette commerciële logica volstaat niet om deze twijfels weg te nemen. Hij voert in wezen aan dat hij voornemens was bepaalde diensten aan te bieden en in dit verband tassen te gebruiken waarop het litigieuze merk reeds was afgebeeld, omdat hij deze katoenen tassen als verpakking van bepaalde waren had gekregen. De motivering van Nadal Esteban heeft dus niet veel meer om het lijf dan pure gemakzucht. Uit zijn betoog blijkt niet van een legitiem belang dat verklaart waarom hij het risico van verwarring van zijn diensten met die van Koton of het risico van een belemmering van toekomstige activiteiten van Koton op de koop toe neemt.
71. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de aanvraag voor het litigieuze merk te kwader trouw is ingediend. De beslissing van de kamer van beroep dient bijgevolg te worden vernietigd.”
Lees de conclusie hier.
