Conclusie P-G Langemeijer in de zaak ITT tegen Karl Dungs over merkinbreuk door domeinnaamhouder

Merkenrecht - Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk DUNGS. ITT heeft de domeinnaam dungs.nl van een derde gekocht en is deze gaan gebruiken als website voor zijn onderneming, waarop onder meer producten van het merk DUNGS werden aangeboden. Karl Dungs stelt dat het gebruik van de domeinnaam merkinbreuk oplevert en heeft in de procedure overdracht van de domeinnaam gevorderd.

Na terugverwijzing door de Hoge Raad (IEPT20181130) heeft het hof (IEPT20200421) geoordeeld dat Karl Dungs niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen. De Hoge Raad oordeelde dat als uitgangspunt geldt dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander.

Het hof heeft geoordeeld dat op de website dungs.nl inbreuk wordt gemaakt op het uniemerkenrecht van Karl Dungs, waardoor Karl Dungs niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen en door die overdracht ook niet ongerechtvaardigd wordt verrijkt. De tekst op de website wekt volgens het hof de indruk dat er tussen ITT Controls en Karl Dungs een bijzondere samenwerkingsband bestaat terwijl ITT Controls geen officiële wederverkoper is. Tegen dit oordeel heeft ITT cassatieberoep ingesteld. ITT stelt dat de overdracht van de domeinnaam onevenredig is, nu de inbreukmakende uitingen ook verwijderd kunnen worden zonder dat vervolgens overdracht dient plaats te vinden.  

P-G Langemeijer concludeert (2.7) dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Daartoe is het volgende redengevend. Het hof moest na terugverwijzing alsnog het merkenrecht betrekken bij de beoordeling van de vorderingen van ITT. Het hof is daarbij tot het oordeel gekomen dat ITT de domeinnaam dungs.nl gebruikt voor het aabieden van andere - gelijke of soortgelijke - waren dan de waren van Karl Dungs. Dit gebruik maakt inbreuk op het uniemerk. Het hof heeft in het bestreden arrest vervolgens opnieuw beoordeeld of de merkhouder onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen. In dat verband heeft ITT heeft een beroep gedaan op het evenredigheidsbeginsel, maar het subonderdeel meldt geen vindplaatsen in de gedingstukken waar ITT een beroep zou hebben gedaan op het evenredigheidsbeginsel of waar de door ITT genoemde remedie (verwijdering van inbreukmakende uitingen) als alternatief aan de orde is gesteld. Om die reden kunnen de klachten al niet tot cassatie leiden. Daarbij zijn de klachten gegrond op een verkeerde lezing van het bestreden arrest (2.9). Het hof behoefde zich niet uit te laten over de vraag of, en zo ja hoe, de merkinbreuk tenietgedaan zou kunnen worden door een aanpassing aan de inhoud van de website. 

Lees hier de volledige conclusie.