Werkwijze en uitgangspunten bij toetsing op absolute gronden

9.1) Met betrekking tot de werkwijze van het BBIE wordt vooropgesteld dat het BBIE (zoals aangegeven door het HvJEU) als uitgangspunt hanteert dat de wettelijke criteria dienen te worden toegepast conform de achterliggende ratio ervan. De functie van de toetsing op absolute gronden is gelegen in het algemeen belang, dit vormt de basis voor een eventuele weigering. De door wet en rechtspraak aangegeven grenzen en interpretatie geven de handvatten op basis waarvan het BBIE besluit al dan niet tot weigering over te gaan. Het BBIE hecht eraan de toetsing zo feitelijk en concreet mogelijk in te vullen en kiest daarbij voor een benadering die zo veel mogelijk overeenstemt met de (economische) realiteit waarin het merk gebruikt gaat worden.

Voorbeeld: Een consument op zoek naar vitaminepreparaten zal bij het aantreffen van een verpakking met de aanduiding “C” aannemen te maken te hebben met preparaten van vitamine C; een consument die een computer wil kopen zal bij deze zelfde aanduiding “C” denken aan een harde schijf.

9.2) Het BBIE hanteert daarbij als uitgangspunt dat moet worden gekeken naar de vermoedelijke opvatting van het in aanmerking komend publiek dat wordt geconfronteerd met het gedeponeerde teken. Het in aanmerking komend publiek wordt door het HvJEU gedefinieerd als zijnde “een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten” (GUT SPRINGENHEIDE).

Voorbeeld: Een als woordmerk gedeponeerde beschrijvende aanduiding in het Latijn zal veelal onderscheidend vermogen hebben, aangezien het grote publiek niet bekend is met deze taal. Indien een dergelijk depot echter wordt verricht voor chirurgische apparatuur verandert deze situatie. Artsen zijn veelal wel bekend met het Latijn, in hun vak wordt deze taal immers gebruikt. Eenzelfde effect doet zich voor bij juristen.

9.3) In dit kader is verder van belang dat in de Benelux verschillende officiële talen worden gesproken en dat ook de kennis bij het publiek van andere talen en met name Engels relatief groot is. Daarnaast bestaan er verschillende dialecten. Ook wanneer een teken slechts door een deel van het Benelux-publiek in zijn beschrijvende betekenis wordt begrepen, heeft dit tot gevolg dat het niet als merk kan worden ingeschreven.

Voorbeeld: Het teken “ristorante italiano” voor horecadiensten zal worden geweigerd omdat dit, ook al is Italiaans geen gangbare taal in de Benelux, toch door (het overgrote deel van) het Benelux-publiek in zijn beschrijvende betekenis zal worden begrepen.

9.4) Tenslotte wordt hier opgemerkt dat de werking van artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE niet van invloed is op de beslissing van het BBIE al dan niet te weigeren. Een dergelijk uitgangspunt zou niet te rijmen zijn met het systeem van artikel 2.11 en 2.12 BVIE (HvJEU, LIBERTEL). Het door sommigen gehanteerde argument dat weigering van beschrijvende tekens niet nodig is omdat anderen deze toch altijd in beschrijvende zin mogen gebruiken, is dus niet relevant. De wetgever heeft, in het algemeen belang dat bij beschrijvende tekens juist gelegen is in het belang van anderen om zich niet te hoeven verdedigen tegen ongeldige merken, gekozen voor een toetsing vooraf door het Bureau. Voor de omvang van deze toetsing kan verder worden verwezen naar punt 11 van deze richtlijnen.