Mogelijk prejudiciële vraag over of begrip “vorm” beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar

(Met dank aan: Eelco Bergsma en Wim Maas, Deterink en Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Geen verplichting om op grond van artikel 1.14 BVIE uit te gaan van vonnis van Rb van Koophandel. Beneluxmerk voor rode zool blijkens omschrijving geen eenvoudig tweedimensionaal merk. Merk heeft zowel aspecten van kleur- als vormmerk, nu het bestaat uit kleureigenschap van de zool van een schoen. Merk in najaar 2012 ingeburgerd voor hooggehakte damesschoen. Nietigheid van merk voor andere soorten schoenen leidt niet tot nietigheid van deel van waren (hooggehakte schoenen) waarvoor merk wel geldig was. Rb voornemens prejudiciële vraag te stellen of begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar. Indien merk geldig wordt bevonden merkinbreuk:  verwarringsgevaar vanwege aanzienlijke visuele overeenstemming, bovengemiddeld onderscheidend vermogen en dezelfde waren.

MERKENRECHT

Vonnis in verzet. Zie ook verstekvonnis (IEPT20130717). Volgens Louboutin maken de pumps van Van Haren inbreuk op haar Beneluxmerk van een rode zool.

Van Haren meent dat de rechtbank uit moet gaan van de in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel van 20 maart 2014 vastgestelde nietigheid van het Beneluxmerk (B912878), waardoor Louboutin niet-ontvankelijk moet worden verklaard, c.q. haar vorderingen moeten worden afgewezen. Het latere arrest van het Hof van Beroep (B913353) wordt niet in het oordeel betrokken, aangezien partijen daar niet op hebben kunnen reageren. De rechtbank beoordeelt het verweer alsof het arrest niet is gewezen. Aangezien het vonnis van de Rechtbank van Koophandel dan nog niet in kracht van gewijsde wordt geacht te zijn gegaan, is de rechtbank niet verplicht om op grond van artikel 1.14 BVIE uit te gaan van het vonnis en de nietigheid van het merk.

Het Beneluxmerk kan niet als eenvoudig tweedimensionaal merk worden geduid, zoals Van Haren heeft gesteld. De omschrijving van het merk maakt duidelijk dat het merk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van de schoen betreft. Dat de omschrijving stelt dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk, maakt dit niet anders maar bevestigd dit juist, omdat daaraan wordt toegevoegd dat de in de grafische vormgeving weergegeven contouren van de schoen zijn bedoeld de positie van het merk duidelijk te maken en dus niet om het Beneluxmerk tot een tweedimensionaal beeld te beperken.

Het Beneluxmerk heeft volgens de rechtbank aspecten van zowel een kleur- als een vormmerk, nu het bestaat uit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Het Beneluxmerk is volgens de rechtbank in het najaar van 2012 ingeburgerd als merk. Dit ondersteund door de Benelux verschenen publicaties die door Louboutin zijn overgelegd, waarin op een of andere manier het consequent gebruik van een rode zool door Louboutin wordt genoemd of de herkomst van een paar schoenen wordt toegeschreven aan Louboutin op grond van de rode zool. Het door Van Haren overgelegde marktonderzoek laat voorts volgens de rechtbank zien dat meer dan 40% van de respondenten de in het onderzoek gebruikte schoen als afkomstig van Louboutin herkent.

Dat het merk in 2012 aan nietigheid bloot stond, omdat niet is gesteld of gebleken dat de rode zool van Louboutin is ingeburgerd voor andere waren dan damesschoenen met een hoge hak, terwijl de inschrijving betrekking had op schoenen in het algemeen, doet hier niet aan af. De wijziging van 10 april 2013 vormt een beperking van de waren waarvoor het schoen aanvankelijk was ingeschreven tot een specifieke deelverzameling. Voor die deelverzameling was het merk in 2012 ingeburgerd en daarom ook geldig. Dat het merk voor andere soorten schoenen dus niet geldig zou zijn, leidt niet tot nietigheid van de inschrijving voor het deel van de waren waarvoor het merk wel geldig was.

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Uit de door partijen overgelegde producties blijkt voldoende overtuigend dat de rode kleur van de zool aantrekkelijk wordt gevonden en dat Louboutin de rode zool is gaan toepassen vanwege esthetische redenen. Ook het marktonderzoek, waarin 18% van de respondenten heeft aangegeven de schoen te kopen vanwege de rode zool wordt meegenomen in dit oordeel. Het is echter de vraag of de uitzondering op een merk als het onderhavige van toepassing is. De rechtbank is daarom voornemens om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie EU en Partijen krijgen de gelegenheid zich over dit voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.  Het gaat om de volgende vraag:

“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme,) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”

Indien de rechtbank na beantwoording van de prejudiciële vraag tot het oordeel zou komen dat het Beneluxmerk niet onder de uitzondering van artikel 2.1(2) BVIE valt en dus geldig is, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van merkinbreuk ex. artikel 2.20 (1)(b) BVIE. Het gestelde inbreukmakende teken wordt voor dezelfde waren gebruikt en er is sprake van aanzienlijke visuele overeenstemming, omdat de contouren van de kleur rood op de zool van de pumps van Van Haren in aanzienlijke mate overeenkomen met de controuren van de gehele zool. Hierdoor oogt het door Van Haren gebruikte teken als het Beneluxmerk, met name indien de Van Haren schoenen worden gedragen. Ook is sprake van een bovengemiddeld onderscheidend vermogen door de inburgering en de vele in het geding gebrachte publicaties. Er is daarom sprake van verwarringsgevaar. Dat de schoenen van Van Haren aanzienlijk goedkoper zijn doet hier niet aan af, aangezien uit de publicaties niet kan worden afgeleid dat het publiek bekend is met het feit dat het alleen om zeer dure schoenen gaat. Ook speelt mee dat wanneer de schoenen eenmaal gekocht zijn, bij het zien van anderen met de schoenen de aankoopprijs geen rol kan spelen.  Dat dat de schoenen niet als onderscheiding voor de Van Haren schoenen worden gebruikt wordt verworpen, aangezien Van Haren niet heeft betwist dat door de verwijzing naar de actrice Halle Berry bij de marketing van de schoenen een directe link wordt gelegd met de schoenen van Louboutin (omdat deze zich in het openbaar nagenoeg alleen op Louboutin schoenen vertoont). De rechtbank houdt iedere beslissing aan.

IEPT20150401, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

(kopie origineel vonnis)