Geen merkinbreuk ‘sub d’ of onrechtmatige daad jegens OK door houden domeinnaam ok.nl
29-05-2017 Print this pageGeen inbreuk ‘sub d’ op beeldmerk OK door houden domeinnaam ok.nl: weliswaar sprake van gebruik ok.nl in economisch verkeer, beeldmerk isonderscheidend voor tankstations en sprake van overeenstemming tussen beeldmerk en domeinnaam maar geen afbreuk aan reputatie OK door mededeling dat website door een ander is geregistreerd, onvoldoende onderbouwd dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken en geldige reden voor gebruik nu ok.nl werd geregistreerd vóór het OK beeldmerk werd gebruikt of reputatie genoot. Geen onrechtmatige daad: houden 16-tal beschrijvende domeinnamen onvoldoende voor aannemen grootscheepse domeinnaamkaping, domeinnamen mogen met winst worden verhandeld en geen verplichting om domeinnaam te gebruiken.
MERKENRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD
Hoger beroep tegen (IEPT20150304). Fuelplaza voert onder de handelsnaam OK een onderneming die handelt in brandstoffen en smeermiddelen. Fuelplaza exploiteert in Nederland onder het beeldmerk OK een netwerk van tankstations. Fuelplaza is sinds 2003 houder van de volgende twee merkregistraties: het Benelux beeldmerk "OK" en het Benelux woordmerk "OK NoordOost". Fuelplaza exploiteert voor baar activiteiten de website www.okolie.nl. Gaos heeft op 25 januari 1999 Gaos de domeinnaam ok.nl geregistreerd. Op deze domein staat het bericht: "Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten. Contact. Per e-mail: [email protected]." Fuelplaza heeft meermaals geprobeerd de domeinnaam tegen betaling over te nemen, maar Gaos heeft dit geweigerd. Volgens Fuelplaza is sprake van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Fuelplaza, onrechtmatig handelen en misbruik van bevoegdheid. De rechtbank heeft de vorderingen van Fuelplaza afgewezen.
De grieven betreffen de verwerping van het beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, onrechtmatig handelen en misbruik van recht. Met betrekking tot de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl aan te merken is als gebruik waartegen Fueleplaza op grond van art. 2.20 lid 1 BVIE kan optreden, oordeelt het hof dat het hier niet van belang is of het gebruik een economische betekenis heeft en dat door de in de inleiding genoemde mededeling aankondiging de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken, sprake is van gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
Dan overweegt het hof dat voor een beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken een noodzakelijke toepassingsvoorwaarde is. Het beeldmerk OK is volgens het hof van huis uit weinig onderscheidend vanwege het beschrijvende karakter van het woord ok. De stelling van Gaos dat het beeldmerk OK ieder onderscheidend vermogen mist, kan volgens het hof echter niet worden gevolgd omdat het merk niet uitsluitend beschrijvend is voor de waren, het merk is ingeschreven, en Gaos geen nietigheidsvordering heeft ingesteld. Voorts oordeelt het hof dat voor zover het beeldmerk OK op het moment van depot nog niet het vereiste onderscheidend vermogen bezat, het dit door het recente gebruik alsnog heeft verkregen. Gelet op de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de domeinnaam ok.nl en het beeldmerk OK en het groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK, oordeelt het hof dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die bij OK tankt, een samenhang ziet tussen het OK beeldmerk en de domeinnaam ok.nl. Overeenstemming wordt aangenomen.
Met betrekking tot de vraag of sprake is van voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie en/ of het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK, overweegt het hof dat niet valt in te zien dat de in de inleiding genoemde mededeling op de website een negatieve invloed heeft op het imago van het beeldmerk OK. Daarnaast is volgens het hof geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken nu Gaos stelt dat zij de domeinnaam niet wil verkopen en Fuelplaza onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam slechts houdt om deze met veel winst aan Fuelplaza te verkopen.
Bovendien oordeelt het hof dat – voor zover van enig voordeel sprake zou zijn – geen sprake is van onrechtmatigheid omdat het beeldmerk OK niet door Fuelplaza werd gebruikt vóór Gaos de domeinnaam registreerde en niet is aangetoond dat haar rechtsvoorganger dit wel deed. Nu niet is gebleken dat het beeldmerk OK vóórdat Gaos de domeinnaam ok.nl registreerde werd gebruikt en/of enige reputatie genoot, is het hof van oordeel dat Gaos, een eigen recht heeft op de domeinnaam ok.nl dat een geldige reden vormt als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d. Van merkinbreuk ‘sub d’ is volgens het hof derhalve geen sprake.
Ook van een onrechtmatige daad is volgens het hof geen sprake. Fuelplaza heeft gesteld dat Gaos door het registreren van ruim 300 domeinnamen zich schuldig maakt aan domeinnaamkaping en om die reden als te kwader trouw moet worden beschouwd. Van de overgelegde domeinnamen wordt volgens het hof echter slechts een beperkt aantal daadwerkelijk door Gaos gehouden, en het hebben van 16-tal beschrijvende .nl-domeinnamen, is volgens het hof onvoldoende voor de conclusie dat Gaos zich schuldig maakt aan grootscheepse domeinnaamkaping. Voorts wordt vastgesteld dat het gaat het om domeinnamen die door een ieder kunnen worden geregistreerd en naar het oordeel van het hof met winst mogen worden verhandeld. Art. 3.2 van de geschillenregeling voor .nl domeinnamen staat hier volgens het hof niet aan in de weg nu de in dat artikel genoemde omstandigheden slechts van toepassing zijn indien sprake is van gevaar voor verwarring, en tussen partijen vaststaat dat hier in casu geen sprake van is.
Ook het betoog van Fuelplaza dat Gaos geen rechtens te respecteren belang heeft bij het behoud van de domeinnaam ok.nl., wordt door het hof verworpen. Volgens het hof heeft Gaos de domeinnaam rechtsgeldig verkregen, is er geen sprake van domeinnaamkaping en rust op grond van het .nl-domeinnamen reglement op haar geen verplichting de domeinnaam te gebruiken. Daarnaast beschikt Fuelplaza over de domeinnaam okolie.nl. waardoor zij volgens het hof voor klanten op het internet dus gewoon bereikbaar is en niet hinderlijk wordt geblokkeerd. Het belang van Fuelplaza is om ook bereikbaar wil zijn op de met haar beeldmerk OK overeenstemmende domeinnaam weegt volgens het hof niet zwaarder dan het belang van Gaos bij het behouden van haar domeinnaam.
Ook van misbruik van recht is volgens het hof geen sprake. Het staat Gaos volgens het hof vrij om te bepalen of en aan wie zij de domeinnaam overdraagt. Gelet op het bovenstaande oordeelt het hof dat de rechtbank Fuelplaza terecht in het ongelijk heeft gesteld en in de proceskosten heeft veroordeeld. Het vonnis wordt bekrachtigd. Ook in hoger beroep wordt Fuelplaza in de proceskosten veroordeeld. Gaos stelt dat 90% van de door haar verrichte werkzaamheden betrekking had op het bestrijden van de merkenrechtelijke grondslag. Fuelplaza heeft hiertegen geen verweer gevoerd. Het hof schat echter ex aquo et bono dat van de door Gaos verrichte werkzaamheden 70% betrekking had op de merkenrechtelijke grondslag en 30% op onrechtmatige daad en misbruik van recht. Voor de merkenrechtelijke grondslag wordt een bedrag van € 21.072,95 toegewezen en voor laatstgenoemde werkzaamheden wordt conform het normale liquidatietarief € 804,60 toegewezen.
IEPT20170523, Hof Arnhem-Leeuwarden, Fuelplaza v Gaos