Enkel gebruik beeldelement van samengesteld merk is normaal gebruik als onderscheidend vermogen niet wordt aangetast

Print this page 12-10-2017
IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus

Arresten CIPA v Registrar (IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt (IEPT20050707) hebben geen betrekking op oudere merken die voor de datum van die arresten geregistreerd waren. Enkel gebruik van beeldelement van samengesteld merk is "normaal gebruik", indien onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.

 

MERKENRECHT

 

Hogere voorziening ingesteld door het EUIPO tegen het arrest van het GEU (IEPT20150715) waarin het beroep tegen de beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO werd toegewezen voor zover was geoordeeld dat een aantal diensten uit klasse 35 (detailhandel van o.a. planten, bloemen en granen) niet onder de reikwijdte van het merk CACTUS vallen en dat geen sprake was van normaal gebruik voor de klasse 31 (bloemen, planten en granen). De hogere voorziening wordt afgewezen.

 

Volgens het EUIPO zou het Gerecht de arresten CIPA v Registrar (IP Translator, IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt (IEPT20050707) onjuist hebben gelezen door te oordelen dat de rechtspraak die daaruit voortvloeit geen terugwerkende kracht had, waardoor ten onrechte is geoordeeld dat de aanduiding van de omschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betrekking heeft op alle diensten van die klasse, met inbegrip van diensten van detailhandel in alle waren.

 

Naar het oordeel van het Hof van Justitie EU heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de rechtspraak die is voortgevloeid uit het CIPA v Registrar arrest niet van toepassing was op oudere merken. Het zelfde geldt voor het arrest Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt. Een dergelijke oplossing is in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Het Gerecht mocht dus oordelen dat Cactus niet gehouden was om te specificeren op welke waren of soorten waren de detailhandelsactiviteit betrekking had. De bescherming die wordt verleend door een merk dat is ingeschreven vóór de genoemde uitspraken, zoals het woordmerk Cactus (ingeschreven op 18 oktober 2002) en het beeldmerk Cactus (ingeschreven op 6 april 2001), kan niet worden aangetast door de arresten, voor zover deze slechts zien op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken. Het Gerecht heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de aanduiding van de klasseomschrijving van klasse 35 voor de betrokken oudere merken alle tot die klasse behorende diensten omvat, met inbegrip van diensten bestaand in de detailhandel in waren.

 

Het tweede middel is niet-ontvankelijk voor zover het ziet op de definitie van het relevante publiek en de perceptie van het oudere beeldmerk door dat publiek, aangezien dit feitelijke kritiek betreft, waar het Hof geen kennis van neemt. Het middel is wel ontvankelijk voor zover het ziet op de criteria aan de hand waarvan het normale gebruik van een merk in gereduceerde vorm moet worden beoordeeld.

 

Het Hof verwijst naar het Specsavers arrest (IEPT20130718), waarin het Hof zou hebben gepreciseerd dat het gebruik van een merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van artikel 15 UMeV, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd. Door geen strike overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van een merk wil artikel 15(1) UmeV de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Hieruit volgt dat dat zelfs is voldaan aan de voorwaarde van “normaal gebruik” in de zin van artikel 15(1) tweede alinea, onder a), UMeV als enkel het beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt, voor zover het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.

 

Het EUIPO kan het Gerecht niet verwijten dat het niet is nagegaan in hoeverre het weggelaten deel van het merk, namelijk het woordelement “Cactus”, onderscheidend vermogen had en van belang was in de perceptie van het teken in zijn geheel, omdat het Gerecht het teken zoals gebruikt in zijn gereduceerde vorm correct heeft vergeleken met het teken zoals het is ingeschreven. Het Gerecht oordeelde namelijk dat het ontbreken van het woordelement in de gereduceerde versie van het oudere beeldmerk niet voldoende zwaar woog in de perceptie van dat merk in zijn geheel om het onderscheidend vermogen daarvan te wijzigen. Ook is door het Gerecht de gelijkwaardigheid van het gebruikte teken in zijn gereduceerde vorm – enkel de gestileerde cactus – en het door het oudere beeldmerk beschermde teken – de gestileerde cactus met het woordelement “Cactus” correct globaal beoordeeld.

 

IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus

 

C501/15 P - ECLI:EU:C:2017:750