Vordering merkinbreuk kan niet worden afgewezen op basis van een nog niet toegewezen reconventionele vordering tot nietigverklaring
20-10-2017 Print this page
Voor de Engelse versie zie IP-PorTal
Vordering merkinbreuk kan niet worden afgewezen op basis van een absolute nietigheidsgrond zonder dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, is toegewezen. Wanneer de reconventionele vordering is toegewezen, maar nog niet definitief is geworden, staat dat de bepalingen van verordening nr. 207/2009 (Gemeenschapsmerkenverordening) een afwijzing van een vordering vanwege merkinbreuk op basis van een absolute nietigheidsgrond niet in de weg.
Verzoeker is sinds 17-05-2005 (‘met voorrang’) houder van het Uniewoordmerk ‘Baucherlwärmer’, een kruidenmengsel dat hij sinds circa 2000 met die naam aanduidt. Ook verweerster handelt in een dergelijk kruidenmengsel dat zij met dezelfde naam aanduidt. Verzoeker heeft een vordering tot staking ingesteld, vernietiging van de waren en publicatie van de uitspraak. Verweerster stelt dat verzoeker het Uniemerk in strijd met de goede zeden en te kwader trouw heeft verworven en stelt dan ook een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoekers Uniemerk in.
In eerste aanleg wordt de vordering van verzoeker afgewezen omdat de aanvraag van het Uniemerk te kwader trouw is verricht. In hoger beroep wordt deze beslissing bekrachtigd. Bij de verwijzende rechter ligt de zaak nu voor ‘Revision’.
Vraag 1:
Kan een vordering worden afgewezen op grond van kwader trouw van de aanvrager van het merk ten tijde van de registratie, als de gedaagde een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het uniemerk heeft ingesteld, maar de rechter op deze reconventionele vordering nog niet heeft beslist?
Het Hof merkt op dat de nietigverklaring van een Uniemerk op grond van een dergelijke absolute nietigheidsgrond (gelet op het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen te voorkomen), moet gelden voor de gehele Europese Unie en niet alleen voor de partijen bij de inbreukprocedure. Dit houdt in dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk op de reconventionele vordering tot nietigverklaring beslist vóór op de vordering wegens inbreuk te beslissen.
Het Hof beantwoordt de eerste vraag als volgt:
“Uit de voorgaande overwegingen volgt dat artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de krachtens artikel 96, onder a), van deze verordening bij een rechtbank voor het Uniemerk ingestelde vordering wegens inbreuk niet kan worden afgewezen op basis van een absolute nietigheidsgrond, zoals de in artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening bepaalde grond, zonder dat deze rechtbank de reconventionele vordering tot nietigverklaring, die de gedaagde op deze vordering wegens inbreuk heeft ingesteld op basis van artikel 100, lid 1, van deze verordening, en die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, heeft toegewezen.”
Vraag 2:
Kan de rechtbank voor het Uniemerk de vordering wegens inbreuk kan afwijzen vanwege de absolute nietigheidsgrond van het merk (aanvrager was bij aanvrage te kwader trouw), ook al is deze bij reconventionele vordering tot nietigverklaring, die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, nog niet definitief geworden?
Het Hof oordeelt hierover dat geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 de mogelijkheid voor de rechtbank voor het Uniemerk stelt om de vordering wegens merkinbreuk af te wijzen op basis van een nietigheidsgrond, afhankelijk van de voorwaarde dat de beslissing waarbij de reconventionele vordering tot nietigverklaring van dit merk op basis van dezelfde nietigheidsgrond heeft toegewezen, definitief is geworden, terwijl datzelfde vereiste in andere gevallen in artikel 100 van deze verordening is bepaald. In casu is tevens van belang dat aangezien de bij de beide gedingen betrokken partijen dezelfde zijn, zij over dezelfde verweermiddelen beschikken en de gevolgen van hun eigen handelen dienen te dragen. De mogelijkheid dat een van de partijen door opeenvolgend beroepen, de definitieve werking van de uitspraken in eerste aanleg probeert te vertragen, mag dus niet zwaarder wegen dan de verplichting van de rechter om het voor hem aanhangige geding te beslechten.
De tweede vraag wordt als volgt beantwoord:
“In deze omstandigheden dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat de bepalingen van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de rechtbank voor het Uniemerk de vordering wegens inbreuk, in de zin van artikel 96, onder a), van deze verordening, kan afwijzen op basis van een absolute nietigheidsgrond, zoals de in artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening bepaalde grond, zelfs al is de beslissing op de krachtens artikel 100, lid 1, van deze verordening ingestelde reconventionele vordering tot nietigverklaring, die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, niet definitief geworden.”
IEPT20171019, HvJEU, Raimund v Aigner
Zie ook:
