“Work Out” fitnesskleding van H&M uit 1997 maakt inbreuk op "drie-strepenmerk" Adidas
09-11-2017 Print this pageTwee-strepenteken op “Work Out” fitnesskleding van H&M uit 1997 maakt inbreuk op drie-strepenmerk Adidas. Verweer H&M dat geen sprake (meer) is van inbreuk of dreigende inbreuk verworpen: procedure gaat in eerste plaats over vraag of de kleding uit 1997 inbreuk maakt op merken Adidas, uit proceshouding en stellingen H&M blijkt bovendien dat nog steeds sprake is van dreigende inbreuk. Gerechtvaardigd om door Adidas ingeroepen merken tezamen aan te duiden als ‘drie-strepenmerk’ en inbreukvraag aan de hand hiervan te beoordelen nu deze allemaal bestaan uit: een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur en aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk. Sprake van verwarringsgevaar: drie-strepenmerk heeft groot onderscheidend vermogen verworven en is een bekend merk in de zin van art 2.20 lid 1 sub c BVIE, grote mate van overeenstemming tussen het ‘twee-strepenteken’ en het ‘drie-strepenmerk’ nu in het teken 7 van de 8 genoemde onderscheidende kenmerken van het merk terugkomen, herkomstverwarring in marktonderzoeken is met respectievelijk 24% en 34% significant.
Medio 1997 heeft Adidas geconstateerd dat H&M onder de naam “Work Out” fitnesskleding was gaan verkopen (zie afbeelding).Het geschil over de vraag of H&M met deze kleding inbreuk maakt op het ‘drie-strepenmerk’ van Adidas heeft een lang verloop gehad. Nadat de president van de rechtbank Breda de vordering in 1997 grotendeels had toegewezen, zijn partijen via het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, de Hoge Raad (IEPT20070216), het Hof van Justitie (IEPT20080410) weer uitgekomen bij de Hoge Raad, die de zaak in zijn eindarrest (IEPT20091211) ter verdere beoordeling heeft verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat uiteindelijk heeft geoordeeld dat de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van Adidas en H&M heeft geboden dit gebruik te staken (IEPT20151201). Teneinde te voorkomen dat de door het hof getroffen voorlopige voorziening op grond van art. 1019i Rv haar werking zou verliezen, heeft Adidas deze bodemprocedure ingesteld.
De rechtbank verwerpt het verweer van H&M inhoudende dat geen sprake (meer) is van een inbreuk/dreigende inbreuk. Volgens de rechtbank gaat het ook in deze bodemprocedure in de eerste plaats over de vraag of de Work Out-kleding die H&M in 1997 op de markt bracht inbreuk maakt op de door Adidas ingeroepen merken. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat nog steeds sprake is van een dreiging van inbreuk nu uit de proceshouding en stellingen van H&M valt af te leiden dat zij meent dat het haar vrij staat het twee-strepenteken te gebruiken. Ook het beroep van H&M dat het gevorderde verbod op grond van het Lexington-arrest (IEPT19640103) dient te worden afgewezen omdat het te ruim is geformuleerd wordt verworpen. Dit arrest bepaalt volgens de rechtbank dat een te vorderen verbod zich niet hoeft te beperken tot een herhaling in die concrete vorm, maar ook in meer algemene bewoordingen mag worden omschreven, mits daarin een voldoende afbakening wordt gevonden van wat daaronder valt en wat niet. Dit laatste betreft naar het oordeel van de rechtbank een instructie aan de rechter die het verbod oplegt en niet een eis die op straffe van niet-ontvankelijkheid of directe afwijzing aan het petitum wordt gesteld.
In het kader van de vermeende merkinbreuk stelt de rechtbank vast dat de door Adidas ingeroepen beeldmerken ieder bestaan uit een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De strepen zijn voorts telkens aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk. De herhaling van dit strepenmotief in de ingeroepen merken rechtvaardigt het om deze tezamen aan te duiden als het ‘drie-strepenmerk’ en de inbreukvraag aan de hand daarvan te beoordelen, zo oordeel de rechtbank.
Uit door Adidas ingebrachte voorbeelden van catalogi, informatie over sponsoractiviteiten, verkoopgegevens, marketingbudget en verschillende marktonderzoeken, blijkt volgens de rechtbank dat dit ‘drie-strepenmerk’ een groot onderscheidend vermogen heeft verworven en bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek. Daarnaast bestaat volgens de rechtbank een grote mate van overeenstemming tussen het ‘twee-strepenteken’ en het ‘drie-strepenmerk’ nu in het teken 7 van de 8 in de vorige alinea genoemde onderscheidende kenmerken van het merk terugkomen. Het enige verschil is volgens de rechtbank dat sprake is van twee in plaats van drie strepen. Dit is naar het oordeel van de rechtbank geen wezenlijk verschil dat opweegt tegen de punten van overeenstemming. Auditieve en begripsmatige overeenstemming speelt gelet op de aard van het merk geen rol.
Gelet op deze grote mate van overeenstemming tussen merk en teken, het grote onderscheidende vermogen van het merk en het feit dat H&M het teken gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Adidas haar merken heeft ingeschreven, is oordeelt de rechtbank dat door het gebruik van het twee-strepenteken bij het relevante publiek direct of indirecte verwarring kan ontstaan. Dit blijkt volgens de rechtbank ook uit de door H&M en Adidas ingebrachte marktonderzoeken, waarin bleek dat respectievelijk 24% en 34% van de respondenten dacht dat het ‘twee-stepenteken’ afkomstig is van Adidas. Deze herkomstverwarring is volgens de rechtbank significant te noemen. Gelet op het bovenstaande oordeelt de rechtbank dat sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.
De rechtbank beveelt H&M iedere inbreuk op de merken van Adidas te staken, waaronder het gebruik van het ‘twee-strepenteken’ waarvan de Work-Out-kleding van H&M is voorzien en meer in zijn algemeenheid het gebruik van een motief dat is voorzien van de eerder genoemde 8 onderscheidende kenmerken van het drie-strepenmerk. Een verbod of bevel hoeft volgens de rechtbank namelijk niet beperkt te zijn tot herhaling van het inbreukmakend geoordeelde teken. Door in het bevel ook de 8 onderscheidende kenmerken in het drie-strepenmerk te vermelden, is volgens de rechtbank voldoende duidelijk wat wel of niet onder het bevel valt.
IEPT20171108, Rb Den Haag, Adidas v H&M
