In BGH Shell/Walhout (IEPT19931220) ligt besloten dat gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn te stellen is met aanbrengen van andermans merk op eigen waar ex artikel 2.20(2), aanhef en onder a BVIE. Vullen gastank zonder toestemming merkhouder is merkenrechtelijk gebruik in de zin van Shell/Walhout. Arresten Viking/Kosan (IEPT20110714) en Winters/Red Bull (IEPT20111215) maken dat niet anders: in Viking/Kosan besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert (artikel 5 lid 1 aanheft en onder a en lid 3, aanhef en onder a Mrl.), onderhavige zaak onderscheid zich van Winters/Red Bull, doordat eiseres niet slechts technische diensten heeft verleend, maar tank van Primagaz met eigen, soortgelijke waar heeft gevuld en Winters/Red Bull ziet enkel op artikel 5(1) aanhef en onder b Mrl. Nuancering op Shell/Walhout: merkhouder kan zich alleen verzetten tegen dergelijk gebruik indien dat gebruik afbreuk doet (of kan doen) aan de functies van het merk, gezien het arrest Arsenal/Reed (IEPT20021112). Oordeel hof dat sprake is van afbreuk aan merkfunctie Primagaz niet onjuist en niet onbegrijpelijk: eiseres heeft nagevulde gastank niet voorzien van een eigen etiket waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz (herkomstfunctie) terwijl Primagaz noch de kwaliteit noch de veiligheid van dat gas kan waarborgen (kwaliteitsfunctie). Geen uitputting: gastank is eigendom gebleven van Primagaz en vertegenwoordigt geen zelfstandige economische waarde in merkenrechtelijke zin. Ook indien wel sprake zou zijn van uitputting zou Primagaz gegronde reden hebben zich tegen gebruik van merk te verzetten.
Cassatie tegen IEPT20160628, Hof Amsterdam, Primagaz. Zie voor het feitelijk verloop van de procedure ook het bijbehorendende Boek9-bericht. Tegen het arrest in hoger beroep heeft eiseres beroep in cassatie ingesteld.
Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat eiseres door het vullen van de vaste gastank waarop het merk Primagaz is aangebracht, inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Primagaz. Eiseres bestrijdt dat zij het merk van Primagaz gebruikt, dat er geen afbreuk wordt gedaan aan herkomst en kwaliteitsfunctie van het merk door het ontbreken van aanvullende etikettering. Onderdeel twee van het middel bestrijdt eveneens dat er geen sprake is van uitputting.
Gebruik (artikel 2.20 lid 1 en 2 BVIE)
In onderhavige zaak is er sprake van een vaste gastank in plaats van van losse gasflessen die worden gevuld. Naar het arrest Shell/Walhout is het aannemelijk dat een dergelijke handeling dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van het BVIE: de gasleverancier vult een lege verpakking waarop het merk van een ander staat en er is sprake van gebruik in het economisch verkeer omdat het vullen van de gastank wordt gedaan in het kader van een handelsactiviteit. Onderdeel 2 bepleit evenwel dat uit latere rechtspraak van het HvJEU (Viking/Kosan, Winters/Red Bull) volgt dat daarover anders moet worden geoordeeld. Naar het oordeel van de Hoge Raad is dat niet het geval. In het oordeel van het Hof in Viking/Kosan ligt naar het oordeel van de Hoge Raad besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert.
Ook uit het arrest Winters/Red Bull volgt niet dat het zonder toestemming van de merkhouder vullen van een, van het merk van die merkhouder voorziene, gastank met eigen gas, niet als gebruik kan worden aangemerkt. Eiseres heeft, anders dan in de zaak Winters/Red Bull, niet slechts technische diensten verleend voor het afvullen van de gastank, maar met een van haar naam en logo voorziene tankauto de tank van Primagaz met haar eigen soortgelijke waar gevuld.
Wel oordeelt de Hoge Raad dat het oordeel van het Benelux Gerechtshof in de zaak Shell/Walhout enige nuancering behoeft, namelijk dat vaststelling van zodanig gebruik als hierboven omschreven niet zonder meer meebrengt dat de merkhouder zich tegen dat gebruik kan verzetten. Een merkhouder kan zich alleen verzette tegen dergelijk gebruik indien dat gebruik afbreuk doet (of kan doen) aan de functies van het merk (Arsenal/Reed).
Afbreuk aan de functies van een merk?
Het hof heeft onderzocht of het zonder toestemming van Primagaz, door eiseres vullen van de gastank met niet van Primagaz afkomstig gas, afbreuk doet aan de functies van het merk van Primagaz. Het bevestigende oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Eiseres heeft de gastank niet voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz. Dat degene die het gas bij eiseres heeft besteld, weet dat dit geen gas is van Primagaz is niet van belang omdat bij de derden die met de gastank worden geconfronteerd de indruk kan ontstaan dat de gastank Primagaz-gas bevat terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften kan waarborgen waardoor er tevens afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsfunctie van haar merk.
Uitputting (2.23 lid 3 BVIE)
Eiseres stelt dat sprake is van uitputting en beroept zich daartoe op het arrest Viking/Kosan. In het onderhavige geval is de gastank echter eigendom gebleven van Primagaz en deze gastank, anders dan de gasflessen in Viking/Kosan, vertegenwoordigt geen zelfstandige economische waarde in merkenrechtelijke zin. De tank waar het in dit geding om gaat moet slechts worden aangemerkt als verpakking (opslagtank) van de waar (gas).
De weergegeven klachten stuiten op het bovenstaande af, de overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad verwerpt het beroep.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:
