Verwarringsgevaar tussen “ON LEMON – JOHN IS ON” en “JOHN LENNON” door nawerking inbreuk door teken “JOHN LEMON”
08-08-2018 Print this page
Voorzieningenrechter op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd jegens buitenlandse gedaagden, ondanks dat zaak tegen oorspronkelijk in Nederland gevestigde partijen is ingetrokken: bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van situatie die bij uitbrengen dagvaarding gold en blijft bestaan, ook na intrekken vordering jegens Nederlandse partijen, nauwe band tussen gedaagden bestond ten tijde van uitbrengen dagvaarding. Spoedeisend belang, ondanks dat eiseres sinds 19 september 2017 bekend was met gebruik naam ON LEMON: procedure ziet niet op gebruik ON LEMON sec, maar op gebruik “JOHN LEMON” en combinatie ON LEMON – JOHN IS ON, eenzijdige onthoudingsverklaring onvoldoende. Niet inhoudelijk bestreden dat figuratieve teken “JOHN LEMON” verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk. Stakingsvordering ook jegens gedaagde sub 5 toegewezen: voldoende dreiging van inbreuk aanwezig door aantreffen flesjes met voormalige naam van eenmanszaak gedaagde sub 5, “JOHN LEMON”. Gecombineerde teken ON LEMON – JOHN IS ON maakt inbreuk op Uniewoordmerk “JOHN LENNON”: auditieve en visuele overeenstemming doordat element “JOHN” identiek is en “LEMON” overeenstemt met “LENNON”, door nawerking inbreuk door “JOHN LEMON” worden elementen “JOHN” en “LEMON” door relevant publiek zodanig met elkaar in verbinding gebracht, dat sprake is van verwarringsgevaar.
IPR - PROCESRECHT - MERKENRECHT
Eiseres is de weduwe van wijlen John Lennon en is houdster van een Uniewoordmerk “JOHN LENNON” voor o.a. frisdranken (geregistreerd op 30 december 2016). Gedaagde sub 5 was oorspronkelijk houder van het Uniebeeldmerk “JOHN LEMON” voor o.a. frisdranken (geregistreerd op 28 februari 2014). Gedaagde sub 5 brengt sinds 2012 frisdrank op de markt onder het Uniebeeldmerk. Begin 2017 heeft eiseres geconstateerd dat gedaagden het Uniebeeldmerk gebruikte en heeft zij een kort geding gestart tegen gedaagden, waarin zij stelde dat het Uniebeeldmerk inbreuk maakte op haar woordmerk. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een schikking waarbij een Settlement Agreement is gesloten, waarin is opgenomen dat gedaagde sub 5 het gebruik van het merk “JOHN LEMON” stopt. Vervolgens hebben gedaagden het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. On Lemon heeft vervolgens frisdrank op de markt gebracht onder het teken “ON LEMON - JOHN IS ON”. Eiseres heeft gedaagden vervolgens gesommeerd het gebruik van dit teken te staken, waarna gedaagden een onthoudingsverklaring hebben opgesteld. Eiseres vordert nu onder meer een inbreukverbod.
Gedaagden betwisten de bevoegdheid van de voorzieningenrechter, omdat de zaak tegen de oorspronkelijk in Nederland gevestigde/wonende partijen is ingetrokken. De voorzieningenrechter overweegt dat de zijn bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van de situatie die gold ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding en dat die bevoegdheidsgrondslag blijft bestaan, ook al wordt nadien de vordering jegens de gedaagde met een woonplaats in (in dit geval) Nederland ingetrokken. Aangezien deze partijen in Nederland zijn gevestigd, betekent dit dat de voorzieningenrechter op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd is. Het verweer dat er geen sprake is van de vereiste nauwe band wordt verworpen, aangezien hierbij eveneens het tijdstip waarop de vorderingen jegens de verschillende gedaagden worden aangebracht geldt en niet in geschil is dat ten tijde van het aanbrengen van de zaak sprake was van in Nederland gevestigde/wonende medegedaagden die de litigieuze frisdrank hebben verkocht.
Eiseres heeft voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen, ondanks dat zij sinds 19 september 2017 bekend was met het gebruik van ON LEMON, aangezien deze zaak niet sec daarop ziet, maar op het gebruik van “JOHN LEMON” en de combinatie "ON LEMON - JOHN is ON". Ook de eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaring is onvoldoende.
Gedaagden hebben niet inhoudelijk bestreden dat het figuratieve teken “JOHN LEMON” verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk. Dat sprake is van merkgebruik volgt uit dat een grote partij flesjes frisdrank door On Lemon aan Craft Drinks is verhandeld. De stelling ten aanzien van gedaagde sub 5 dat hij na de Phase out periode (uit de schikkingsovereenkomst) geen inbreukmakende handelingen meer heeft verricht wordt afgewezen, omdat er voorshands voldoende dreiging van inbreuk bestaat om ook hem een verbod op te leggen. Aanwijzing hiervoor is het aantreffen van flesjes bij Craft Drinks, waarop de (handels)naam “JOHN LEMON” staat, de naam die tot voor kort door de eenmanszaak van gedaagde sub 5 werd gevoerd.
Het gecombineerde teken "ON LEMON - JOHN IS ON" is voorshands ook inbreukmakend. Auitief en visueel is sprake van overeenstemming doordat het element “JOHN” in merk en teken identiek is en het element “LEMON” overeenstemt met “LENNON”. Van belang is de omstandigheid dat met het teken “JOHN LEMON” inbreuk is gemaakt op het Uniewoordmerk en het beeldmerk, waarbij de verwijzing naar “JOHN LENNON” op verschillende manieren bij het publiek is bewerkstelligd. Doordat het teken “JOHN LEMON” vanaf 2012 is gebruikt moet de koppeling worden geacht “grondig te zijn beklijfd”. Op grond van de leer van de nawerking (verwezen wordt naar IEPT20011130, HR, Dreentegel) moet voorshands worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht op zodanige wijze dat sprake is van verwarringsgevaar.
Gedaagden moeten een recall doen en een rectificatie plaatsen op hun website. De proceskosten worden vanwege het indicatietarief voor een normaal kort geding gematigd tot € 15.000.
IEPT20180807, Rb Den Haag, John Lennon v John Lemon
