Serieuze kans dat ABC voor combinatieprocuct ezetimibe en simvastatine zal worden vernietigd
24-10-2018 Print this pageGelet op jurisprudentie HvJEU (Sanofi, IEPT20131212 en Boehringer, IEPT20150312) is hof van oordeel dat het in beginsel mogelijk is dat zowel voor monoproduct als combinatieproduct (waar monoproduct deel van uitmaakt) ABC wordt afgeven op basis van zelfde basisoctrooi, onder voorwaarde dat het combinatieproduct een volledig verschillende uitvinding (dan die belichaamd in het monoproduct) betreft. Uit Gilead-arrest HvJEU (IEPT20180725) vloeit voort dat – in elk geval – vereist is dat gemiddelde vakman, uitgaande van octrooiconclusies, beschrijving en tekeningen basisoctrooi, in combinatieproduct een afzonderlijke uitvinding onderkent. Feit dat combinatieproduct in conclusie basisoctrooi wordt beschermd of in beschrijving wordt omschreven onvoldoende: beschrijving moet combinatieproduct zo onderbouwen dat gemiddelde vakman inziet dat combinatieproduct nog andere of verdere problemen oplost of voordelen biedt naast de problemen/voordelen die het (mono)product oplost/biedt volgens de onafhankelijke conclusie van het basisoctrooi. Voorshands oordeel dat ABC voor combinatieproduct ezitimibe en simvastatine ten onrechte is verleend, nu voor ezetimibe al eerder ABC was verleend en combinatie met simvastatine niet voorwerp uitmaakt van uitvinding basisoctrooi: uit beschrijving niet af te leiden dat combinatie afzonderlijke uitvinding betreft, basisoctrooi vermeldt niet dat combinatie problemen oplost of voordelen biedt, op grond van algemene vakkennis vakman geen afzonderlijke uitvinding te ontwaren in combinatieproduct. Matiging proceskostenveroordeling in eerste aanleg van € 145.032,86 naar € 40.000 blijft in stand: octrooirechtelijke aspecten waren beperkt en niet gecompliceerd, in aanmerking genomen dat proceskosten in principaal appel begroot zijn op € 67.500, terwijl i.t.t. eerste aanleg naast pleidooi ook processtuk is ingediend.
OCTROOIRECHT - ABC - PROCESKOSTEN
Hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 11 juni 2018 (IEPT20180611). De voorzieningenrechter stemde zijn oordeel af op de eindbeslissing van de bodemrechter in de zaak tussen MSD en Octrooicentrum Nederland (IEPT20180410) en oordeelde dat het combinatie-ABC van MSD in strijd is met de ratio van de ABC-Vo en daarom nietig moest worden geacht. Het vonnis wordt bekrachtigd.
Het hof oordeelt dat dat het ABC van MSD niet voldoet aan artikel 3 sub c ABC-Vo, nu voor ezetimibe al eerder een ABC was verleend en de combinatie daarvan met simvastatine niet voorwerp uitmaakt van de uitvinding van het basisoctrooi. Het ABC had dus niet mogen worden verleend en er bestaat minst genomen een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het ingevolge artikel 15 ABC-Vo zal worden vernietigd. Volgens de partijafspraak bedragen de redelijke en evenredige proceskosten van Teva in appel € 75.000. Het hof oordeelt dat 90% daarvan aan het principaal appel is toe te rekenen en wijst een bedrag van € 67.500 toe.
In het incidentele appel heeft Teva een grief gericht tegen de toepassing van de indicatietarieven in IE-zaken, waardoor de proceskosten zijn gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000. Hoewel het hof met Teva van oordeel is dat deze indicatietarieven niet toepasselijk zijn te achten op de onderhavige procedure, waarin octrooirechtelijke aspecten aan de orde zijn geweest, kan de grief niet leiden tot vernietiging van het vonnis. De octrooirechtelijke aspecten waren beperkt en niet gecompliceerd. Ook wordt in aanmerking genomen dat de proceskosten in het principaal appel zijn begroot op € 67.500, terwijl Teva in appel, anders dan in eerste aanleg, naast het pleidooi ook een processtuk heeft ingediend. Het door de voorzieningenrechter begrootte bedrag van €40.000 wordt daarom als redelijk en evenredig aangemerkt. Teva wordt in de proceskosten van MSD voor het incidenteel appel veroordeeld, die op 10% van het gevorderde bedrag van € 58.400, dus € 5.840 worden begroot.
Zie ook de uitspraak in de Duitse parralelzaak van 1 oktober 2018.
IEPT20181023, Hof Den Haag, MSD v Teva
