Benelux- en Uniewoordmerk MIFARE geldig: onvoldoende onderbouwd dat ‘Mifare’ een generieke aanduiding is die elk onderscheidend vermogen mist. Infineon maakt inbreuk op deze merken door gebruik aanduiding teken ‘Mifare’ en ‘Mifare compatible’: geen sprake van toestemming voor gebruik, sprake van gebruik als merk, gebruik Mifare om de bestemming van de waar aan te geven alleen toelaatbaar indien dit het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips en de informatie bovendien juist is, gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd, ten overvloede opgemerkt dat er in de praktijk andere middelen zijn om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de chips. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende door producten te vergelijken met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd: stelling dat mededelingen juist zijn onvoldoende onderbouwd.
Deze zaak betreft een geschil tussen twee producenten van chips, NXP en Infineon, over merkenrecht en vergelijkende reclame. Het gaat om technologie die het mogelijk maakt om contactloos informatie uit te wisselen tussen de chip en kaartlezer. NXP is rechthebbende van een aantal merkrechten ter zake van het merk MIFARE, ingeschreven voor chips. Centraal staat de vraag of Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips merkinbreuk maakt, of anderszins onrechtmatig handelt, door het gebruik van de aanduiding ‘Mifare compatible’ en/of van het teken ‘Mifare’. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg (IEPT20170419) dat hier geen sprake van was nu het teken Mifare zou worden gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, en dit gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven. Het hof oordeelt anders.
Het hof verwerpt het verweer van Infineon inhoudende dat de merken nietig zijn nu zij volgens het hof onvoldoende heeft onderbouwd dat ‘Mifare’ een generieke aanduiding is die elk onderscheidend vermogen mist. NXP heeft uitvoerig onderbouwd dat MIFARE als merk wordt gebruikt en herkend door het relevante publiek in de Europese Unie en de Benelux.
Vervolgens oordeelt het hof dat sprake is van inbreuk op deze merken. Volgens het hof is sprake van gebruik als merk, en is geen toestemming gegeven voor dit gebruik. De aanduiding ‘Mifare compatible’ in elk geval 45 productsoorten gebruikt, is volgens het hof alleen toelaatbaar indien zij het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient bovendien juist te zijn. Gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd, zo oordeelt het hof.
Ten overvloede merkt het hof op dat er voor Infineon in de praktijk middelen zijn om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van haar chips. Infineon kan compatibiliteit duidelijk maken door te verwijzen naar de technische standaarden van de MIFARE Classic chips van de eerste generatie. NXP geeft aan zich niet te zullen verzetten tegen de aanduiding ‘ISO/IEC 14443-3 type A met CRYPTO. Naar het oordeel van het hof is deze aanduiding in het onderhavige geval geen bezwaarlijk lange of anderszins moeizame aanduiding.
Tot slot oordeelt het hof dat sprake is van misleidende vergelijkende reclame door uitlatingen waarin Infineon haar eigen producten vergelijkt met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd. Dergelijke reclame-uitlatingen zijn alleen geoorloofd indien zij voldoen aan de daaraan te stellen voorwaarden waaronder de -voorwaarde dat de mededeling juist is. Dit is naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd.
IEPT20190430, Hof Den Haag, NXP v Infineon
