Beneluxmerk Diesel bestaande uit een teken dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek nietig verklaard: teken valt samen met de waar waarvoor het merk is ingeschreven en heeft daarom enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, het merk bevat geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers, onvoldoende overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux. Ook geen sprake van inbreuk op auteursrecht: onduidelijk wat precies het ‘werk’ is waarvoor bescherming wordt ingeroepen, aangenomen al dat sprake is van een werk stemt de totaalindruk van het label van Calvin Klein daar onvoldoende mee overeen.
Diesel is houder van het linksboven afgebeelde merk en stelt dat Calvin Klein hier inbreuk op maakt door het rechts afgebeelde label. Ook zou sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht. De rechtbank wijst alle vorderingen van Diesel echter af.
Sterker nog, het Beneluxmerk van Diesel wordt nietig verklaard. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waren samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dat geldt niet alleen als sprake is van een vormmerk, maar ook voor andere merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, zo overweegt de rechtbank onder verwijzing naar HvJEU, Louis Vuitton v BHIM (IEPT20140515). Het merk bevat naar het oordeel van de rechtbank geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers. De labels op spijkerbroeken van andere marktdeelnemers hebben ook vaak een rechthoekige vorm of de vorm van een dunne band en worden op verschillende, zichtbare, posities op de coin pocket geplaatst. Ook worden op de coin pocket decoratieve stiksels toegepast. Het Beneluxmerk mist dan ook van huis uit onderscheidend vermogen.
Van inburgering van het merk is volgens de rechtbank geen sprake. In samenhang bekeken, ontbreekt in het bewijsmateriaal zowel overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux als bewijs waaruit inburgering als zelfstandig onderscheidend teken, los van andere merken van Diesel, blijkt. De - onweersproken - lange duur van het gebruik van het Diesel-label legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal. Hieruit volgt dat het Beneluxmerk nietig wordt verklaard omdat het elk onderscheidend vermogen mist.
Ook van inbreuk op het auteursrecht van Diesel is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank stelt dat onduidelijk is wat precies het ‘werk’ is waarvoor bescherming wordt ingeroepen. Aangenomen al dat sprake is van een werk stemt de totaalindruk van het label van Calvin Klein daar bovendien onvoldoende mee overeen, zo oordeelt de rechtbank. Het belangrijkste verschil is dat het nieuwe CK-label niet diagonaal maar horizontaal is geplaatst. Waar Diesel haar label centraal (in de verticale dimensie) op de coin pocket aanbrengt, plaatst CK haar label meer aan de bovenkant van de coin pocket, direct onder de omslag. Daarnaast bakent CK haar label af door aan beide uiteinden ervan rivets te bevestigen, terwijl die bij Diesel in de bovenste hoeken van het zakje zijn aangebracht. Voorts voert CK haar label niet uit in een contrasterende kleur, maar in een tint die aansluit op de kleur van de broek. Tot slot is op het nieuwe CK-label duidelijk het merk CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS aangebracht, terwijl op het ‘werk’ van Diesel het Diesel woord-/beeldmerk is geplaatst. Door deze verschillen is de totaalindruk van het nieuwe CK-label, gelet op de specifieke trekken van het ‘werk’ van Diesel, niet overeenstemmend, zo concludeert de rechtbank.
IEPT20190522, Rb Den Haag, Diesel v Calvin Klein
