(Met dank aan: Luuk Jonker en Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten en Thijs van Aerde, Houthoff)
Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over verzet op grond van een collectief merk en artikel 13(2) GMeV tegen de verdere verhandeling van door een niet-licentienemer gerepareerde merkproducten
Vervolg op IEPT20200110, HR, Epal v PHZ.
In het arrest van 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26, heeft de Hoge Raad partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.
De advocaat van EPAL heeft zich schriftelijk over die vragen uitgelaten. Deze opmerkingen geven de Hoge Raad aanleiding tot aanvulling van vraag 2(b) en toevoeging van een vraag 3(b), met aanpassing van de daarop betrekking hebbende overwegingen.
De vragen van uitleg aan het Hof luiden nu (wijzigingen aangegeven):
1.
( a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?
( b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’?
( c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1(a) bedoelde functies van het merk?
2.
( a) Kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze waren zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder dan wel personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven?
( b) Indien het antwoord op vraag 2(a) ontkennend luidt, is dan het bestaan van ‘gegronde redenen’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo na reparatie door een derde van door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van de waren of de aard van de verrichte reparatie (zoals nader toegelicht hiervoor in 3.2.5), dan wel van andere omstandigheden, zoals bijzondere omstandigheden als die van het voorliggende geval, vermeld hiervoor in 2.1 onder (ii) en (iii)?
3.
( a) Is verzet van de merkhouder als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na de reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze?
( b) Komt daarbij betekenis toe aan het antwoord op de vraag of het merk op eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren?
4.
Is voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
