HvJ EU: Handeling zonder juridisch dwingende oplossing beëindigt het gedogen niet
27-05-2022 Print this page
Merkenrecht. Geen stuiting rechtsverwerkingstermijn of beëindiging gedogen door een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen. Geen verhindering rechtsverwerking wegens gedogen door de instelling van een beroep in rechte indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd. Rechtsverweking wegens gedogen verhindert ook het indienen van nevenvorderingen of samenhangende vorderingen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.
Zaak C-466/20: Een handeling waarmee de houder van een ouder merk of ander recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, beëindigt het gedogen niet en stuit niet de rechtsverwerkingstermijn. Het instellen van beroep, kan niet het gedogen doorbreken wanneer het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid niet voldeed aan betekeningsvereisten en pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd. Dit geldt ook voor nevenvorderingen.
Gestelde vragen:
1) Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?
2) Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord:
vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] uitsluit?
3) Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] de datum van indiening van het gedinginleidend stuk bij de rechter of de datum van ontvangst ervan door de verweerder van belang? Is het in dat verband van belang dat de ontvangst ervan door de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot een datum na afloop van de termijn van vijf jaar?
4) Ziet de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het merkrecht zijn gebaseerd, met name de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging?
Hof van Justitie:
1) Artikel 9 van [richtlijn 2008/95/EG], moeten aldus worden uitgelegd dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien, niet stuit.
2) Artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat de instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, niet kan worden geacht de in die bepalingen bedoelde rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd.
3) Artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren, in de zin van deze bepalingen, om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, deze rechtsverwerking hem ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.
IEPT20220519, HvJEU, Heitec v Heitech promotion
ECLI:EU:C:2022:400 - Zaak C-466/20
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende PO-webinar:
Procesrecht - Handhaving 2022
Merkenrecht 2022
IE-Update 2022 2e kwartaal
