Uitvindingsgedachte Waterballonoctrooi kan in tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen
01-03-2024 Print this page
Octrooirecht-Waterballonvuller. Equivalentie; tweestappenbenadering. Betekenis invoeging kenmerk om prioriteit veilig te stellen. Verwerping principale beroep.
OCTROOIRECHT
Tinnus is een Amerikaanse onderneming, houder van het octrooi EP 3 005 948 BI en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 in een speelgoedproduct met de merknaam ‘Bunch O Balloons’ waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden.
Deze zaak gaat in het principaal cassatieberoep hoofdzakelijk over de beschermingsomvang van EP948 van Tinnus, met inbegrip van bescherming in het equivalentiebereik en de vraag of de waterballonvuller van verweerster daarop inbreuk maakt. Daarnaast is aan de orde of Tinnus c.s. onrechtmatig jegens verweerster hebben gehandeld door ‘wapperen’ met IE-rechten, het doen van perspublicaties en het leggen van douanebeslagen. In het voorwaardelijk incidenteel beroep stelt verweerster de beoordeling van de inventiviteit van EP 948 aan de hand van de ‘problem solution approach’ aan de orde.
De rechtbank IEPT20201209 heeft het octrooi ongeldig geoordeeld en heeft het betoog dat Tinnus jegens verweerster onrechtmatig hebben gehandeld verworpen bij gebrek aan onderbouwing.
Het hof IEPT20220920 heeft het octrooi wel geldig geoordeeld, maar inbreuk afgewezen, ook in het equivalentiebereik. Het hof heeft daarnaast geoordeeld dat Tinnus onrechtmatig jegens verweerster hebben gehandeld.
Het principaal cassatieberoep stelt aan de orde hoe zich de tweestappenbenadering van het hof bij het bepalen van de beschermingsomvang, waarbij eerst wordt beoordeeld of er ‘letterlijke inbreuk’ is en vervolgens of er een inbreuk is in het equivalentiebereik, verhoudt tot de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en art. 69 EOV en het bijbehorende Protocol. De vraag of er sprake is van een ‘letterlijke inbreuk’ op de productconclusies, de beschermingsomvang van de productconclusies in het equivalentiebereik.
De beschermingsomvang van het Europees octrooi is geregeld in art. 69 EOV en het daarbij behorende Protocol. De uitleg daarvan geschiedt aan de hand van de maatstaven van de art. 31 en 32 van het Verdrag van Wenen.4 Art. 69 lid 1 EOV houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.
Art. 2 Protocol schrijft voor dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi op passende wijze rekening wordt gehouden met equivalenten. Het bevat geen aanwijzing welke wijze passend wordt geacht. In de praktijk zijn in hoofdzaak de volgende twee benaderingen te onderscheiden.
In een eerste benadering vindt de uitleg van het octrooi plaats in één stap en worden equivalenten direct betrokken in de zoektocht naar het juiste midden, bedoeld in art. 1 Protocol.
In een tweede benadering worden twee stappen gezet. In de eerste stap wordt aan de hand van uitleg van de betrokken octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. Hoewel in de rechtspraak ook wel aangeduid als ‘letterlijk’, gaat het hierbij om uitleg van de octrooiconclusie in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. In deze eerste stap wordt met alle relevante gezichtspunten rekening gehouden, behalve met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusie, als bedoeld in art. 2 Protocol. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan terugkomen in het product of de werkwijze wordt, als het betoog van de octrooihouder daartoe aanleiding geeft, in een tweede stap onderzocht of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk, equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.6 Een dergelijke tweestappenbenadering wordt tegenwoordig zowel in de Nederlandse, als in de Engelse, Duitse en Franse rechtspraak gehanteerd.
Het Protocol laat, evenals de daarop gebaseerde rechtspraak van de Hoge Raad (zie hiervoor in 3.1.3), ruimte voor beide benaderingen. Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen.
Voor zover de onderdelen berusten op het betoog dat wanneer een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen, in een geval waarin zonder beroep op prioriteit een nieuwheidsbezwaar bestaat (door Tinnus c.s. aangeduid als een ‘formeel’ nieuwheidsbezwaar), de gemiddelde vakman daaruit nimmer kan afleiden dat de aldus beperkte conclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen, gaan zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. De beoordeling van hetgeen de gemiddelde vakman uit een in de verleningsfase aangebrachte beperking mag afleiden, vergt een waardering van feitelijke aard, met inachtneming van de hiervoor in 3.1.2-3.1.3 weergegeven beoordelingsmaatstaf. Die maatstaf heeft het hof in acht genomen. Het oordeel van het hof is in het licht van het relevante gedeelte van het verleningsdossier en het partijdebat op dit punt voorts niet onbegrijpelijk.
Voor zover de onderdelen berusten op het betoog dat wanneer een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen, in een geval waarin zonder beroep op prioriteit een (formeel) nieuwheidsbezwaar bestaat, de gemiddelde vakman daaruit nimmer kan afleiden dat de aldus beperkte conclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen, gaan zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. De beoordeling van hetgeen de gemiddelde vakman uit een in de verleningsfase aangebrachte beperking mag afleiden, vergt een waardering van feitelijke aard, met inachtneming van de weergegeven beoordelingsmaatstaf. Die maatstaf heeft het hof in acht genomen. Het oordeel van het hof is in het licht van het relevante gedeelte van het verleningsdossier en het partijdebat op dit punt voorts niet onbegrijpelijk.
Hoge Raad verwerpt het principale beroep.
