Opeising van octrooiaanvragen die gedaan zijn met kennis dat geheimhoudingsovereenkomst met een derde is geschonden

Bedrijfsgeheimen. FERM en ADE hebben samengewerkt, onder een geheimhoudingsovereenkomst, aan het ontwikkelen van RFID-component in autobanden. ADC heeft geprofiteerd door die kennis op te nemen in wereldwijd ingediende octrooiaanvragen. Rechter past definities van Wet bescherming bedrijfsgeheimen en Richtlijn toe, ondanks dat handelingen vóór inwerkingtreding plaatsvonden. Vorderingen toegewezen. Sprake van onrechtmatig handelen, octrooien moeten worden overgedragen en aangepast in de respectievelijke landen. 
 

OCTROOIRECHT - BEDRIJFSGEHEIMEN (ONRECHTMATIG OPENBAAR MAKEN), ONRECHTMATIG GEBRUIK MAKEN
 

Ferm en ADE hebben in het verleden samengewerkt aan het ontwikkelen van een RFID-component te integreren in autobanden. Zij hebben een geheimhouding afgesproken. Volgens Ferm is er met ADC, dat tot hetzelfde concern behoort als ADE, kennis over het concept gedeeld. ADE heeft geprofiteerd door die kennis op te nemen in wereldwijd ingediende octrooiaanvragen en haar werknemers als uitvinders vermeld. Dat is onrechtmatig handelen. De rechter verbiedt om nogmaals onrechtmatig te handelen en veroordeelt hen om Ferms schade te vergoeden.

Ferm meent de rechten op de aanvragen en verleende octrooirechten aan haar toekomen omdat de daarin geclaimde uitvinding is gebaseerd op kennis waarover ADC niet had mogen beschikken. Ferm vordert overdracht van octrooirechten en meewerking aan inschrijving bij octrooiverlenende instanties van de juiste (mede)rechthebbende en (mede)uitvinder.

In dit uitvoerige vonnis zijn een aantal elementen als voldoende interessant aangeduid door de inzender:

Bedrijfsgeheimen: de handelingen van ADE dateren van vóór de inwerkingtreding van de Wbb en voo het einde van de omzettingstermijn van de Richtlijn. Nu deze betreft de definitie van bedrijfsgeheime informatie maar ook de kwalificatie van onrechtmatig handelen, in wezen een codificatie zijn van het Nederlandse leerstuk van onrechtmatige verwerving van bedrijfsgeheimen, zal de rechtbank ook de normen in beoordeling betrekking (vanaf 9.19).

Waarom de bedrijfsgeheimen niet in de Amerikaanse octrooiaanvragen wordt worden geopenbaard? Het is niet relevant of de materie die is beschreven in de door ADC ingediende octrooiaanvragen voldoet aan het vereiste van 'inventiviteit' in het octrooirecht.

Er is sprake van bijkomende omstandigheden. ADC heeft niet bestreden dat zij wist van het bestaan van de geheimhoudingsovereenkomst, dat zij wist van de schending. Van belang is dat Ferm nadeel lijdt door de tekortkoming, die aanzienlijk voorzienbaar was voor ADC. Door bedrijfsgeheime informatie in octrooiaanvragen neer te leggen, heeft zij het oogmerk gehad deze openbaar te maken zonder vermelding van de juiste uitvinder. Er is sprake van onrechtmatig handelen.

Ook bij de bedrijfsgeheimen zaak zijn de werkelijke proceskosten toegewezen obv art. 1019ie Rv (zie 9.71 e.v.)

IPR: De vordering dat de Amerikaanse octrooihouder octrooien en octrooiaanvragen van buiten Europa dient over te dragen, is toegewezen (vgl. 10.3 e.v. en 10.37).

Verder is nog interessant de toegewezen vordering tot het doen van nieuwe octrooiaanvragen versterkt met dwangsom (11.4, 11.5), het feit dat er een dwangsom is verbonden aan de verplichte overdracht van zowel de Europese als niet-Europese octrooi(aanvragen) alsmede het vermelden van de juiste uitvinder.

De rechtbank:
- verklaart voor recht dat ADE is tekortgeschoten in de nakoming van de geheimhoudingsovereenkomst en onrechtmatig heeft gehandeld. 
- ADC heeft ook onrechtmatig gehandeld
- geeft inbreukverbod aan ADE en ADC om verder inbreuk te maken
- verbied ADE en ADC om nieuwe octrooiaanvragen in enig land in te dienen of te openbaren
- op last van een dwangsom van €50.000 met een maximum van €500.000
- schadevergoeding, op te maken bij staat
- proceskostenveroordeling ex 1019ie Rv: €80.026,25
- Ferm is rechthebbende op de aanvragen EP841 en EP322 en daaraan gerelateerde aanvragen en verleende rechten
- ADC dient de aanvragen over te dragen op wijze als in de respectievelijke landen voorgeschreven
- beveelt ADC om mee te werken aan inschrijving van Uijlenbroek als uitvinder en Ferm als rechthebbende.
- op last van dwangsom van €2.000 per dag
- veroordeling ADC in de kosten van Ferm: €69.132,29 ex 1019h Rv

IEPT-versie volgt later

Kopie oorspronkelijke uitspraak